Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2018 г. N 11АП-8666/18

гор. Самара

12 июля 2018 г.

Дело N А65-17843/2016

Резолютивная часть постановления оглашена 05 июля 2018 года.

В полном объеме постановление изготовлено 12 июля 2018 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Николаевой С.Ю., судей Балакиревой Е.М., Терентьева Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ильиной Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 05 июля 2018 года в зале N 6 апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ижевский источник" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 мая 2018 года (с учетом определения об исправлении опечатки от 04 мая 2018 года), принятое по делу N А65-17843/2016 (судья Спиридонова О.П.),

по первоначальному иску Общества с ограниченной ответственностью "Шифалы Су-Производство" (ОГРН 1171690118456, ИНН 1627017277), Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ижевский источник" (ОГРН 1021601116921, ИНН 1627004091), Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка

о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров, обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак,

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ижевский источник" (ОГРН 1021601116921, ИНН 1627004091), Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка

к Обществу с ограниченной ответственностью "Шифалы Су-Производство" (ОГРН 1171690118456, ИНН 1627017277), Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка

о признании действия ООО "Шифалы Су-Производство" по регистрации товарного знака случаем злоупотребления правом,

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санаторий "Шифалы Су - Ижминводы", Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Шифалы Су-Производство" - не явились, извещены надлежащим образом;

от ООО "ТД "Ижевский источник" - Низамов С.Р. представитель по доверенности N 29 от 16.04.2018;

от третьего лица - не явились, извещены надлежащим образом,

Установил:

ЗАО "Шифалы Су-Производство" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО ТД "Ижевский источник", которым просит взыскать с ответчика 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров, а также обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 августа 2016 года суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Ижминводы".

Определением от 25 октября 2016 года суд удовлетворил ходатайство ЗАО "Шифалы Су - Производство", производство по делу N А65-17843/2016 было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу N А65-23765/2016; решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 января 2017 года по делу N А65-23765/2016, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2017 года, в удовлетворении требований общества отказано, судебный акт вступил в законную силу.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 апреля 2017 года производство по делу N А65-17843/2016 возобновлено.

Определением суда от 25 мая 2017 года суд удовлетворил ходатайство ЗАО "Шифалы Су- Производство", приостановил производство по делу по делу N А65-17843/2016 до вступления в законную силу судебного акта по делу N А65-23765/2016.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 декабря 2017 года по делу N А65-23765/2016, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2018 года (резолютивная часть оглашена 14 марта 2018 года), решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по делу N 08-164/2016 от 10 октября 2016 года признаны незаконными.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 марта 2018 года производство по делу N А65-17843/2016 возобновлено.

До начала судебного заседания 18 апреля 2018 года ЗАО "Шифалы Су-Производство" направило ходатайство о процессуальном правопреемстве в связи с реорганизацией общества, просило заменить ЗАО "Шифалы Су-Производство" на ООО "Шифалы Су-Производство".

Суд определил в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произвести процессуальное правопреемство истца, заменив ЗАО "Шифалы Су-Производство" на его правопреемника ООО "Шифалы Су-Производство".

До начала судебного заседания ООО ТД "Ижевский источник" направило в суд встречное исковое заявление, которым просил признать действия ООО "Шифалы Су-Производство" по регистрации товарного знака случаем злоупотребления правом.

Суд определил: в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации встречное исковое заявление ООО ТД "Ижевский источник" о признании действия ООО "Шифалы Су-Производство" по регистрации товарного знака случаем злоупотребления правом принять для его рассмотрения совместно с первоначально заявленным иском.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 мая 2018 года (с учетом определения об исправлении опечатки от 04 мая 2018 года) суд первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью "Шифалы Су-Производство" удовлетворил частично. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ижевский источник" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Шифалы Су-Производство" 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Шифалы Су". Обязал ООО Торговый дом "Ижевский источник" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "Шифалы Су". В остальной части первоначального иска суд отказал. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ижевский источник" 6 960 руб. госпошлины в доход бюджета. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "Шифалы Су-Производство" 47 040 руб. госпошлины в доход бюджета. В удовлетворении встречного иска Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ижевский источник" суд отказал.

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ижевский источник", не согласившись с решением суда первой инстанции, подал в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит решение суда полностью отменить, в удовлетворении первоначального иска отказать, встречный иск удовлетворить.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 июня 2018 года рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 05 июля 2018 года 16 час. 30 мин.

Представитель ООО "ТД "Ижевский источник" в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представители ООО "Шифалы Су-Производство" и третьего лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ООО "Шифалы Су-Производство" в материалы дела поступил мотивированный отзыв, которым просит оставить оспариваемое решение без изменения, жалобу рассмотреть без участия его представителя.

От третьего лица поступил мотивированный отзыв, которым просит решение отменить полностью, апелляционную жалобу удовлетворить.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в обоснование требований по первоначальному иску ООО "Шифалы Су-Производство" указывает, что ведет деятельность по производству и реализации минеральных вод.

Общество является правообладателем исключительного права на товарные знаки "ШИФАЛЫ СУ", "ШИФАЛЫСУ" на основании свидетельств на товарные знаки N N 494510, 474757 с приоритетом 28 января 2011 года и сроком действия регистрации до 28 января 2021 года и изменений к свидетельствам на товарные знаки NN 494510, 474757.

ООО "Шифалы Су-Производство" стало известно о незаконном использовании ООО ТД "Ижевский источник" зарегистрированного товарного знака "ШИФАЛЫ СУ" путем использования обозначения "Шифалы су" на этикетке выпускаемой минеральной воды объемом 0,6л.

В качестве производителя воды минеральной природной лечебно-столовой газированной хлоридно-сульфатно-магниево-кальциево-натриевой "Шифалы су-Ижминводы" обозначено ООО Торговый дом "Ижевский источник", чеки о покупке продукции ответчика от 28 мая 2016 года, от 22 июля 2016 года, товарные чеки от 28 мая 2016 года, чек от 01 июня 2016 года.

Поскольку право использования спорного товарного знака N 494510 - "ШИФАЛЫ СУ" ООО "Шифалы Су-Производство" ответчику предоставлено не было, истец направил в адрес ООО ТД "Ижевский источник" претензию (исх. N 6 от 18 мая 2016 года) с требованием прекратить незаконное использование спорного товарного знака, изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары и этикетки, на которых размещен незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В ответе на претензию (исх. N 53 от 02 июня 2016 года) ООО ТД "Ижевский источник" указал на неосведомленность о факте регистрации товарного знака "Шифалы су", о нахождении в процессе регистрации товарного знака "Шифалы су-Ижминводы", об отсутствии сходства до степени смешения.

Требования ООО "Шифалы Су-производство" об изъятии из производства и уничтожении за свой счет контрафактной продукции оставлены без удовлетворения, деятельность по производству и продаже контрафактных товаров ООО ТД "Ижевский источник" после претензии истца не прекращена, о чем свидетельствует кассовый чек о покупке продукции ответчика 22 июля 2016 года.

Вместе с тем, ООО "Шифалы Су-производство" полагает, что ООО ТД "Ижевский источник" как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, должно и могло знать о введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, что явилось основанием для обращения общества в суд с настоящим иском.

Обосновывая решение в части первоначального иска, суд первой инстанции исходил из того, что материалами дела подтверждается, что ООО "Шифалы Су-Производство" является правообладателем товарных знаков N 494510 ШИФАЛЫ СУ и N 474757 ШФАЛЫСУ на законных основаниях, соответственно, реализация ответчиком контрафактного товара, на котором без разрешения истца использован товарный знак N 494510 ШИФАЛЫ СУ, нарушает права истца. Отказывая во встречном иске, суд первой инстанции учел, что вступившим в законную силу судебным актом по делу N А65-23765/2016 установлено отсутствие злоупотребления правом в действиях ООО "Шифалы су-Производство" по регистрации товарного знака.

Обжалуя судебный акт, заявитель указывает, что суд первой инстанции не учел наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком на момент подачи заявки о регистрации товарного знака, что свидетельствует о злоупотреблении истцом правами. При этом суд не учел, что в настоящее время в Палате по патентным спорам рассматривается возражение третьего лица против предоставления правовой охраны товарному знаку. Также заявитель полагает, что класс производимой истцом и ответчиком продукции существенно отличаются. Помимо этого, заявитель указывает, что истцом было допущены многочисленные злоупотребления, что оставлено судом первой инстанции без заслуженного внимания.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, мотивированных отзывов, заслушав пояснения представителя ООО "ТД "Ижевский источник" и изучив материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для отмены оспариваемого судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 1471 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 года N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство", обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Смысловое (семантическое) сходство есть совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

За действия по незаконному использованию товарного знака предусмотрена гражданско-правовая (статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации), административная (статья 14.10 КоАП РФ) и уголовная (статья 180 Уголовного кодекса Российской Федерации) ответственность, а также ответственность в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Согласно пункту 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков за бездоговорное использование.

Согласно пункту 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, ООО "Шифалы Су-производство" и ООО ТД "Ижевский источник" являются производителями однородного товара - минеральная вода. Обозначение "Шифалы су-Ижминводы" сходно до степени смешения с обозначением "ШИФАЛЫ СУ".

Противоправные действия ООО ТД "Ижевский источник" по незаконному использованию сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров приводят к возникновению убытков на стороне ООО "Шифалы Су-производство".

Согласно пункту 43.2. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

ООО "Шифалы Су-производство":

- обладает лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу минеральных подземных вод на Ижевском участке для промышленного розлива сроком до 01 марта 2034 года (серия ТАТ N 01954);

- обладает лицензией на добычу минеральных подземных вод на Западном участке Ижминводского месторождения для промышленного розлива сроком до 01 февраля 2034 года (серия ТАТ N 02060);

- соответствие выпускаемой продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям подтверждается выданными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Свидетельствами о государственной регистрации;

- соответствие системы менеджмента качества применительно к разработке, производству и поставке воды минеральной подтверждается выданным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Сертификатом соответствия N 05921, сроком действия до 23 августа 2006 года.

С учетом изложенного, исходя из занимаемого ООО "Шифалы Су-производство" конкурентного положения на рынке, сложившейся деловой репутации ООО "Шифалы Су-производство", уровня потребительского спроса на выпускаемую продукцию, характера допущенного нарушения, наличия вины нарушителя, ООО "Шифалы Су-производство" заявил о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Судом установлено, что в рамках арбитражного дела N А65-23765/2016 было рассмотрено требование ООО "Шифалы Су-Производство" о признании недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 10 октября 2016 года по делу N 08-164/2016.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 января 2017 года в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2017 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 января 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2017 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 января 2017 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2017 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как следует из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2017 года при принятии решения судом первой инстанции и постановления судом апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, судами допущены нарушения норм материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; обжалованные судебные акты отменены на основании частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 декабря 2017 года заявленные требования удовлетворены, оспариваемые решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан признаны незаконными.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2018 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 декабря 2017 года по делу N А65-23765/2016 оставлено без изменения, при этом из мотивировочной части решения исключены выводы арбитражного суда об оценке действий ООО "Шифалы Су-Производство" как акт недобросовестной конкуренции, поскольку заявитель при регистрации исключительных прав на товарные знаки не допустил злоупотребления правом, а его целью не являлась недобросовестная конкуренция и ограничение и вытеснение с рынка конкурентов, заявитель, как правообладатель исключительных прав на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ", предпринимал все предусмотренные действующим законодательством законные меры для защиты нарушенных исключительных прав.

Таким образом, ООО "Шифалы Су-Производство" является правообладателем товарных знаков N 494510 ШИФАЛЫ СУ и N 474757 ШФАЛЫСУ на законных основаниях.

Реализация ответчиком контрафактного товара, на котором без разрешения истца использован товарный знак N 494510 ШИФАЛЫ СУ, нарушает права истца.

Разрешение на такое использование объектов интеллектуальной собственности истца путем заключения соответствующего договора ответчик не получил, следовательно, такое использование осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав истца.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доводы ООО ТД "Ижевский источник" о разливе и реализации минеральной лечебно-столовой воды "Шифалы Су-Ижминводы" объемом 1,5 л - 6 366 бутылок, объемом 0,6 л - 3 984 бутылок на общую сумму 140 020 руб. 20 коп. не подтверждены документально. При этом суд исходит из доказательств, имеющихся в деле.

Как указывает ответчик, с момента реализации минеральной воды ООО ТД "Ижевский источник" не было известно о том, что ООО "Шифалы Су-Производство" зарегистрировали торговый знак "Шифалы Су", равно как и не было намерений нарушать права правообладателей исключительного права на товарные знаки.

Кроме того, ООО ТД "Ижевский источник" было известно о том, что ООО "Шифалы Су" минеральную воду не разливает и реализацию своей продукции не осуществляет.

О том, что ООО "Шифалы Су" является правообладателями спорного товарного знака ООО ТД "Ижевский источник" стало известно в мае 2016 года после получения от УК "Лиридан" претензии.

В ответе на претензию ООО ТД "Ижевский источник" указал, что разливает воду по поручению третьего лица и использует товарный знак "Шифалы Су-Ижминводы", который находится на регистрации в ФИПС приоритет использования торгового знака установлен по дате 08 декабря 2014 года.

За регистрацией товарного знака в ФИПС обратился санаторий "Ижминводы", заявление о регистрации товарного знака "Шифалы Су-Ижминводы" было принято, приоритет использования торгового знака установлен по дате 08 декабря 2014 года.

В июне 2016 года Санаторий "Ижминводы" получил Решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) "Шифалы су-Ижминводы" по классам 35, 39 и 44 МКТУ; в регистрации товарного знака по классу 32 МКТУ (разлив минеральных и др. вод) было отказано.

После получения претензии выпуск минеральной воды с названием "Шифалы Су-Ижминводы" прекратился.

Как следует из пункта 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

Судом рассмотрено ходатайство ответчика о снижении размера компенсации с учетом принятия мер по недопущению незаконного распространения товара.

При снижении размера денежной компенсации ниже заявляемого истцом размера требований судом учитываются следующие обстоятельства, которые названы в качестве юридически значимых Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении N 28-П от 13 декабря 2016 года:

- с нарушением исключительных прав истца ответчик продал товар впервые;

- незаконное использование ответчиком объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцу, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, поскольку ответчик производил продажу различных напитков, а истцом доказано лишь 4 случая продажи товара с нарушением его исключительных прав;

- контрафактный товар продан в незначительном объеме - 2 бутылки воды по 0,6 л и 8 бутылок по 1, 5 л, стоимость товара незначительна - 224 руб.;

- нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, поскольку ответчику не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции; в настоящее время продажа контрафактных товаров ответчиком не осуществляется;

- истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно снизил размер причитающейся истцу компенсации до 100 000 руб. за нарушение прав на товарный знак N 494510, - "Шифалы Сy". В остальной части первоначального иска суд отказал.

Встречные исковые требования ООО ТД "Ижевский источник" мотивированы следующими обстоятельствами.

В апреле 2011 года ответчик - ЗАО "Шифалы су - Производство", как вновь созданное предприятие стало осуществлять розлив и реализацию населению минеральных вод под наименованием "ШИФАЛЫ СУ".

В настоящее время ООО "Шифалы су - Производство" является правообладателем двух товарных знаков по классу МКТУ 32 "Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды (напитки); воды газированные; воды минеральные (напитки) и т.д. "ШИФАЛЫ СУ" и "ШИФАЛЫСУ" (свидетельства на товарный знак N 494510 от 21 августа 2013 года и N 474757 от 15 ноября 2012 года).

Розлив напитков под торговым знаком "ШИФАЛЫСУ" ответчик не осуществлял.

Истец по встречному иску - ООО Торговый дом "Ижевский Источник", с 2001 года осуществляет розлив воды минеральных и питьевых вод с наименованием "Ижевский источник", а так же безалкогольных напитков "Ижевка".

Между Санаторием "Ижминводы" 01 апреля 2016 года (с 21 февраля 2018 года переименован в Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы") и ООО Торговый дом "Ижевский Источник" был заключен договор поручения на розлив минеральной лечебно - столовой воды из скважин N 6/82 и N 7/92, принадлежащих санаторию "Ижминводы", вода в этих скважинах имеет уникальный состав, обладает лечебными свойствами, которая уже десятилетиями называется "Шифалы Су". Лечебная деятельность третьего лица основана на использовании уникальной минеральной воды "Шифалы Су".

За весть период деятельности третьего лица им осуществляется популяризация собственной деятельности и наряду с продвижением собственной деятельности санаторий популяризирует и лечебную минеральную воду "Шифалы су".

В настоящее время третье лицо является правообладателем двух товарных знаков (знаков обслуживания) "Шифалы су - Ижминводы" Свидетельство N 583476 от 30 июня 2016 года (приоритет от 08 декабря 2014 года) и товарного знака (знака обслуживания) свидетельство N 586892 (приоритет от 08 декабря 2014 года) по классам 35, 39, 44 МКТУ. Для индивидуализации и узнаваемости третьим лицом было зарегистрировано не просто словосочетание, а был зарегистрирован комбинированный товарный знак (знак обслуживания) который представляет собой сочетание графического изображения в виде круга, внутри которого помещена фигура в форме волны, обрамленная полосой зеленой, белой и красных цветов. Вокруг круга надпись из пяти слов, выполненных буквами оригинального шрифта русского алфавита: "Санаторий Шифалы су - Санаторий Ижминводы", выполненных в синем, белом и красных цветах.

Указывая, что ЗАО "Шифалы су - Производство" прекратили деятельность по разливу минеральных вод и продают имущественный комплекс" третье лицо обратилось с заявкой в Роспатент за регистрацией указанного комбинированного обозначения и в отношении класса 32, однако в регистрации им Роспатентом было отказано, в связи с регистрацией товарного знака по указанному классу ЗАО "Шифалы су - Производство".

Согласно заключенного договора поручения на промышленный розлив минеральных вод третьего лица истец по встречному иску заказал этикетку на которой был напечатан логотип Санатория "Ижминводы". Этот логотип отображается на всех рекламных материалах, вывесках, баннерах и официальном сайте санатория "Шифалы су - Ижминводы".

Словосочетание "Шифалы су" широко использовалась со времен СССР для обозначения минеральной воды, добываемой из скважин на территории санатория "Ижминводы". Кроме того в государственном стандарте СССР 1988 года "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия. ГОСТ 13273- 88" также содержится, информация о хлоридно-сульфатной магниево-кальциево-натриевой воде Ижевская ("Шифалы Су N 14")

Ранее правообладателем товарного знака "Шифалы су" было малое предприятие "Шифалы су", ему тоже выдавалось свидетельство на товарный знак "Шифалы су", в нем было указано: словесное обозначение "Шифалы Су" - лечебная вода на татарском языке не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Словосочетание "шифалы су" в переводе с татарского языка означает целебная (лечебная) вода. Этот словесный элемент представляет собой название широко известной в бывшем СССР и за его пределами лечебно-столовой, сульфатно-гидрокарбонатной, магниево- кальциевой природной минеральной воды, которая разливается в с. Ижевка Менделеевского района Республики Татарстан с 1908 года, что подтверждается различными интернет- источниками. Именно на территории Ижевского минерального источника в 1920-х годах началось строительство санатория "Ижевские минеральные воды", а минеральная вода, добываемая из скважин санатория, позднее получил название "Шифалы су".

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Ижминводы" осуществляет санаторно-курортную деятельность с 1924 года. Благодаря непрерывной деятельности Санатория "Ижминводы" потребители знают о лечебных свойствах минеральной воды "Шифалы Су" исцеляющей органы пищеварения и желудочно-кишечный тракт".

ООО "Торговый дом "Ижевский источник", с 2011 года и по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже и реализации безалкогольных аперитивов; воды литиевой; воды сельтерской; воды содовой; воды (напитки); воды газированные; воды минеральные (напитки) и т.д.; а также реализует лечебно-столовую воду из скважин расположенных на территории Ижевского месторождения.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Истец по встречному иску указывает, что ООО "Шифалы су - Производство" знал об использовании третьим лицом словосочетания в наименовании лечебно-столовой минеральной воды "Шифалы су" задолго до даты приоритета.

Исследовав доводы встречного иска, суд первой инстанции обоснованно пришел к следующим выводам.

Вступившим в законную силу судебным актом по делу N А65-23765/2016 установлено отсутствие злоупотребления правом в действиях ООО "Шифалы су-Производство" по регистрации товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Производство по делу N А65-23765/2016 возбуждено на основании заявления ЗАО "Шифалы су-производство", ответчик - Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. Между тем, ООО ТД "Ижевский источник" и Санаторий "Ижминводы" были привлечены к участию в деле N А65-23765/2016 в качестве третьих лиц.

Предметом рассмотрения дела N А65-23765/2016 являлась законность и обоснованность Решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по делу N 08-164/2016. Комиссия УФ АС по РТ пришла к выводу о том, что регистрация словосочетания "Шифалы су" в качестве товарного знака является злоупотреблением правом, так как данный словесный элемент ассоциируется у потребителей именно с минеральной водой известной с советских времен, данное словосочетание прочно вошло во всеобщее употребление для обозначения минеральной воды, разливаемой в с. Ижевка на территории санатория "Ижминводы". Указанным Решением антимонопольного органа, действия ЗАО "Шифалы су - производство" признаны актом недобросовестной конкуренции, выразившимся в злоупотреблении правом при приобретении и использовании товарного знака "Шифалы су".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 декабря 2017 года решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по делу N 08-164/2016 от 10 октября 2016 года признано незаконным. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2018 года решение первой инстанции оставлено без изменения, но удовлетворена апелляционная жалоба ООО "Шифалы су - производство", и изменена мотивировочная часть решения суда первой инстанции.

Соответственно, ссылка в жалобе на данное решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан является несостоятельным.

При этом в Постановлении от 20 марта 2018 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что никаких доказательств того, что заявитель ООО "Шифалы су - производство" злоупотребил правом, преследовал противоправную цель ограничить конкуренцию на товарном рынке, что приобретая исключительные права на товарные знаки имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения "Шифалы СУ" суду не представлено, а поэтому вывод ответчика в оспариваемых актах и суда первой инстанции в решении о том, что целью Закрытого акционерного общества "Шифалы Су-Производство" при получении исключительных прав на товарные знаки являлось получение преимуществ и ограничение деятельности конкурента ООО ТД "Ижевский Источник", а также санатория "Ижминводы" и что эти действия являются актом недобросовестной конкуренции не соответствуют обстоятельствам дела, а поэтому эти выводы следует исключить из мотивировочной части решения суда первой инстанции.

Эти выводы суда арбитражный апелляционный суд счел не обоснованными, поскольку заявитель при регистрации исключительных прав на товарные знаки не допустил злоупотребления правом, а его целью не являлась недобросовестная конкуренция и ограничение и вытеснение с рынка конкурентов, заявитель, как правообладатель исключительных прав на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ", предпринимал все предусмотренные действующим законодательством законные меры для защиты нарушенных исключительных прав, и эти действия нельзя оценивать как акт недобросовестной конкуренции, а поэтому эти выводы из мотивировочной части решения суда первой инстанции следует исключить.

Доводы о том, что заявитель не использует товарный знак, не разливает минеральную воду, не влияют на выводы суда апелляционной инстанции о том, что на момент подачи заявки и регистрации исключительных прав на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ" заявитель никаких недобросовестных действий не совершал и не допустил недобросовестной конкуренции, а само по себе неиспользование правообладателем товарного знака не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции, а может являться основанием для обращения заинтересованных лиц в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием на основании пункта 3 части 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявленный во встречном иске довод об отсутствии различительной способности у товарного знака "Шифалы су" является необоснованным и никак не подтверждает злоупотребления правом со стороны ЗАО "Шифалы су - производство".

Аналогичные доводы апелляционной жалобы также судебной коллегией отклоняются в силу изложенного.

По мнению ООО ТД "Ижевский источник", в отношении товаров 32 класса МКТУ "воды" обозначение "Шифалы Су" указывает на вид и свойство товара и в целом не обладает различительной способностью. В отношении же другой части товаров 32 класса МКТУ, не относящихся к водам, регистрация "Шифалы Су" способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Между тем, как установил суд первой инстанции, указанный вывод опровергается Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 мая 2013 года по заявке N 2011702052. Указанное решение принято по результатам рассмотрения возражений ЗАО "Шифалы су - производство" на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с указанным решением, заявленное обозначение ("ШИФАЛЫ СУ") воспринимается в качестве фантазийного названия товаров заявителя, а не характеризующим товары, что позволяет признать заявленное обозначение охраноспособным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При рассмотрении возражений заявителя, в Коллегию палаты по патентным спорам Федеральной службой по интеллектуальной собственности представлен опрос Центра аналитических исследований и разработок, согласно которому большинство респондентов (55,2 %) не знают, как переводится заявленное обозначение с татарского языка. Таким образом, словесное обозначение "ШИФАЛЫ СУ" приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Коллегией палаты по патентным спорам Федеральной службой по интеллектуальной собственности при вынесении Решения от 27 мая 2013 года по заявке N 2011702052 отмечено, что большинство российских потребителей не владеет знаниями в области татарского языка, кроме того на общедоступных словарно-справочных Интернет ресурсах (Яндекс. Словари) отсутствует информация о значении слов "ШИФАЛЫ" и "СУ". Указанное позволяет сделать вывод о том, что российский потребитель будет воспринимать заявленное обозначение как фантазийное.

Более того, отсутствие различительной способности товарного знака само по себе не влечет признание действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

Оценка наличия различительной способности товарного знака "ШИФАЛЫ СУ" уже произведена уполномоченным органом, компетентным в указанных вопросах, - Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны товарных знаков.

Согласно пункту 1 статьи 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 года N 197 утверждены Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при экспертизе обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака, при рассмотрении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, а также при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Доводы ООО ТД "Ижевский источник" о том, что выводы Коллегии палаты по патентным спорам Федеральной службой по интеллектуальной собственности являются ошибочными основаны на допущениях и предположениях.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом, прежде всего, должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. Основной целью действий ЗАО "Шифалы су - производство" по регистрации товарного знака являлась индивидуализация производимого товара на рынке. Последующее (после регистрации) поведение правообладателя также подтверждает добросовестность действий ответчика по встречному иску.

ООО ТД "Ижевский источник" заявлены доводы о том, что ЗАО "Шифалы су -производство" использует зарегистрированный товарный знак "Шифалы су" исключительно для подавления экономической самостоятельности ООО ТД "Ижевский источник", а также создает препятствия для выхода на рынок по реализации минеральной воды "Шифалы су -Ижминводы" Санаторию, эти действия являются злоупотреблением правом; что ЗАО "Шифалы су - производство" аккумулирует товарные знаки, представляющие собой распространенные, широко употребляемые слова и выражения, при этом их не используют, что, по мнению ООО ТД "Ижевский источник", дает основание считать, что цель регистрации и использования товарных знаков противоречит основной функции товарного знака и свидетельствует о злоупотреблении правом; что целью владения ЗАО "Шифалы су - производство" товарным знаком "Шифалы су" является исключительно реализация завода по розливу минеральных вод, этот факт также подтверждается материалами дела и не отрицается заявителем.

ЗАО "Шифалы су - производство" заявленный ООО ТД "Ижевский источник" довод о том, что целью владения товарным знаком является реализация завода по розливу минеральных вод не признало. Доказательствами, которые по мнению истца по встречному иску, подтверждают заявленный довод является распечатка с сайта Avito. Между тем, ООО "Шифалы су - производство" не является собственником имущественного комплекса по розливу минеральной воды. Контактным лицом в объявлении значится юридическое лицо "АК БАРС ИПОТЕКА", безотносительно к ООО "Шифалы су - производство".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.

Основной целью действий ЗАО "Шифалы су - производство" по регистрации товарного знака являлась индивидуализация производимого товара на рынке.

Последующее после регистрации товарного знака поведение ЗАО "Шифалы су-производство" свидетельствует о его намерении реально использовать спорный товарный знак при производстве и реализации минеральной воды.

Доказательствами, свидетельствующими о совершении действий, направленных на использование товарного знака могут служить заключенные группой компаний "Шифалы су" (ЗАО "Шифалы су - производство", ЗАО "Шифалы су - розница", ЗАО "Шифалы су - торг") гражданско-правовые договоры на оказание рекламных, маркетинговых услуг, выполнения работ по оценке запасов минеральных вод. Заявителем заключен ряд договоров на разработку проектов округа санитарной охраны месторождения питьевых вод, проектов геологоразведочных работ.

Действия ЗАО "Шифалы су - производство" по направлению претензий, жалоб в контролирующие органы, инициирование настоящего судебного разбирательства по взысканию компенсации также никак не могут быть расценены в качестве злоупотребления правом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Таким образом, действия субъекта предпринимательской деятельности, направленные на защиту своего исключительного права на товарный знак, не только не запрещены, но и предписаны законом (статьи 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку корреспондируют обязанности всех и каждого это право не нарушать.

В Постановлении от 20 марта 2018 года по делу N А65-23765/2016 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводам, что заявитель при регистрации исключительных прав на товарные знаки не допустил злоупотребления правом, а его целью не являлась недобросовестная конкуренция и ограничение и вытеснение с рынка конкурентов, заявитель, как правообладатель исключительных прав на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ", предпринимал все предусмотренные действующим законодательством законные меры для защиты нарушенных исключительных прав, и эти действия нельзя оценивать как акт недобросовестной конкуренции, а поэтому эти выводы из мотивировочной части решения суда первой инстанции следует исключить.

Наличие или отсутствие дальнейших планов по производству ООО "Шифалы су -производство" минеральной воды под товарным знаком "Шифалы су" не является свидетельством злоупотребления правом, поскольку может быть вызвано объективно иными обстоятельствами. В настоящее время собственником завода и скважин проводится мероприятия по привлечению инвесторов в целях модернизации имущественного комплекса.

Так, в Постановлении от 20 марта 2018 года по делу N А65-23765/2016 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что доводы третьих лиц о том, что заявитель не использует товарный знак, не разливает минеральную воду, не влияют на выводы суда апелляционной инстанции о том, что на момент подачи заявки и регистрации исключительных прав на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ" заявитель никаких недобросовестных действий не совершал и не допустил недобросовестной конкуренции, а само по себе неиспользование правообладателем товарного знака не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции, а может являться основанием для обращения заинтересованных лиц в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием на основании пункта 3 части 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Злоупотребление правом по отношению к ООО ТД "Ижевский источник" суд не усматривает, поскольку регистрация словосочетания "Шифалы су" в качестве товарного знака никак не могла нарушить права истца по встречному иску.

Злоупотребление правом ЗАО "Шифалы су - производство" по отношению ООО Торговый дом "Ижевский источник" возможно в том случае, если последний докажет, что свою продукцию под товарным знаком "ШИФАЛЫ СУ" он реализовывал задолго до регистрации товарного знака за ЗАО "Шифалы су - производство". Однако доказательств что до даты приоритета товарного знака (28 января 2011 года) ООО ТД "Ижевский источник" осуществлялась деятельность по промышленному розливу и реализации на рынке минеральных вод под товарным знаком "ШИФАЛЫ СУ" не представлено.

В Постановлении от 20 марта 2018 года по делу N А65-23765/2016 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что ООО ТД "Ижевский Источник" на момент подачи заявки и на момент регистрации за заявителем исключительных прав на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ" осуществляло деятельность на одном с заявителем товарном рынке по добыче и промышленному розливу и бутилированию минеральной воды и они являлись конкурентами, но при этом следует учитывать, что ООО ТД "Ижевский Источник" на момент подачи заявки и на момент регистрации за заявителем исключительных прав на товарные знаки не добывал и не разливал лечебно-минеральную воду, известную под наименованием "Шифалы Су".

ООО ТД "Ижевский Источник" добывал и осуществлял промышленный розлив столовой минеральной воды под торговым наименованием "Ижевский Источник", а поэтому заявитель регистрацией за собой исключительного права на товарные знаки "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ" не мог ограничивать ООО ТД "Ижевский Источник" в его предпринимательской деятельности и ограничить конкуренцию.

Доказательств того, что заявитель злоупотребил правом, преследовал противоправную цель ограничить конкуренцию на товарном рынке, что приобретая исключительные права на товарные знаки, заявитель имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения "Шифалы СУ", о чем заявитель также указывает в апелляционной жалобе, суду не представлено, а поэтому вывод ответчика в оспариваемых актах и суда первой инстанции в решении о том, что целью закрытого акционерного общества "Шифалы Су-Производство" при получения исключительных прав на товарные знаки являлось получение преимуществ и ограничение деятельности конкурента ООО ТД "Ижевский Источник", а также санатория "Ижминводы" и что эти действия являются актом недобросовестной конкуренции не соответствуют обстоятельствам дела, а поэтому эти выводы следует исключить из мотивировочной части решения суда первой инстанции.

Злоупотребление правом по отношению к Санаторию, на что также указывается в апелляционной жалобе, - невозможно, поскольку регистрация словосочетания "Шифалы су" в качестве товарного знака никак не могла нарушить права Санатория.

Истцом по встречному иску выступает ООО ТД "Ижевский источник", между тем в иске приводятся доводы о нарушении прав и законных интересов третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Ответчиком по первоначальному иску является ООО ТД "Ижевский источник", истцом по встречному иску также является ООО ТД "Ижевский источник". Санаторий "Ижминводы" привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Между тем, встречный иск содержит доводы в защиту интересов третьего лица.

ЗАО "Шифалы су - производство" занимается деятельностью по промышленному розливу и реализации минеральной воды, добываемой из Ижевского источника, Санаторий "Ижминводы" оказывает населению медицинские услуги с использованием воды из того же источника.

Таким образом, ООО "Шифалы су - производство" занимается реализацией товаров (минеральной - воды), а Санаторий - оказывает услуги. Это разные виды экономической деятельности, разный товарный рынок.

Продажа бутилированной минеральной воды неравнозначна деятельности по лечению с помощью минеральной воды.

Существенные отличия имеет и канал реализации: продукция ЗАО "Шифалы су - производство" реализуется через широкую оптово-розничную сеть, тогда как оказание санаторно-курортных услуг строго ограничено географией расположения Санатория.

Используя словосочетание "Шифалы су" при оказании санаторно-курортных услуг (в том числе с использованием минеральной воды из скважин) Санаторий "Ижминводы" осуществляет деятельность не однородную деятельности ООО "Шифалы су - производство" по промышленной реализации минеральных вод. ООО "Шифалы су - производство" и Санаторий "Ижминводы" не являются конкурентами.

Санаторий длительное время использует словосочетание "Шифалы су" в своей основной санаторно-курортной деятельности. Так, 31 мая 2016 года Санаторий зарегистрировал комбинированный товарный знак (с использование словосочетания "Шифалы су") по классам МКТУ 35 (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц), 39 (автоперевозки), 44 (дома отдыха, санатории). В регистрации по классу МКТУ 32 (по которому зарегистрирован товарный знак ЗАО "Шифалы су - производство") Санаторию отказано.

Между тем, Санаторий "Ижминводы" деятельность по реализации минеральной воды в целях промышленного розлива под наименованием "ШИФАЛЫ СУ" или иным схожим наименованием ни в период регистрации заявителем товарного знака ни в более ранние периоды не осуществлял. Санаторий "Ижминводы" на протяжении длительного времени обладал Лицензией на добычу подземных минеральных подземных вод для бальнеоприменения. Только 11 февраля 2015 года Лицензия Санатория на право пользования недрами ТАТ N 01972 МЭ дополнена правом на использование минеральных вод в целых промышленного розлива.

В Постановлении от 20 марта 2018 года по делу N А65-23765/2016 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что из материалов дела также следует, что до 1988 г. производителем лечебно - столовой минеральной воды "Шифалы СУ" был завод "Татминводы", что подтверждается представленными: приказом завода "Татминводы", письмом N 610 от 20 июня 1988 года Татарского областного совета по управлению курортами профсоюзов, до 1998 года Малое предприятие "Шифалы су", что подтверждается договорами купли-продажи от 15 декабря 1993 года, N 1/1 от 18 января 1995 года, N 2 от 15 февраля 1998 года, после 1998 года производителем лечебно-столовой минеральной воды "Шифалы СУ" являлось ЗАО "Шифалы СУ", что подтверждается лицензией на право пользования недрами, договорами поставок.

Таким образом, наименование минеральной лечебно-столовой воды "Шифалы Су" использовалось на товарном рынке по промышленной добыче и бутилированию минеральной воды указанными правопредшественниками заявителя.

Санаторий "Ижминводы" также использовал в своей лечебной деятельности минеральную воду под наименованием "Шифалы СУ", но на другом товарном рынке, поскольку деятельность по промышленной добыче и бутилированию минеральной воды на момент подачи заявки на регистрацию товарных знаков и на момент регистрации товарных знаков "ШИФАЛЫСУ" и "ШИФАЛЫ СУ" по 32 классу МКТУ не осуществлял.

Лечебно-профилактическим частным учреждением профсоюзов санаторий "Ижминводы" до 2016 года не осуществлялась деятельность по добыче и промышленному розливу минеральной воды. Лицензию на этот вид деятельность это юридическое лицо получило только в 2015 года, а до этого времени осуществляло добычу минеральной воды исключительно для бальнеолечебных целей и использовало минеральную воду исключительно в целях медицинско-курортной деятельности.

Доказательств того, что заявитель злоупотребил правом, преследовал противоправную цель ограничить конкуренцию на товарном рынке, что приобретая исключительные права на товарные знаки, заявитель имел намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения "Шифалы СУ" суду не представлено, а поэтому вывод ответчика в оспариваемых актах и суда первой инстанции в решении о том, что целью закрытого акционерного общества "Шифалы Су-Производство" при получения исключительных прав на товарные знаки являлось получение преимуществ и ограничение деятельности конкурента ООО ТД "Ижевский Источник", а также санатория "Ижминводы" и что эти действия являются актом недобросовестной конкуренции не соответствуют обстоятельствам дела, а поэтому эти выводы следует исключить из мотивировочной части решения суда первой инстанции.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку суду не представлено доказательств действий правообладателя ООО "Шифалу Су-Производство" по регистрации товарных знаков свидетельствующих о злоупотреблении правом в удовлетворении встречного иска отказано судом первой инстанции правомерно.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, не влекущими отмену оспариваемого решения. Иных доводов, основанных на доказательственной базе, апелляционная жалоба не содержит, доводы жалобы выражают несогласие с ними и в целом направлены на переоценку доказательств при отсутствии к тому правовых оснований, в связи с чем, отклоняются судом апелляционной инстанции.

В связи с вышеизложенным Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 мая 2018 года (с учетом определения об исправлении опечатки от 04 мая 2018 года), принятого по делу N А65-17843/2016 и для удовлетворения апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 мая 2018 года (с учетом определения об исправлении опечатки от 04 мая 2018 года), принятое по делу N А65-17843/2016 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ижевский источник" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в суд кассационной инстанции.

Председательствующий

С.Ю. Николаева

Судьи

Е.М. Балакирева Е.А. Терентьев