Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2018 г. N 09АП-33126/18

г. Москва

01 августа 2018 г.

Дело N А40-118104/16

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ИП Лукьяновой Ф. Г. на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2018 г. по делу N А40-118104/16, принятое судьей Козленковой О.В., по иску ООО "БИПЛАНТ" к ООО "ЛЕКСТОНБИО", ООО "Кварк", ООО "Квайт", ООО "Марион", ИП Овчинников М. В., ИП Лукьяновой Ф. Г., ИП Агуреевой Н. В. о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 1 400 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчиков: от ИП Лукьяновой Ф. Г. - Ольшевская С.В. (по доверенности от 13.10.2017); от ООО "ЛЕКСТОНБИО", ООО "Кварк", ООО "Квайт", ООО "Марион", ИП Овчинников М. В., ИП Агуреевой Н. В. - извещены, представители не явились

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИПЛАНТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Викимарт" о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Определением от 15 декабря 2016 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гарант" (ОГРН 5157746169334).

Определением от 17 февраля 2017 года, с учетом мнения сторон, исключено из состава лиц, участвующих в деле, третье лицо, общество с ограниченной ответственностью "Гарант"; к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены: ИП Овчинников Михаил 2 Владимирович (ОГРНИП 316774600078084), ИП Лукьянова Фаина Германовна (ОГРНИП 311695212400011), общество с ограниченной ответственностью "Кварк" (ОГРН 1157746408192), общество с ограниченной ответственностью "Квайт" (ОГРН 1137746650128), ИП Агуреева Наталья Владимировна (ОГРНИП 311774604501697), общество с ограниченной ответственностью "Марион" (ОГРН 5147746299201).

Определением от 03 мая 2017 года по ходатайству истца произведена в порядке статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации замена ненадлежащего ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Викимарт", на надлежащих: общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКСТОНБИО", общество с ограниченной ответственностью "Кварк", общество с ограниченной ответственностью "Квайт", общество с ограниченной ответственностью "Марион", индивидуального предпринимателя Овчинникова Михаила Владимировича, индивидуального предпринимателя Лукьянову Фаину Германовну, индивидуального предпринимателя Агурееву Наталью Владимировну.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2017 иск оставлен без рассмотрения в связи с несоблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2017 года (в кассационном порядке не обжаловалось) определение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2017 года по делу N А40-118104/2016 отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Решением от 28 апреля 2018 года по настоящему делу Арбитражный суд города Москвы заявленные требования удовлетворил в части взыскания с ООО "ЛЕКСТОНБИО" в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 717 руб.; взыскания с ООО "Кварк" в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 717 руб.; взыскания с ООО "Квайт" в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 717 руб.; взыскания с ООО "Марион" в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 717 руб.; взыскания с ИП Овчинникова Михаила Владимировича в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 717 руб.; взыскания с ИП Лукьяновой Фаины Германовны в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 70 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 350 руб.; взыскания с ИП Агуреевой Натальи Владимировны в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 70 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 350 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ИП Лукьяновой Ф. Г. обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в части взыскания ИП Лукьяновой Фаины Германовны в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 70 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 350 руб отменить, выделить требования, предъявляемые ООО "БИПЛАНТ" к ИП Лукьяновой Ф. Г. в отдельное производство и передать на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, иные участвующие в дела лица в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции полагает, что решения суда первой инстанции в оспариваемой части подлежит изменению исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В силу статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из смысла указанной нормы следует, что правовая охрана товарного знака не ограничивается только тождественными обозначениями и только теми товарами, в отношении которых они зарегистрированы. Определяющим является вероятность (угроза) смешения.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров ил услуг (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем словесного товарного знака "Эрудит" по свидетельству РФ N 169648, дата подачи заявки: 08.05.1997, дата регистрации: 19.11.1998, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 28 - игрушки; игры; конструкторы (игра); кубики (игрушки); 41 - воспитание; организация выставок с воспитательными или культурными целями; информация в области организации развлечений и отдыха; клубы (развлечения или воспитания); развлечения; организация конкурсов и соревнований учебных и развлекательных; 42 - реализация товаров.

В обоснование исковых требований истец указал, что на сайте торговой площадки Викимарт была размещена информация о продаже игр с торговым наименованием, включающим в себя обозначение Эрудит (13 игр).

В подтверждение данных обстоятельств истец представил нотариальный протокол осмотра сайта wikimart.ru от 18 марта 2016 года.

В материалы дела ООО "Викимарт" (первоначальным ответчиком) был представлен письменный ответ на технический запрос от 15 декабря 2016 года, согласно которому на торговой площадке на сайте wikimart.ru были размещены детские товары (игрушки), в наименовании которых присутствует слово "Эрудит", следующими продавцами: 1) Лукьянова Фаина Германовна (nickname Танго и Кэш) ОГРНИП 311695212400011 - 7 товаров; 2) ООО "КВАРК" (nickname Семь пядей) ОГРН 1157746408192 - 2 товара; 3) ООО "Квайт" (nickname Встройка-Соло) ОГРН 1137746650128 - 3 товара; 4 4) Агуреева Наталья Владимировна (nickname Toys-Galaxy) ОГРНИП 311774604501697 - 7 товаров; 5) ООО "МАРИОН" (nickname Территория детства) ОГРН 5147746299201 - 19 товаров.

Из имеющегося в материалах дела нотариального протокола осмотра сайта wikimart.ru от 18 марта 2016 года и распечаток (т. 2 л.д. 14, 60) следует, что на торговой площадке на сайте wikimart.ru были размещены детские товары (игрушки), в наименовании которых присутствует слово "Эрудит", следующими продавцами: 1) Овчинников Михаил Владимирович (nickname Жили-были) ОГРНИП 316774600078084 - 2 товара; 2) ООО "ЛЕКСТОНБИО" (nickname Boobasik) - ОГРНИП 1097746353044 - 1 товар.

Истец не давал своего согласия вышеуказанным продавцам на использование спорного обозначения.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт предложения к продаже вышеуказанных игр, торговое название которых включает в себя слово "Эрудит", ответчиками не оспорен.

Суд первой инстанции установил, использованное ответчиками обозначение "Эрудит" является безусловно сходным с товарным знаком истца, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ игрушки; игры; конструкторы (игра); кубики (игрушки) и услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров.

Истец просил взыскать компенсацию нарушенного права с ответчиков в размере 1 400 000 руб. (с каждого - 200 000 руб.).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителей, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции учитывая заявления ИП Лукьяновой Ф.Г. и ИП Агуреевой Н.В. снизил сумму компенсации до 70 000 руб., с учетом количества предлагаемых ответчиками товаров в количестве 7 (каждым).

Доводы апелляционной жалобы о необходимости выделении требований в отдельное производство и передачи их на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области были предметом исследования суда первой инстанции, и ему была дана надлежащая правовая оценка с учетом имеющихся в материалах дела доказательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Следовательно, вопрос принятия к производству искового заявления, в котором соединены несколько требований, вопрос о выделении требований в отдельное производство решается судом первой инстанции исходя из целесообразности и процессуальной экономии, эффективности рассмотрения объединенных требований.

Данная норма закрепляет право арбитражного суда выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство в том случае, если признает целесообразным их раздельное рассмотрение, и направлена на обеспечение быстрого и правильного, с меньшими затратами сил и средств, разрешение спора и предотвращение возможности противоречивого разрешения требований.

Решение о выделении (отказе в выделении) требований в отдельное производство является правом, а не обязанностью суда и принимается с учетом конкретных обстоятельств дела в целях обеспечения эффективности правосудия.

Суд первой инстанции, учитывая вышеприведенные положения правовых норм в их взаимосвязи применительно к обстоятельствам настоящего дела, пришел к обоснованному выводу, что выделение требований в отдельное производство не будет соответствовать целям эффективного правосудия, учитывая общий срок рассмотрения дела (с 11 июля 2016 года), при этом доказательств, свидетельствующих о необходимости выделения требований в отдельное производство, суду не представлено.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции принимает доводы апелляционной жалобы в отношении размера определенного к взысканию с ИП Лукьяновой Ф.Г.

Из материалов дела следует, что ИП Лукьяновой Ф.Г. на сайте ООО "Викимарт" была размещена информация о продаже трех настольных игр: настольной игры ИгриКо Эрудит Know How. Домашние любимцы стоимостью 680 руб., (Танго и Кэш); настольной игры ИгриКо Эрудит Know How. Все о красоте стоимостью 680 руб., (Танго и Кэш) и настольной игры ИгриКо Эрудит Know How. стоимостью 680 руб. (Танго и Кэш).

Между тем, суд первой инстанции, определяя размер компенсации, исходил из размещения информация о продаже семи настольных игр, что не соответствует обстоятельствам дела.

При таких обстоятельствах, с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, с учетом разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации изложенных в Постановлении от 13.12.2016 г. N 28-П "О проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации", учитывая, что ответчиком по делу является индивидуальный предприниматель, доказательств повторности, неоднократности совершения ответчиком аналогичных нарушений и их грубого характера истцом в материалы дела не представлено, с учетом количества предлагаемых ответчиком товаров, суд апелляционной инстанции находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 30 000 руб.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит изменению.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 апреля 2018 года по делу N А40-118104/16 в обжалуемой части исковых требований к ИП Лукьяновой Ф. Г. изменить.

Взыскать с ИП Лукьяновой Ф. Г. в пользу ООО "БИПЛАНТ" компенсацию в размере 30 000 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины 1 050 руб.

В удовлетворении остальной части требования к ИП Лукьяновой Ф. Г. отказать.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Н.И. Левченко Д.Н. Садикова