Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2018 г. N 10АП-12407/18

г. Москва

28 августа 2018 г.

Дело N А41-5841/18

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семушкиной В.Н.,

судей: Бархатова В.Ю., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Алибековой Д.Э.,

при участии в заседании:

от истца - Грунина А.Е. и Гринин Е.В. по доверенности N 02/08 от 02.08.2018,

от ответчика - Суханов А.О. по доверенности N 19 от 07.03.2018,

от 3-го лица - Суханов А.О. по доверенности от 07.03.2018,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Маршал Груп Б.В." на решение Арбитражного суда Московской области от 08 июня 2018 года по делу N А41-5841/18, принятое судьей Худгарян М.А., по иску ЗАО "Маршал Груп Б.В." к ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" третье лицо: ООО "ИССИ РОЯЛТИ" о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "Маршал Груп Б.В." обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" со следующими требованиями (с учетом принятых судом уточнений):

- запретить ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" производство, реализацию, введение в гражданский оборот коньяка российского "BURNED BARREL" с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N 585232, N 406359;

- взыскать с ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" компенсацию в размере 3000 000 (три миллиона) рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО "ИССИ РОЯЛТИ".

Решением Арбитражного суда Московской области от 08 июня 2018 года по делу N А41-5841/18 в удовлетворении исковых требований ЗАО "Маршал Груп Б.В." отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ЗАО "Маршал Груп Б.В." обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование доводов апелляционной жалобы истецсослался на то, что решение суда первой инстанции вынесено при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, с нарушением норм процессуального и материального права.

В судебном заседании представитель ЗАО "Маршал Груп Б.В." поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции.

Представитель ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" и ООО "ИССИ РОЯЛТИ" в судебном заседании поддержал решение суда, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, отзыв на апелляционную жалобу, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарных знаков:

- словесного по свидетельству Российской Федерации N 351273 (дата приоритета - 19.12.2006 г., дата регистрации - 27.05.2008 г., срок действия - до 19.12.2026 г.);

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 585232 (дата приоритета - 23.06.2014 г., дата регистрации - 29.08.2016 г., срок действия - до 23.06.2024 г.);

- объемного по свидетельству Российской Федерации N 406359 (дата приоритета - 12.05.2009 г., дата регистрации - 15.04.2010 г., срок действия - до 12.05.2019 г.).

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена, в том числе, для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

В обоснование исковых требований истец указывает, что ответчик производит, предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот алкогольную продукцию с наименованием - российский коньяк "Burned Barrel". Полагая, что ответчик без его согласия использует при производстве указанного продукта обозначение, сходное до степени смешения с его товарными знаками N 585232 N 406359, зарегистрированными для индивидуализации однородных товаров, истец 11.08.2017 г. в магазине произвел закупку алкогольной продукции - российского коньяка пятилетнего "Burned Barrel" в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра по цене 409 (четыреста девять) рублей 99 копеек за бутылку, что подтверждается кассовым чеком, фотографией продукта на магазина.

Заявляя исковые требования, истец ссылается на нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе п. 3 ст. 1484 ГК РФ, положения Методических рекомендаций по проверке обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009 г. (далее - Рекомендации на тождество и сходство, Методические рекомендации). Так, согласно пункту 6.3.2. Рекомендаций на тождество и сходство при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Сравнительный анализ словесного элемента "BURNED BARREL", которое содержится на этикетке коньяка российского "BURNED BARREL", и словесного элемента "Father's Old Barrel", охраняемого товарным знаком по свидетельству N 585232, позволяет сделать вывод о сходстве словесных элементов, учитывая наличие тождественного словесного элемента BARREL, который в общем пространстве сравниваемых обозначений занимает основное доминирующее положение. Указанный словесный элемент является тождественным фонетически и семантически. Кроме того, графическое выполнение словесных элементов сходным шрифтом также усиливает сходство словесных элементов в целом. Также согласно пункту 5.2. Рекомендаций на тождество и сходство, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: - внешняя форма; - наличие или отсутствие симметрии; - смысловое значение; - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); - сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Истец считает, что сравнительный анализ коньяка российского "BURNED BARREL" и товарного знака по свидетельству N 585232 с точки зрения сходства изобразительных и объемных обозначений позволяет установить, что сравниваемые обозначения сходны по следующим критериями:

- по внешней форме: визуально коньяк российский "BURNED BARREL" и товарный знак по свидетельству N 585232 характеризуются высокой степенью сходства во внешних очертаниях и наружном виде предметов, поскольку визуально оба обозначения имеют следующие сходные отличительные черты:

а) короткая широкая горловина цилиндрической формы, которая становится более вогнутой при переходе к плечикам бутылки корпусом;

б) форма корпуса от плечиков к донышку выполнена дугообразно;

в) на корпусе бутылки в верхней и нижней частях имеются поперечные выступы, имитирующие обручи;

г) на передней стороне в центре выполнено углубление под этикетку;

- по смысловому назначению: одинаковые внешние дугообразные формы обуславливают сходное назначение использования указанных предметов: оба предмета представляют собой стеклянные сосуды, которые напоминают коньячные бочки. Сходное смысловое назначение предметов приводит к выводу о наличии смыслового сходства между сравниваемыми обозначениями.

- по виду и характеру изображений: визуально коньяк российский "BURNED BARREL" и товарный знак по свидетельству N 585232 относятся к одному виду товаров - стеклянная бутылка с жидкостью коньячного цвета, что позволяет отнести к одному виду натуралистических изображений. Кроме того, указанный продукт и товарный знак по свидетельству N 585232 содержат этикетки с округлыми краями, при этом общий фон этикетки выполнен в бежевых цветах. Центральное расположение словесных элементов на этикете, одинаковый цвет содержимого бутылки позволяет говорить о сходстве сравниваемых обозначений.

- по сочетанию цветов и тонов: коньяк российский "BURNED BARREL" и товарный знак по свидетельству N 585232 выполнены с использованием сходных цветовых сочетаний и тонов, что также производит сходное впечатление от сравниваемых обозначений в целом: так, основной цвет этикетки - бежевый, цвет шрифта словесных обозначений - черный, цвет содержимого бутылки - коньячный. Таким образом, сходство комбинаций при выборе цветового сочетания и расположения элементов в сравниваемых обозначениях, свидетельствуют о сходстве обозначений по сочетанию цветов и тонов и об их сходстве в целом.

Таким образом, по мнению истца, учитывая сходство словесных элементов обозначений, а также высокую степень изобразительных элементов сравниваемых обозначений, следует вывод о высокой степени сходства между коньяком российским "BURNED BARREL" и товарным знаком по свидетельству N 9585239.

Также истец заявил, что можно сделать вывод о том, что коньяк российский "BURNED BARREL" и товарный знак по свидетельству N 585232 графически выполнены с использованием сходных принципов художественного конструирования и оформления предметов.

В обоснование своих доводов истец приводит заключение патентного поверенного РФ N 1428 Маркина Д.Н. по результатам проведения сравнительного анализа изделия на тождество и/или сходство с товарными знаками от 16.04.2018 г., отчет ООО "Конкол-Маркетинг" о проведенном социальном исследовании, поданные истцом в ФИПС возражения против выдачи патента РФ на промышленный образец N 92290, используемого ответчиком при производстве коньяка "BURNED BARREL" и иные доказательства.

Истец указал, что в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения (вид бутылки с этикеткой продукта - коньяка российского "BURNED BARREL") по заявке N 2017719495, поданной на регистрацию в качестве товарного знака 18.05.2017 г., экспертом был сделан вывод о сходности до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков, в том числе товарных знаков истца (свидетельства N 585232, N 406359), о чем прямо отражено в соответствующем уведомлении о результатах проверки соответствия от 26.03.2018 г.

На основании изложенного, истец считает доказанным факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 585232, N 406359, в связи с чем обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения заявленной алкогольной продукции ответчика с товарными знаками истца.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального права и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (пункт 2 статьи 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

При рассмотрении настоящего дела суду необходимо было исследовать позиции лиц, участвующих в деле, и представленные ими доказательства, установить наличие или отсутствие факта нарушения ответчиком прав истца, использовав, в том числе сравнительный метод: провести сравнение между зарегистрированными обозначениями товарных знаков по свидетельствам истца и производимой ответчиком продукцией. Суд отмечает, что в порядке ст. 76 АПК РФ вещественные доказательства позволяют своим внешним видом установить обстоятельства, имеющие значение для дела.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции Истцом было заявлено ходатайство о назначении судебной патентно-технической экспертизы по делу, которое было отклонено судом, в связи с заявленными ответчиком возражениями относительно назначения судебной экспертизы.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Ответчиком представил на обозрение суду первой инстанции 3 (три) бутылки коньяка "Burned Barrel" разного объема: 0,1 л, 0,25 л, 0,5 л, Истец подтвердил, что это продукция ответчика. Поддерживая исковые требования, истец делает акцент на форму бутылки, цвет этикетки, словесное написание "Barrel ", указал на нарушение его права общего цвета товарного знака.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. N 2979/06, от 17.04.2012 г. N 16577/11 разъяснено, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик производит алкогольную продукцию "Burned Barrel" на основании лицензии, предоставленной правообладателем (третье лицо в рамках настоящего дела):

- лицензия на право использования товарного знака номер государственной регистрации 609146, приоритет от 03.12.2015 г., дата государственной регистрации - 16.03.2017 г., зарегистрирован для товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ (неисключительная лицензия сроком действия по 03.12.2025 г. на территории РФ в отношении товаров 33 и услуг 35 классов, дата и номер государственной регистрации предоставления права использования товарного знака: 30.10.2017 г. N РД 0235559 (том 2 л.д. 37-50);

- лицензия на удостоверенное патентом право использования промышленного образца "бутылка", зарегистрированного в Госреестре 11.03.2015 г., номер регистрации 92290 (неисключительная лицензия от 24.07.2017 г. N 24/07/2017 на срок действия патента на территории РФ, дата и номер государственной регистрации предоставления права использования промышленного образца: 21.09.2017 г. N РД 0232346 (том 2 л.д. 51-60).

Также ответчик обладает правом производства продукции с использованием в ней товарного знака третьего лица номер государственной регистрации 657328, приоритет от 18.05.2017, дата государственной регистрации: 22.05.2018; зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ, а именно: 33 - алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

В силу ч. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, при производстве вышеназванной алкогольной продукции ответчик не использует товарный знак и промышленный образец истца, а использует объекты интеллектуальной собственности третьего лица, то есть иные и отличные от охраняемых объектов интеллектуальной собственности истца (свидетельства N 585232 и N 406359).

В силу статей 1229, 1484, ГК РФ только третье лицо вправе разрешать или запрещать использовать кому-либо (в рассматриваемом споре - ответчику) товарный знак N 609146 и N 657328, а также промышленный образец N 92290.

Данные объекты интеллектуальной собственности, используемые ответчиком при производстве коньяка "Burned Barrel", в установленном законом порядке прошли экспертизу на сходство и смешение и были зарегистрированы уполномоченным органом.

В соответствии с п. 10 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК РФ, в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака. Из п. 2 данной статьи следует, что по результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

В силу п. 5 ст. 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия; 2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Как следует из п. 1 и п. 2 ст. 1391 ГК РФ, экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает:

- информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;

- проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1352 настоящего Кодекса;

- проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к объектам, указанным в статье 1231.1 или пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на промышленный образец. В решении указываются дата подачи заявки на промышленный образец и дата приоритета промышленного образца.

Свидетельства N 92290 на промышленный образец "бутылка", N 609146 на словесный товарный знак и товарный знак N 657328 не оспорены, являются действующими, зарегистрированы надлежащим образом, лицензия на право использования данных объектов интеллектуальной собственности у ответчика третьим лицом не отозвана.

Подача истцом в ФИПС возражений против выдачи патента РФ на промышленный образец N 92290, используемого ответчиком при производстве коньяка "BURNED BARREL", не опровергает изложенную ответчиком позицию и ее доказательственную базу.

В силу абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Кроме того, из части 2 статьи 1486 ГК РФ следует, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Суд также указывает, что в силу ч. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Однако доказательств использования ответчиком именно изобразительного товарного знака истца N 585232 в порядке п. 2 ст. 1484 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ истцом в материалы дела не представлено.

Истцом не доказан факт использования ответчиком данного изобразительного товарного знака истца посредством размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

или иным способом. Документы в обоснование данного обстоятельства истцом не представлены.

Обозревая образцы истца и ответчика, суд первой инстанции сделал вывод о том, что внешний вид продукции истца и ответчика является отличным, с наличием на каждой бутылке своих различных элементов индивидуализации продукта.

Свидетельством Российской Федерации N 585232 (дата приоритета - 23.06.2014 г., дата регистрации - 29.08.2016 г., срок действия - до 23.06.2024 г.) охраняются права истца на товарный знак, изображением которого является с использованием указанного цвета или цветового сочетания - рыжий, темно-рыжий, черный, коричневый, бежевый.

Согласно свидетельству Российской Федерации N 406359 (дата приоритета - 12.05.2009 г., дата регистрации - 15.04.2010 г., срок действия - до 12.05.2019 г.) истцом защищен объемный товарный знак.

Ответчик при производстве коньяка "Burned Barrel" использует нижеследующие обозначения третьего лица:

- По свидетельству Российской Федерации N 657328 (приоритет от 18.05.2017 г., дата государственной регистрации: 22.05.2018 г.) за третьим лицом зарегистрировано право на объемный товарный знак с указанием нижеследующих цветов (цветовых сочетаний) - белый, дымчато-серый, светло-серый, серый, светло-бежевый, оранжевый, коричневый, желтовато-коричневатый, черный.

- Патентом Российской Федерации N 92290 (дата подачи заявки - 14.03.2014 г., дата регистрации - 11.03.2015 г.) защищено право третьего лица на промышленный образец "бутылка", характеризующаяся:

- составом основных композиционных элементов: горловина с венчиком, корпус с плечиками и донышко;

- уплощенным выполнением корпуса с прямыми расширенными в боковые стороны плечиками, имеющими близкую к овалу форму на виде сверху;

- близкой к овалу формой донышка;

- наличием на корпусе рельефного декора;

Отличающаяся:

-выполнением венчика в виде цилиндра с резьбой наверху;

- выполнением горловины слегка выпуклой на большей части и вогнутой внизу при переходе в плечики;

- округлым переходом плечиков в корпус:

- проработкой формы корпуса с дугообразно выпуклыми от плечиков к донышку боковыми сторонами и наклонными к горловине передней и задней сторонами;

- выполнением рельефного декора на корпусе имитирующими элементы на поверхности бочки: стыки продольных дощечек и поперечные обручи;

- расположение полос, имитирующих стыки продольных дощечек, на верхней, нижней и боковых частях корпуса;

- наличием в центральной части передней и задней сторон корпуса дугообразных полос, ограничивающих сверху и снизу места с гладкой поверхностью по этикетки.

- По свидетельству Российской Федерации N 609146 (дата приоритета - 03.12.2015 г., дата регистрации - 16.03.2017 г., срок действия - до 03.12.2025 г.) за третьим лицом зарегистрировано право на словесный товарный знак "Burned Barrel".

На основании изложенного, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленной продукции ответчика с товарными знаками истца по свидетельствам N 585232, N 406359, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе истец оспаривает вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства производимой ответчиком продукции с товарными знаками истца, ссылается на решение Палаты по патентным спорам об аннулировании патента третьего лица на промышленный образец "БУТЫЛКА" N 92290 в связи с отсутствием критерия охраноспособности "оригинальность".

В уточнениях к апелляционной жалобе от 17.08.2018 истец также оспаривает выводы суда, по которым он критически отнесся к проведенному истцом соцопросу, указывает на то, что суд первой инстанции не учел, что смешение продукции ответчика с товарными знаками истца основано на использовании и написании крупным шрифтом слова "BARREL", суд, по мнению истца, не применил ряд положений Методических рекомендаций о проверке обозначений на тождество и сходство, на которые ссылается истец.

Между тем, апелляционный суд отклоняет указанные доводы заявителя, ввиду следующего.

Ссылки истца на Методические рекомендации, а также на позицию вышестоящих судебных инстанций по применению указанных в апелляционной жалобе положений Методических рекомендаций - несостоятельны, поскольку данный документ утратил силу в соответствии п.2 Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", которым признаны утратившим силу приказы Роспатента от 30 декабря 2009_N 190 "Об утверждении Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака", от 31 декабря 2009 N 198 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания", от 30 ноября 2009 N 170 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собою этикетки и полиграфические упаковки", от 31 декабря 2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство".

Суд первой инстанции правомерно критически оценил представленный истцом социологический опрос, проведенный по заказу истца. Представленный истцом отчет ООО "Конкол- Маркентинг" о проведенном социологическом исследовании не может рассматриваться как надлежащее доказательство в настоящем процессе, так как в ходе опроса респондентам предлагалось оценить на сходство фотоизображения двух продуктов. Таким образом, сравнение проводилось не с зарегистрированными истцом обозначениями, а неким изображением продукта. И в качестве сравниваемого объекта респондентам предлагался не продукт, выпускаемый ответчиком, а его фотоизображение. При этом, если речь идет о сходстве алкогольной продукции, необходимо учитывать, что выбор продукта потребителем осуществляется не по фотоизображению, а по внешнему виду самого продукта, который как правило разливается в бутылки. Фотоизображение не может передать всех деталей трехмерного объекта.

При этом, доказательств использования ответчиком фотоизображений продукции, произведенной под товарным знаком "BURNED BARREL" истцом в материалы дела не представлено. Ответчик выпускает и предлагает потребителю коньяк под товарным знаком "BURNED BARREL", а не его фотоизображения.

Что касается довода истца о том, что патент на промышленный образец N 92290 (БУТЫЛКА) признан недействительным в связи с несоответствием критерию оригинальность, то представленный истцом протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 01.06.2018 не является надлежащим доказательством.

Согласно пункту 4 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 этого Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

Следовательно, Правила N 56 в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1398 ГК РФ (в ранее действующей редакции пункта 3 этой статьи), в соответствии с которой Роспатент принимает собственное решение по рассматриваемому в административном порядке спору, а не утверждает решение палаты по патентным спорам.

Решение Роспатента по рассматриваемому спору в материалы дела не представлено. Выписка из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам надлежащим доказательством не является.

Таким образом, приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут являться основанием к отмене принятого судом решения. Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права судом не допущено. Оснований для отмены решения суда не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 08 июня 2018 года по делу N А41-5841/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

В.Ю. Бархатов Л.В. Пивоварова