Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 февраля 2005 г. N КГ-А40/20-05 При новом рассмотрении дела об обязании прекратить незаконное использование товарного знака суду необходимо установить, являлся ли товар, предлагаемый к продаже, товаром, переданным самим истцом ответчику для последующей реализации, а также выяснить, каким образом судебный акт, являющийся обязательным для всех организаций, должностных лиц и граждан, может быть фактически исполнен в части обязания прекратить незаконное использование товарного знака (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 9 февраля 2005 г. N КГ-А40/20-05
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 августа 2007 г. N КГ-А40/7887-07-П-Б, от 17 августа 2007 г. N КГ-А40/7887-07-П

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Гардиан" (далее - ООО "Компания "Гардиан") обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "Крепкий Орешек" (далее - ООО "Крепкий Орешек") с иском об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака Guardian, зарегистрированного за истцом в соответствии со свидетельством N 239824 от 29.11.2002 г. (06, 19, 20, 37, 39, 40, 42, 45 классы МКТУ), и о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца на указанный товарный знак в размере 5000 МРОТ.

Исковые требования заявлены по основаниям статей 4, 46 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и мотивированы тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, зарегистрированный за истцом, путем размещения предложений по продаже, доставке и установке металлических дверей под знаком Guardian в Интернет-магазине по адресу www.dpz.ru. Истец указал, что товарный знак незаконно используется путем установления переадресации с Интернет-сайта www.guardian.ru, на котором расположено изображение товарного знака Guardian, на Интернет-магазин ответчика.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 июля 2004 г. по делу N А40-22844/04-110-155 исковые требования удовлетворены в полном объеме: суд обязал ответчика прекратить незаконное использование товарного знака и взыскал с ответчика 50.000 руб. (5000 МРОТ) компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Решение мотивировано тем, что ответчик незаконно использует товарный знак Guardian, зарегистрированный за истцом, в форме предложения к продаже под этим знаком металлических дверей в своем Интернет-магазине по адресу www.dpz.ru путем установления переадресации на этот Интернет-магазин с сайта www.guardian.ru. Суд первой инстанции посчитал доказанным факт незаконного использования товарного знака именно ответчиком и отклонил, как несостоятельный, довод ответчика о том, что ООО "Крепкий Орешек" не может считаться нарушителем прав на товарный знак Guardian, поскольку администратором домена www.guardian.ru, с которого происходит переадресация на Интернет-магазин, является не ответчик, а физическое лицо - Котович Б.А., который и должен нести ответственность. Суд исходил из того, что товарный знак использовался именно ООО "Крепкий Орешек", поскольку Котович Б.А. являлся и генеральным директором указанного общества, и администратором домена www.guardian.ru.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2004 г. N 09АП-2249/04-ГК решение от 12 июля 2004 г. оставлено без изменения. Апелляционный суд посчитал обоснованными выводы суда первой инстанции и отклонил довод ответчика необоснованном непривлечении к участию в деле в качестве третьего лица Котовича Б.А., являющегося администратором домена www.guardian.ru, указав на то, что предметом данного спора является исследование обстоятельств о законности использования ответчиком товарного знака Guardian, а не вопросов правомерности регистрации и использования доменного имени www.guardian.ru.

В кассационной жалобе ответчик просит решение и постановление отменить, поскольку считает, что при их вынесении судом нарушены нормы материального права: статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 23 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и нормы процессуального права: статьи 4, 27, 40-47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 22, 24, 28, 34-38 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; не применены, подлежащие, по мнению заявителя, применению положения "Регламента на тарифы и услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU", утвержденного РосНИИРОС 1.02.2004 г., и что выводы, содержащиеся в обжалованных судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, и просит кассационную инстанцию принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме либо о прекращении производства по делу.

В обоснование доводов жалобы заявитель указал на следующее. Суд не учел, что согласно Регламенту РосНИИРОС ответственность за использование доменных имен www.guardian.ru и www.dpz.ru, в том числе, за возможные нарушения при их использовании прав на товарный знак, несут администраторы этих доменных имен, к каковым ответчик не относится. Администраторами указанных доменов являются физические лица и именно они должны нести ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, а соответствующие требования к физическим лицам-администраторам доменов подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции.

По мнению заявителя, вывод суда о том, что в Интернет-магазине по адресу www.dpz.ru товары предлагаются к продаже от имени ответчика ООО "Крепкий Орешек", не подтвержден материалами дела, этого не следует из протокола осмотра сайта; суд не принял во внимание, что истец и ответчик состояли в договорных отношениях по поводу реализации металлических дверей, поэтому ответчик на основании статьи 23 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" вправе был использовать товарный знак истца в предложениях к продаже товара, полученного от истца для последующей реализации.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указал на то, что судебные акты в части обязания ответчика прекратить "незаконное использование товарного знака являются заведомо неисполнимыми, так как ответчик, не являясь администратором доменного имени www.guardian.ru, не имеет доступа к соответствующем Интернет-сайту.

В судебном заседании заявитель кассационной жалобы ее доводы поддержал в полном объеме. Представитель истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалобы, для участия в судебном заседании не явился.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав заявителя жалобы и проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и норм процессуального права, кассационная инстанция приходит к выводу о том, что решение и постановление подлежат отмене по следующим основаниям.

Разрешая спор, суд обеих инстанций пришел к выводу о том, что ответчик незаконно использует товарный знак, принадлежащий истцу, в предложениях к продаже на Интернет-сайте товара, аналогичного тому, в отношении которого истцом зарегистрирован товарный знак.

Кассационная инстанция не может признать данный вывод достаточно обоснованным, как сделанный без учета всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

В материалах дела представлен отзыв на исковое заявление, из пункта 3 которого усматривается, что ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, приводит довод об отсутствии в его действиях состава правонарушения, мотивируя это тем, что в данном случае имело место исчерпание исключительных прав истца на товарный знак в отношении товаров, предлагаемых к продаже ответчиком, поскольку ранее эти товары уже были введены в гражданский оборот самим истцом (л.д. 35).

В обоснование этого обстоятельства ответчиком в материалы дела представлена копия Договора о сотрудничестве от 1.03.1999 г., заключенного между сторонами, из содержания которого усматривается, что по его условиям истец производит металлические двери и поставляет их для реализации ответчиком; согласно пунктам 1.2, 5.2. Договора ответчику предоставляется эксклюзивное право на распространение продукции истца (л.д. 47-50).

В судебном заседании представитель ответчика также сослался на то, что ООО "Крепкий Орешек" не нарушало прав истца на товарный знак, так как реализовывало металлические двери, полученные от истца, и именно информация об этих экземплярах металлических дверей, предлагаемых к продаже, зафиксирована в протоколе осмотра Интернет-сайта www.dpz.ru (л.д. 12, 13).

Между тем из содержания обжалованных судебных актов не следует, что указанный довод ответчика был предметом исследования суда и получил правовую оценку.

В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принимая во внимание положения данной правовой нормы и с учетом доводов, приводимых ответчиком в обоснование необходимости ее применения, суду необходимо было выяснить, являлся ли товар, предлагаемый к продаже на спорном Интернет-сайте, товаром, переданным самим истцом ответчику для последующей реализации.

Поскольку этого сделано не было, решение и постановление нельзя признать в полной мере соответствующими требованиям пункта 2 части 4 статьи 170, пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым в мотивировочной части решения (постановления) должны быть указаны, в том числе, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Кассационная инстанция считает, что допущенное нарушение норм процессуального права могло привести к вынесению неправильного судебного акта, поскольку вопросы, не исследованные судом, касающиеся возможного исчерпания прав истца на товарный знак в отношении реализуемых ответчиком товаров, имеют существенное значение для дела и должны быть включены в круг обстоятельств, подлежащих проверке и установлению по делу, исходя из предмета заявленного иска.

Кроме того, удовлетворяя исковые требования в части обязания ответчика прекратить незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за истцом, суд не выяснил, каким образом судебный акт, являющийся в соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательным для всех организаций, должностных лиц и граждан, может быть фактически исполнен в указанной части.

Суд не принял во внимание, что исполнение решения в части обязания прекратить использование товарного знака в данном случае предполагает необходимость совершения ответчиком действий по отключению переадресации, установленной с Интернет-сайта www.guardian.ru на Интернет-сайт www.dpz.ru, и удалению сведений, нарушающей права на товарный знак, с сайта www.dpz.ru, что возможно лишь при условии наличия у ответчика доступа к указанным Интернет-ресурсам.

В соответствии с положениями "Регламента на тарифы и услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU", утвержденного РосНИИРОС 1.02.2004 г., доступ к Интернет-сайту, размещенному в сети Интернет под определенным доменным именем, имеет только администратор соответствующего доменного имени, который самостоятельно регистрирует индивидуальный пароль для доступа к информации о домене.

На момент вынесения судебных актов ответчик не являлся администратором доменов www.guardian.ru и www.dpz.ru, что следует писем РосНИИРОС от 3.08.2004 г. N РОС-03/116 и от 10.08.2004 г. N РОС-03/120 (л.д. 96, 97).

Суд обеих инстанций не учел данных обстоятельств и не выяснил, может ли ответчик, не являясь администратором доменов, исполнить решение суда в указанной части и произвести какие-либо технологические (программные) изменения в работе Интернет-сайтов, а если нет, возможно ли исполнение судебного акта в названной части в ином порядке.

По смыслу пункта 1 статьи 46 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" нарушителем прав на товарный знак признается то лицо, которое фактически незаконно использует зарегистрированный товарный знак.

Применительно к Интернет-сайтам фактическое использование ресурсов сайта, при котором нарушаются права на товарный знак, невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, владеющего паролем для размещения информации на соответствующем доменному имени Интернет-сайте.

Лицо, фактически использующее Интернет-сайт под определенным доменным именем, может не являться администратором этого домена; обязанность в таком случае перерегистрировать домен нормативно не установлена.

В то же время в соответствии положениями "Регламента на тарифы и услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU", утвержденного РосНИИРОС, администратор домена несет ответственность за возможное нарушение прав на торговую марку и иные конфликтные ситуации, возникающие при использовании доменного имени.

Поэтому с целью всестороннего исследования обстоятельств дела суду следовало рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к участию в нем помимо лиц, фактически использовавших Интернет-сайты, также и лиц, являвшихся на момент, зафиксированный в протоколе осмотра Интернет-сайтов, администраторами соответствующих доменов (в качестве ответчиков), поскольку эти лица согласно "Регламенту на тарифы и услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU" несут ответственность за порядок использования доменного имени, в том числе, за возможные нарушения прав на товарные знаки третьих лиц, и выяснить, в связи с чем доменные имена, зарегистрированные за физическими лицами, использовались для продажи товаров от имени юридического лица.

Участие в настоящем деле лиц, являвшихся и являющихся администраторами доменов, может иметь правовое значение в том числе для последующих отношений между ними и лицам, фактически использовавшими Интернет-сайты.

Суду также необходимо было решить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков регистраторов, осуществивших регистрацию доменов www.guardian.ru и www.dpz.ru.

Привлечение указанных лиц необходимо с тем, чтобы в случае удовлетворения иска обсудить возможность возложения обязанности по исполнению судебного акта в части требования о прекращении незаконного использования товарного знака на администраторов, а при невозможности этого, на регистраторов соответствующих доменов.

При таких обстоятельствах решение и постановление нельзя признать достаточно обоснованными и принятыми при правильном применении норм права. Поскольку устранение допущенных нарушений требует дополнительного исследования фактических обстоятельств, истребования новых доказательств, а также учитывая необходимость рассмотрение вопроса о привлечении к участию в деле иных лиц, дело подлежит передаче на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков администраторов и регистраторов доменов www.guardian.ru и www.dpz.ru, дать оценку доводу ответчика о наличии у него права использовать товарный знак истца, принимая во внимание наличие договорных правоотношений между истцом и ответчиком по реализации металлических дверей под знаком "Гардиан"; предложить сторонам представить дополнительные доказательства своих требований и возражений; на основе установленного вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч.ч. 1-3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 июля 2004 г. делу N А40-22844/04-110-155 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2004 г. N 09АП-2249/04-ГК отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.