Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2018 г. N 10АП-11549/18

г. Москва

12 сентября 2018 г.

Дело N А41-55286/17

Резолютивная часть постановления объявлена 05 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 сентября 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бархатова В.Ю.,

судей Коновалова С.А., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания Исаченковой А.А.,

при участии в заседании:

от ООО "ВС ВОРЛД": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ": Самохин С.В., представитель по доверенности от 27.08.2018,

от ООО "Прайс-Лидер": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО "Банк Оранжевый": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ИП Тепленко О.А.: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт": представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ВС ВОРЛД" на решение Арбитражного суда Московской области от 28.05.2018, принятое судьей Верещак О.Н., по делу N А41-55286/17 по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ВС ВОРЛД" к Обществу с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕРРИЗ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права,

третьи лица: ООО "Прайс-Лидер", ООО "Банк Оранжевый", ИП Тепленко О.А., ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт",

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ВС ВОРЛД" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕРРИЗ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 3 957 240 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены: ООО "Прайс-Лидер", ООО "Банк Оранжевый", ИП Тепленко О.А., ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт".

Решением Арбитражного суда Московской области от 28.05.2018 в иске отказано.

Посчитав отказ в иске неправомерным, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение и удовлетворить исковые требования.

Ответчик и ООО "Банк Оранжевый" представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ООО "ВС ВОРЛД" и третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы истца, заслушав представителя ответчика, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, ООО "ВС Ворлд" является владельцем исключительных прав на следующие товарные знаки: N 527915 (зарегистрированы для однородных товаров 25 и 35 классов МКТУ, свидетельство на товарный знак N 527915 с приоритетом с 28.05.2013) (далее - Свидетельство N 527915); N 52721 Зарегистрированы для однородных товаров 25 и 35 классов МКТУ, свидетельство на товарный знак N 527213 с приоритетом с 28.05.2013) (далее - Свидетельство N 527213).

Согласно протоколу осмотра письменного доказательства, оформленного временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Петровым Григорием Леонидовичем на бланке 78 АБ 1802001, на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу: https://www. wildberries.ru организован интернет-магазин, на котором рекламируется и предлагается к продаже широкий ассортимент спортивных товаров для плавания с нанесенными на них товарных знаков, исключительное право использования которого принадлежит правообладателю.

Указанный протокол осмотра письменного доказательства составлен 01.11.2016.

Истец считает, что сходство до степени смешения товарных знаков по Свидетельствам N 527213 и N 52791 на продукции, которую предлагает к продаже интернет сайт: https://www. wildberries.ru, является очевидным.

Однородность предлагаемых на интернет сайте: https.//www. wildberries.ru товаров также очевидна.

Согласно сведений указанного сайта https://www. wildberries.ru на его страницах размещены реквизиты компании, осуществляющей рекламу и продажу товаров, в том числе продукции, имеющей сходство до степени смешения товарных знаков по Свидетельствам N 527213 и N 52791 - это ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ".

Согласно протоколу осмотра письменного доказательства, оформленного 27.03.2017 временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Боташевой Дианой Зауровной на бланке 78 АБ 2666797, зафиксирована предлагаемая широкому кругу покупателей реклама и продажа широкого ассортимента спортивных товаров для плавания с нанесенным на них товарных знаков, исключительное право использования которого принадлежит Правообладателю.

Претензионным письмом, направленным 05.04.2017 по почте заказным письмом с уведомлением, правообладатель потребовал от ответчика прекратить рекламировать, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации спортивные товары для плавания с использованием товарных знаков N 527915 N 527213 или сходные с ним до степени смешения обозначения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

18.04.2017 ответчик удалил с сайта https://www.wildberries.ru информацию о рекламе и продаже спортивных товаров для плавания с использованием товарных знаков N 527915 N 527213 или сходные с ним до степени смешения обозначения, однако компенсацию за нарушение исключительного права не выплатил, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Решением суда первой инстанции в иске отказано.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд согласен решением суда первой инстанции.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

На основании статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Таким образом, основанием для взыскания с ответчика заявленной компенсации является установление факта нарушения им исключительных прав истца.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как следует из материалов дела, истцом доказан факт принадлежности указанного права: ООО "ВС Ворлд" является владельцем исключительных прав на следующие товарные знаки: N 527915 (зарегистрированы для однородных товаров 25 и 35 классов МКТУ, свидетельство на товарный знак N527915 с приоритетом с 28.05,2013) (далее - Свидетельство N527915); N52721 Зарегистрированы для однородных товаров 25 и 35 классов МКТУ, свидетельство на товарный знак N527213 с приоритетом с 28.05.2013) (далее - Свидетельство N527213).

Однако арбитражный апелляционный суд не может согласиться с доводами истца о нарушении ответчиком его исключительных прав.

Из материалов дела следует, что в 2013 году ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт", в лице генерального директора Никитиной Анастасии Викторовны, обратилось в ООО Банк Оранжевый (прежнее наименование - ООО "ПромСервисБанк") за получением кредитного продукта для пополнения оборотных средств. ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт", в том числе, был представлен Бизнес-план по производству в Китае товаров для плавания для их последующей реализации в России под собственным брендом "VERSUS"(VS), с размещением коллекций "VS" на сайте www.vsworlci.ru.

Исходя из приведенных расчётов, для реализации Бизнес-плана потребовались вложения в сумме 20 000 000 руб.

По итогам рассмотрения заявки и проверке представленных документов, между ООО Банк "Оранжевый" и ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.03.2013 N 17/НКЛ-13 для пополнения оборотных средств, на период кредитования, исчисляемого с даты заключения договора по 14.03.2018 с лимитом выдачи в сумме 3 000 000 руб.

Кредит предоставлялся путем перечисления суммы кредита (транша) на счет заемщика открытый у кредитора.

27.03.2013 ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" заключило контракт N Т-001 с компанией Well Fit Garment ltd, Гонконг на изготовление одежды для плавания - купальников, плавок, шапочек и контракт N А01/13 с компанией Champion Sports Со, Гонконг на изготовления аксессуаров для плавания - очки, лопатки, доски для плавания.

28.05.2013 ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" подало заявку на регистрацию товарного знака "VS" и заявку на регистрацию товарного знака с изображением "Капля".

25.06.2013 между ООО Банк "Оранжевый" и ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" был заключен второй договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 56/НКЛ-13 для пополнения оборотных средств, на период кредитования, исчисляемого с даты заключения договора по 22.06.2018 с лимитом выдачи в сумме 11 990 000 руб.

Кредит предоставлялся путем перечисления суммы кредита (транша) на счет Заемщика открытый у кредитора.

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита по договору от 25.06.2013 N 56/НКЛ-13 заемщик обязался в срок до 01.10.2013 предоставить в залог товары в обороте, на сумму балансовой стоимостью не менее 15 000 000 руб.

01.10.2013 между ООО Банк "Оранжевый" и ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" заключен договор залога товаров в обороте N 56/ДЗ-13, количество и стоимость согласно Приложению N 1, являющемуся неотъемлемой частью кредитного договора.

Предметом договора залога товаров в обороте N 56/ДЗ-13 фактически являлись товары, изготовленные в Китае и ввезенные на территорию Российской Федерации ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" (декларации на товары N 10216100/240813/0084138 и N 10216100/240813/0084272).

Принятые на себя обязательства ООО Банк "Оранжевый" выполнил в полном объеме, кредитные денежные средства были перечислены на счет заемщика ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт".

Как следует из письменных пояснений ООО Банк "Оранжевый", с 02.02.2015 платежи по кредитам прекратились по обоим договорам.

В связи с нарушением условий кредитных договоров от 14.03.2013 N 17/НКЛ-13 и от 25.06.2013 N 56/НКЛ-13 ООО Банк "Оранжевый" выставил требования ООО "Эксклюзив ЗиАйПи Спорт" о полном досрочном исполнении обязательств.

Поскольку исполнение обязательств тем способом, который был оговорен изначально кредитными договорами, оказалось невозможным, 18.05.2015 между ООО Банк "Оранжевый" и ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" было подписано соглашение об отступном, согласно которому обязательства заемщика перед кредитором по кредитным договорам N 17/НКЛ-13 от 14.03.2013 и N 56/НКЛ-13 от 25.06.2013 прекращались путем передачи последнему имущества, в объеме обязательств заемщика, сложившимся на 18.05.2015, что составляло 700 000 рублей.

Предметом отступного являлся предмет залога - товары в обороте, в количестве и стоимостью согласно Приложению N 1, являющемуся неотъемлемой частью соглашения об отступном.

17.08.2015 между ООО Банк "Оранжевый" (поставщик) и ИП Тепленко О.А. (покупатель) заключен договор поставки товара, на основании которого поставщик передал в собственность покупателю товар (принятый по Соглашению об отступном от ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт"), наименование, количество и стоимость товара указано в Приложении N 1 к договору.

01.02.2016 между ИП Тепленко О.А. и ООО "Прайс-Лидер" заключен договор комиссии N 0102-16, согласно которому ИП Тепленко О.А. поручила ООО "Прайс-Лидер" совершать сделки по реализации товара, приобретенного у ООО Банк Оранжевый.

Наименование, количество и стоимость товара, а также иные его характеристики указаны в Спецификации на реализацию товара (Приложение N 1).

23.03.2016 ООО "Прайс-Лидер" заключило Агентский договор N 0302/2016-6 с ООО "Вайлдберриз", по которому ООО "Вайлдберриз" приняло на себя обязательство за вознаграждение совершать от своего имени, но в интересах и за счет ООО "Прайс-Лидер" сделки по реализации продукции торговой марки "VS", ассортимент, количество, цена которых определяются в заказах.

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, с учетом изложенного, при наличии в материалах дела надлежащих доказательств, арбитражным апелляционным судом установлен факт законного введения ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанных в представленном в материалы дела истцом протоколе осмотра письменных доказательств товаров, с нанесенными на них товарных знаков, исключительное право использования которых на данный момент принадлежит истцу.

Доказательством же введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанных товаров является ввоз ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" на территорию Российской Федерации указанных товаров на основании зарегистрированной 28.05.2013 федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) "VS" и товарного знака с изображением "Капля" в Российской Федерации на имя заявителя.

Таким образом, из представленных в материалы дела документов следует, что изначально приоритет был установлен за ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт", что подтверждает то обстоятельство, что данный товар ввезен обществом на территорию Российской Федерации легальным путем и не являлся контрафактным.

При этом, тот факт, что ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" не стало правообладателем указанных товарных знаков, так как согласно регистрирующим сведениям по рассматриваемым товарным знакам 21.11.2014 было принято решение об изменении наименования заявителя на основании поданного 21.10.2014 заявления об изменении сведений о заявителе в случае передачи или перехода права, не опровергает факт законного введения в гражданский оборот конкретных, рассматриваемых товаров первоначальным заявителем, а, следовательно, и не исключает законного использования третьими лицами конкретных товаров с товарным знаком "VS" и товарным знаком с изображением "Капля", без нарушения исключительного права ООО "ВС ВОРЛД".

Таким образом, с учетом того, что ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" изначально являлось собственником товара и законным заявителем по регистрации товарных знаков "VS" и "Капля", и ввело в гражданский оборот определенную партию товара с данными товарными знаками, а ООО "ВС ВОРЛД" стало лишь впоследствии правообладателем данных товарных знаков (вследствие подачи заявления ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" заявления об изменении сведений о заявителе в случае передачи или перехода права), законных оснований прийти к выводу, что товар, который предлагался ответчиком к продаже: с нанесенными на него товарными знаками, исключительное право использования которых принадлежит истцу - является контрафактным, не имеется.

К продаже ответчиком предлагался именно оригинальный товар, который был введен ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" в гражданский оборот и на который ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" исчерпало свое исключительное право путем передачи права собственности на него ООО Банк "Оранжевый".

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований является правомерным.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, о контрафактности спорных товаров, отклонены арбитражным апелляционным судом, поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Как следует из материалов дела, 17.08.2015 между ООО "Банк Оранжевый" и ИП Тепленко О.А. был заключён договор поставки товара торговой марки "VS", на основании которого поставщик передал в собственность покупателя товар (принятый по Соглашению об отступном от ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт"), наименование, количество и стоимость товара указано в Приложении N 1 к договору.

01.02.2016 между ИП Тепленко О.А. и ООО "Прайс-Лидер" был заключён договор комиссии N 0102-16, согласно которому ИП Тепленко О.А. поручила ООО "Прайс-Лидер" совершать сделки по реализации товара, приобретённого у ООО "Банк Оранжевый".

23.03.2016 ООО "Прайс-Лидер" заключило агентский договор N 0302/2016-6 с ответчиком, по которому последний принял на себя обязательство за вознаграждение совершать от своего имени, но в интересах и за счёт ООО "Прайс-Лидер" сделки по реализации товара, ассортимент, количество, цена которых определяются в заказах.

Таким образом, материалами дела подтверждается факт законного введения ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанных в представленном в материалы дела истцом протоколе осмотра письменных доказательств товаров, с нанесёнными на них товарных знаков, исключительное право использования которых на данный момент принадлежит истцу.

Доказательством же введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанных товаров является ввоз ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" на территорию Российской Федерации указанных товаров на основании зарегистрированной 28.05.2013 федеральным органом исполнительной власти по интеллектуально собственности заявки ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт" на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) "VS" и товарного знака с изображением "Капля" в Российской Федерации на имя заявителя.

Из материалов дела следует, что изначально приоритет был установлен за ООО "Эксклюзив ВиАйПи Спорт", что является доказательством того, что данный товар ввезён указанным обществом на территорию Российской Федерации легальным путём и контрафактным не является.

При таких обстоятельствах оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 28.05.2018 по делу N А41-55286/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции

Председательствующий

В.Ю. Бархатов

Судьи

С.А. Коновалов Л.В. Пивоварова