Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2018 г. N 09АП-40919/18

г. Москва

25 сентября 2018 г.

Дело N А40-71471/17

Резолютивная часть постановления объявлена 17 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 сентября 2018 года.

Председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей А.И. Трубицына, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Момот,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Компании "Селджин Корпорейшн" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2018 г. по делу N А40-71471/17, принятое судьей Мищенко А.В., по иску Общества с ограниченной ответственностью "НАТИВА", Михайлова Олега Ростиславовича к Компании "Селджин Корпорейшн", с участием третьего лица Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на территории РФ

при участии в судебном заседании: от истца (ООО "НАТИВА) Гусейнова У.А. (по доверенности от 29.05.2018 г.), Герасимова Ю.П. (по доверенности от 27.02.2018 г.), Николаева Н.И. (по доверенности от 19.12.2017 г.); от ответчика Фридман В.Э. (по доверенности от 19.09.2016 г.), Александров Е.Б., Назина Е.Е. (по доверенности от 18.04.2016 г.); от третьего лица - не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НАТИВА" и Михайлов Олег Ростиславович обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Корпорации "Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн", с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании зависимыми изобретения под названием "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6- ДИОКСОПИПЕРИДИНЬ1, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА", охраняемое патентом РФ N 2595250, заявка N99103124/04 от 24.07.1997 г. и изобретения под названием "Кристаллическая Р -модификация 3- (4-амино-1-оксо-1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-ил) - пиперидин-2, 6-диона,способ её получения и фармацевтическая композиция на её основе", охраняемого патентом по заявке N 2016113305 от 07.04.2016 г., об обязании предоставить Михайлову Олегу Ростиславовичу принудительную простую (неисключительную) лицензию на использование на территории Российской Федерации изобретения под названием "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА", охраняемое патентом РФ N 2595250, заявка N 99103124/04 от 24.07.1997 г. на следующих условиях: объем использования изобретения - в полном объеме, включая изготовление, применение, предложение к продаже, продажа и хранение для этих целей лекарственных средств, содержащих в качестве активного вещества леналидомид (МНН Леналидомид), размер лицензионных платежей - 30% от доходной части цены, рассчитываемой по формуле: выручка от реализации лекарственного препарата Леналидомид-натив, уменьшенная на размер налога на добавленную стоимость и уменьшенная на прямые расходы (на приобретение сырья и расходных материалов) по лекарственному препарату Леналидомид-натив, порядок оплаты - безналичный платеж по банковским реквизитам, указанным в договоре, с выплатой ежегодно не позднее 31 января года, следующего за прошедшим отчетным годом, в котором использовалось изобретение.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2018 г. исковые требования удовлетворены в части обязания Компании "Селджин Корпорейшн" предоставить Михайлову Олегу Ростиславовичу принудительную простую (неисключительную) лицензию на использование на территории Российской Федерации изобретения под названием "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА", охраняемое патентом РФ N 2595250, заявка N 99103124/04 от 24.07.1997 г. на следующих условиях: объем использования изобретения - в полном объеме, включая изготовление, применение, предложение к продаже, продажа и хранение для этих целей лекарственных средств, содержащих в качестве активного вещества леналидомид (МНН Леналидомид), размер лицензионных платежей - 30% от доходной части цены, рассчитываемой по формуле: выручка от реализации лекарственного препарата Леналидомид-натив, уменьшенная на размер налога на добавленную стоимость и уменьшенная на прямые расходы (на приобретение сырья и расходных материалов) по лекарственному препарату Леналидомид-натив, порядок оплаты - безналичный платеж по банковским реквизитам, указанным в договоре, с выплатой ежегодно не позднее 31 января года, следующего за прошедшим отчетным годом, в котором использовалось изобретение.

Также судом первой инстанции принят отказ от иска в части заявленного требования о признании патента зависимым. В удовлетворении иска Обществу с ограниченной ответственностью "НАТИВА" отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

До принятия апелляционным судом постановления по итогам рассмотрения жалобы истец Михайлов Олег Ростиславович заявил о его замене в порядке ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на правопреемника Общество с ограниченной ответственностью "НАТИВА".

Указанное заявление мотивировано заключением между истцами договора об отчуждении исключительного права от 09.02.2018 г. N 1Л, согласно условиям которого к Обществу с ограниченной ответственностью "НАТИВА" перешло исключительное право на изобретение под названием "Кристаллическая (3 - модификация 3- (4-амино-1-оксо-1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-ил) - пиперидин-2, 6-диона, способ её получения и фармацевтическая композиция на её основе", охраняемое патентом Российской Федерации N 2616976. Указанный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.05.2018 г.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, ответчику принадлежит исключительное право на изобретение "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-а" по патенту РФ N 2595250, с датой приоритета от 24.07.1996 г. Срок действия патента продлен до 25.07.2022 г. Патент защищает молекулу с международным непатентованным наименованием Леналидомид (МНН Леналидомид).

Истец Общество с ограниченной ответственностью "НАТИВА" также является производителем лекарственных средств, содержащих в качестве активного вещества леналидомид под торговым наименованием Леналидомид-натив.

Истцом Михайловым О.Р. было подано заявление на получение патента на формулу кристаллической -модификации 3-(4-амино-1-оксо-1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-ил)-пиперидин-2,6-диона), способ её получения, а также её использование в изготовлении лекарственных средств направленных лечение множественной миеломы.

В отношении заявки истца N 2016113305 принято решение на выдачу патента (N 2616976).

Вместе с тем, как усматривается из формул соединения, способ по заявке истца является зависимым от патента ответчика, и сторонами, в свою очередь, указанные обстоятельства не оспариваются и документально не опровергаются.

Более того, сторонами настоящего спора признано, что изобретение под названием "Кристаллическая Р-модификация 3-(4-амино-1-оксо-1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-ил-пиперидин-2, 6-диона, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе", охраняемого панетом по заявке N 2016113305 от 07.04.2016 г. N 261976, является зависимым от изобретения "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА", охраняемое патентом РФ N 2595250, патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого) на изобретение.

Спор возник в виду не заключения ответчиком с истцами договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации вышеуказанного изобретения под названием "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА", охраняемое патентом РФ N 2595250.

Судом первой инстанции установлено обращение истцов к ответчику, а также отсутствие с его стороны действий, направленных на заключение договора.

Также, с учетом проведенной в рамках настоящего дела судебной экспертизы, судом первой инстанции установлено, что патент истца является улучшенным и новым по отношению к патенту ответчика. То есть, по сути, соединения, указанные в патенте истца это переработанная и модифицированная версия патента ответчика.

Исходя из оценки представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу относительно удовлетворения иска в части обязания ответчика предоставить Михайлову Олегу Ростиславовичу принудительную простую (неисключительную) лицензию на "ЗАМЕЩЕННЫЕ 2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИНЫ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ TNF-АЛЬФА", охраняемое патентом РФ N 2595250 истцу, как патентообладателю.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Довод жалобы относительно несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора не может быть принят апелляционным судом во внимание, поскольку, как правомерно указал суд первой инстанции в обжалуемом решении, исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 23.07.2015 г. по делу N А55-12366/2012, по смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125, ч. 7 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Таким образом, с учетом рассмотрения настоящего спора по существу, и не урегулирования спора в досудебном порядке в период его рассмотрения, оставление иска без рассмотрения, по своей сути, не приведет к разрешению возникшего между сторонами спора.

Ссылки ответчика относительно не привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Открытого акционерного общества "Фармстандарт-УфаВИТА" также отклоняются апелляционным судом, поскольку указанным обстоятельствам суд апелляционной инстанции дал соответствующую правовую оценку, исходя из рассмотренной жалобы Общества "Фармстандарт-УфаВИТА", поданной им в порядке ст. 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод жалобы относительно необходимости проведения повторной экспертизы также отклоняется апелляционным судом, поскольку указанные в обоснование данного довода обстоятельства не свидетельствуют о наличии оснований для проведения повторной экспертизы, а лишь выражают несогласие ответчика с результатами судебной экспертизы, в связи с чем, заявленное ответчиком ходатайство было отклонено апелляционным судом протокольным определением.

В отношении довода жалобы относительно заключения между истцами договора об отчуждении исключительного права от 09.02.2018 г. N 1Л, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.05.2018 г., суд апелляционной инстанции учитывает, что до вынесения судом первой инстанции решения по настоящему спору у истцов отсутствовали сведения о регистрации указанного договора, что подтверждается представленным в материалы дела уведомлением Роспатента и получения истцом Обществом с ограниченной ответственностью "НАТИВА" указанного уведомления 06.06.2018 г.

Доводы апелляционной жалобы относительно вывода суда о производителе лекарственного средства, в части указания иного лица, не повлекло принятие неправильного судебного акта, поскольку указанные обстоятельства не подлежали оценке при рассмотрении настоящего спора и, следовательно, не повлекли за собой правовых последствий при принятии судебного акта.

Ссылки ответчика относительно неполноты заключения судебной экспертизы, не вызова в судебное заседание при рассмотрении настоящего спора по существу эксперта, также не принимаются во внимание апелляционным судом, поскольку представленное в материалы дела заключение соответствует требованиям, предъявляемым к экспертным заключениям, не содержит, по мнению апелляционного суда, противоречий и является полным, исходя из поставленных судом первой инстанции перед экспертом вопросов.

По своей сути, ответчик не согласен с выводами эксперта, что и явилось основанием для заявления в суде первой и апелляционной инстанции ходатайства о проведении повторной экспертизы.

Вместе с тем, такое несогласие с выводами эксперта, само по себе не может являться основанием для проведения повторной экспертизы либо отмене решения суда первой инстанции.

Ссылки ответчика на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права также не принимаются апелляционным судом во внимание, исходя из следующего.

Согласно п.1 ст. 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

В соответствии с п. 2 ст. 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суд первой инстанции правильно, по мнению апелляционного суда, применил нормы действующего законодательства Российской Федерации

Указанные ответчиком доводы основаны на неверном толковании положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции дана надлежащая правовая оценка указанным в п. 2 ст. 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации признакам, необходимым для выдачи в принудительном порядке лицензии, в связи с чем, правомерно удовлетворено требование истца Михайлова О.Р. об обязании ответчика предоставить принудительную простую (неисключительную) лицензию на использование на территории Российской Федерации спорно изобретения.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Также апелляционным судом усматриваются правовые основания для замены Михайлова Олега Ростиславовича в порядке ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на его правопреемника Общество с ограниченной ответственностью "НАТИВА".

При этом апелляционный суд исходит из того, что в соответствии со ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

С учетом представления в материалы дела доказательств, свидетельствующих о заключении между истцами договора на отчуждение исключительного права от 09.02.2018 г. N 1Л, зарегистрированного Роспатентом 29.05.2018 г. (номер государственной регистрации РД0253655) Общество с ограниченной ответственностью "НАТИВА" на дату принятия постановления апелляционным судом является правопреемником Михайлова О.Р.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 48, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Заменить истца Михайлова Олега Ростиславовича на его правопреемника Общество с ограниченной ответственностью "НАТИВА".

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2018 г. по делу N А40-71471/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

А.И. Трубицын Е.Б. Расторгуев