Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2018 г. N 18АП-13421/18

г. Челябинск

24 октября 2018 г.

Дело N А76-40637/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 октября 2018 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.А.,

судей Скобелкина А.П., Бояршиновой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Козельской Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Франсуа Анны Вячеславовны на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.07.2018 по делу N А76-40637/2017 (судья Гусев А.Г.).

В судебном заседании приняли участие представители:

индивидуального предпринимателя Франсуа Анны Вячеславовны - Соловьев А.А. (доверенность от 11.10.2018);

общества с ограниченной ответственностью "Юнайтед Инглиш" - Маринина М.В. (паспорт); Черенков Д.А. (доверенность от 20.07.2018).

Индивидуальный предприниматель Франсуа Анна Вячеславовна (далее - истец, ИП Франсуа А.В., предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Юнайтед Инглиш" (далее - ответчик, ООО "Юнайтед Инглиш"), в котором просит:

- признать использование товарного знака "United English" обществом "Юнйтед Иглиш" нарушающим законодательство Российской Федерации;

- обязать общество "Юнайтед Инглиш" удалить знак обслуживания "United English" со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, печатной продукции, рекламы, вывесок, а также со страниц и (или) сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- взыскать компенсацию за незаконное использование знака обслуживания в размере 1 284 600 руб.

Суд первой инстанции с учетом сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, посчитал по делу ответчиком общество с ограниченной ответственностью "Москоте" (ОГРН 1157456010887).

ИП Франсуа А.В. в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено об изменении предмета исковых требований, а именно: об обязании общества с ограниченной ответственностью "Москоте" (далее - ООО "Москоте") в течение 5 рабочих дней после вступления в законную силу решения удалить обозначение, тождественное и (или) сходное до степени смешения со знаком обслуживания "United English" зарегистрированное Роспатентом (Свидетельство на знак обслуживания N 482393) со всех материалов, а также со страниц и (или) сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" начиная с 2015 года; взыскать компенсацию за незаконное использование знака обслуживания в размере 1 284 600 руб.; в случае несвоевременного исполнения судебного акта взыскать компенсацию за ожидание соответствующего исполнения в виде твердой денежной суммы размере 10 000 руб., начисляемой за каждый день просрочки исполнения, начиная с даты окончания установленного судом срока для исполнения решения и до даты его фактического исполнения.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 30.07.2018 (резолютивная часть решения объявлена 23.07.2018) требования ИП Франсуа А.В. удовлетворены частично: с ООО "Москоте" в пользу предпринимателя взыскана компенсация в сумме 100 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 011 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.

ИП Франсуа А.В. (далее также - податель жалобы) не согласилась с вынесенным решением и обратилась в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ИП Франсуа А.В. не согласна с выводом суда первой инстанции о том, что на момент вынесения решения ответчиком представлены доказательства удаления обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения со знаком обслуживания "United English", зарегистрированное Роспатентом (свидетельство на знак обслуживания N 482393), со страниц и сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в протоколах осмотра письменных доказательств.

По мнению подателя жалобы, удаление выявленных интернет-страниц не означает полное прекращение нарушения ответчиком исключительного права истца. Истец просил наложить обязательство по удалению обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения со знаком обслуживания "United English" со всех материалов, а также страниц и (или) сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не только с тех материалов, которые выявлены истцом, а также с материалов, которые были недоступны истцу и (или) которые невозможно или затруднительно было выявить.

Также предприниматель полагает, что судом первой инстанции необоснованно снижен размер компенсации более, чем 10 раз до 100 000 руб.

Судом первой инстанции не было учтено, что ответчик осуществлял незаконное использование знака обслуживания с августа 2015 года, то есть на протяжении практически трех лет. Также, проигнорированы доводы истца о том, что ответчик не удовлетворил требования истца в добровольном порядке после направления досудебной экспертизы. Оставлены без внимания характер и масштаб нарушения исключительного права истца - в материалах дела содержится 577 нотариально заверенных скриншотов и 5 видеозаписей, на которых отчетливо усматривается факт незаконного использования знака обслуживания "United English" ответчиком на различных страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Также предпринимателем представлены дополнения к апелляционной жалобе, в которых оно поддержало ранее заявленные доводы, а также указало, что ответчиком не представлено доказательств удаления знака обслуживания "United English" со всех материальных носителей (вывески, баннеры, реклама, печатная продукция) и прекращения использования знака обслуживания "United English" иным способом.

Кроме того, при определении размера компенсации суд первой инстанции не правильно истолковал положения статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного суда и Высшего арбитражного суда N 5/29 от 06.03.2009, не применил положения пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, не учел требования пункта 43.2 Постановления Пленума Верховного суда и Высшего арбитражного суда N 5/29 от 06.03.2009, допустил существенное нарушение требований статей 71, 168-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не применил положения статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

К дате судебного заседания в суд апелляционной инстанции ответчиком представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он указал, что решение суда является законным и обоснованным, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В судебном заседании лица, участвующие в деле, поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, отзыве на нее.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Франсуа (Лаптева) Анна Вячеславовна является обладателем исключительного права на товарный знак N 482393 со словесным обозначением "United English" в отношении 41 класса МКТУ (воспитание, обеспечение учебного процесса и т.д.), что подтверждается государственным реестром товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (т.1 л.д.10-11).

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесную и изобразительную части. К словесной части относится словосочетание United English (Юнайтед Инглиш), в котором United переводится с английского языка как "объединенный", "соединенный", "совместный", "дружный", "единый", "общий", а слово English - "английский", "англичане", "английский язык". Вместе эти слова формируют фантазийное, изобретенное заявителем словосочетание. Словосочетание выполнено буквами оригинального шрифта, белым цветом, причем первые буквы в словах прописные, остальные - строчные. Оно расположено на фоне изобразительного элемента - стилизованного изображения двух ладоней, символизирующих рукопожатие. Изображение ладони, расположенное в левой части обозначения, выполнено светло- зеленым цветом, в правой - фиолетовым цветом (т.1 л.д.12).

Как указывает истец, ему стало известно, что 05.08.2015 в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица "Юнайтед Инглиш", 14.08.2015 организация зарегистрировала доменное имя в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" под наименованием unitedenglish.ru и с указанного момента организация использовала словесное обозначение United English в качестве средства индивидуализации в коммерческих целях, а также осуществлял образовательные услуг по обучению английскому языку.

В качестве доказательства использования ответчиком в своей деятельности знака обслуживания United English истец представил нотариальные протоколы осмотра и исследования письменных доказательств 78АБ1595690 от 28.10.2016, 78АБ 1595853 от 29.10.2016, 78АБ 1595530 от 21.10.2016, 78АБ1595527 от 21.10.2016, 78АБ1595688 от 28.10.2016 (т.1 л.д.13- 22, 42-135).

К истцу за получением согласия на использование обозначения, включающего словесный элемент товарного знака, ответчик не обращался, каких-либо соглашений об использовании его товарного знака не заключал.

Письмом от 21.02.2017 истец обратился с претензией к ответчику, в которой потребовал прекратить использование словесного обозначения United English и уплатить компенсацию (т.1 л.д.23-24). Однако ответа не последовало.

Полагая, что действиями общества по использованием словесного обозначения United English, нарушены исключительные права предпринимателя на данный товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком нарушены принадлежащие истцу исключительные права на товарный знак. Также исходил из наличия оснований для снижения размера компенсации.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

Согласно статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (пункт 3).

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В целях привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак необходимо установить факт использования этим лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения при осуществлении деятельность в отношении которой зарегистрирован товарный знак.

Как следует из материалов дела, факт использования принадлежащего истцу товарного знака подтверждается, представленным в материалы дела нотариально удостоверенными протоколами осмотра письменных доказательств, из которых усматривается, что на сайтах www.facebook.com/unitedenglishchel, unitedenglish.ru, www.youtube.com, www.instagram.com/united_english/, vk.com/united_english ответчик использовал товарный знак истца для продвижения своих услуг и с привлечения потенциальных клиентов. Данный факт ответчик в суде первой инстанции не отрицал.

Вместе с тем, как установлено судом первой инстанции, ответчик представил доказательства удаления интернет-страниц (т.2 л.д.8-16), указанных в представленных истцом протоколах осмотра.

Кроме того, ответчик 10.04.2018 обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 17 по Челябинской области с заявлением о смене наименования (т.2 л.д.17). Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц общество "Юнайтед Инглиш" сменило наименование на "МОСКОТЕ" 17.04.2018 (т.2 л.д.34-41).

Таким образом, на момент рассмотрения дела ответчиком представлены доказательства удаления обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения со знаком обслуживания "United English", зарегистрированное Роспатентом (Свидетельство на знак обслуживания N 482393), со страниц и сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в протоколах осмотра письменных доказательств.

Представленная истцом копия интернет страницы приобщена судом апелляционной инстанции к материалам дела, но не принимается как доказательство использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака, так как не представляется возможным установить и идентифицировать соответствуют ли IP-адреса страниц сайтов ООО "Москоте". Номера телефонов или иные контактные данные, позволяющие идентифицировать подателя объявления как ООО "Москоте", не приведены.

Следовательно, требование истца о понуждении ООО "Москоте" удалить обозначение тождественное и (или) сходное до степени смешения со знаком обслуживания "United English" зарегистрированное Роспатентом (Свидетельство на знак обслуживания N 482393) со всех материалов, а также со страниц и (или) сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" начиная с 2015 года и требование о взыскании в случае несвоевременного исполнения судебного акта компенсации за ожидание соответствующего исполнения в виде твердой денежной суммы размере 10 000 руб. не подлежат удовлетворению, поскольку на момент рассмотрения дела требование фактически исполнено.

Доказательств использования знака обслуживания "United English" на иных сайтах, на баннерах, рекламах или иное использование принадлежащего истцу рассматриваемого товарного знака, кроме тех, что указаны в протоколах осмотра, истцом не представлено.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак с обозначением "United English" по свидетельству Российской Федерации N 482393 доказан, следовательно, требование истца о взыскании компенсации является обоснованным.

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 284 600 руб.

Исходя из принципов разумности и справедливости, а также необходимости сохранения баланса интересов сторон, суд первой инстанции уменьшил размера заявленной истцом ко взысканию с ответчика суммы компенсации с 1 284 600 руб. до 100 000 руб. с учетом следующих обстоятельств: ответчик до принятия решения по существу спора прекратил использование товарного знака, наличия убытков или снижение потребительского спроса в результате действий ответчика в материалы дела истцом не представлено.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции руководствовался нормами 1229, пункта 4 статьи 1515, пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и следующим.

Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, следует, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

В силу положений пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель, обратившийся за защитой своего исключительного права в виде взыскания компенсации, освобождается от доказывания размера причиненных ему правонарушением убытков.

Вместе с тем отсутствие у суда информации о возникновении у истца убытков и их вероятном размере не позволяет суду оценить соразмерность требуемой истцом компенсации последствиям нарушения его исключительных прав. В то же время при принятии решения суд обязан руководствоваться принципом такой соразмерности, что отражено в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N29 от 26.03.2009.

Взыскание компенсации носит восстановительный (компенсационный), а не штрафной характер, в связи с чем, в каждом конкретном случае при определении ее размера в целях обеспечения сохранения баланса прав и законных интересов сторон и недопущения незаконного обогащения правообладателя с использованием института компенсации следует устанавливать, какой размер компенсации способен обеспечить восстановление прав компании.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что размер присужденной истцу компенсации определен судом первой инстанции в соответствии с требованиями Гражданского кодекса (абзаца второго пункта 3 статьи 1252), а именно: в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности, справедливости и соразмерности. Также судом первой инстанции учтено, что ответчик до принятия решения по существу спора прекратил использование товарного знака, наличия убытков или снижение потребительского спроса в результате действий ответчика в материалы дела истцом не представлено.

На основании вышеизложенного, доводы истца апелляционной жалобы о необоснованном снижении размера заявленной истцом ко взысканию компенсации подлежат отклонению.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции принято при правильном применении норм права, содержащиеся в нем выводы, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.07.2018 по делу N А76-40637/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Франсуа Анны Вячеславовны - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Н.А. Иванова

Судьи

А.П. Скобелкин Е.В. Бояршинова