Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2018 г. N 11АП-13514/18

г. Самара

14 ноября 2018 г.

Дело N А65-7579/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 14 ноября 2018 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Балакиревой Е.М., Пышкиной Н.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лариной Ю.Н.,

при участии:

от истца - ИП Бурганова Максима Шавкатовича - представитель Мякинина Е.В. по доверенности от 15.01.2018 г.,

от ответчика - ИП Нигматуллина Ильхама Зуфаровича - представитель Куринов Д.Н. по доверенности N 1 от 03.08.2018 г., Нигматуллин И.З. лично (паспорт),

рассмотрев в открытом судебном заседании 13 ноября 2018 года в зале N 6 помещения суда по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции дело N А65-7579/2018 (судья Коротенко С.И.),

по иску Индивидуального предпринимателя Бурганова Максима Шавкатовича, г.Нижний Новгород, (ОГРНИП 309526325100017, ИНН 526207206781),

к Индивидуальному предпринимателю Нигматуллину Ильхаму Зуфаровичу, г.Казань, (ОГРНИП 317169000109490, ИНН 166100360908),

о запрете незаконного использования товарного знака, обязании удалить изображение товарного знака, взыскании 607 917 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Бурганов Максим Шавкатович обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному предпринимателю Нигматуллину Ильхаму Зуфаровичу о запрете незаконного использования товарного знака "Автосуши", зарегистрированного на имя Индивидуального предпринимателя Бурганова Максима Шавкатовича, г.Нижний Новгород,) для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 451427; об обязании ответчика уничтожить за свой счет находящуюся в его владении рекламную информационную вывеску с изображением словесного обозначения "Автосуши имбирь", на входной двери в помещение кафе, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 20, а также все рекламные буклеты, изображение меню, мебель, корпоративную одежду сотрудников кафе, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 20, а также удалить изображение товарного знака "Автосуши" с главной страницы сайта имбирьимбирь.рф, а также сайта imbirimbir.ru, со стены страницы в социальной сети "Вконтакте" (http://vk.com/avtosuslii), со стены страницы в Инстаграм (http://www. instagram.com/imbir_kzn/), о взыскании 607 917 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

В судебном заседании 17.05.2018 истец заявил ходатайство об уточнении основания иска, изменив правовое основание для взыскания компенсации с пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ на пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 мая 2018 года по делу N А65-7579/2018 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Нигматуллин И.З. обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить в иске отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает, что о месте и времени рассмотрения дела судом первой инстанции надлежащим образом извещен не был, в связи с чем, не имел возможности представить свои возражения относительно заявленных исковых требований.

Согласно части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им Кодексом и другими федеральными законами.

В силу пункта 9 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Из материалов дела усматривается, что ответчик не участвовал в судебном процессе при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

При этом, если при допущенных органом связи нарушениях Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 221, судебное извещение не было получено стороной по делу по не зависящим от нее причинам, она не может считаться надлежаще извещенной.

Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 г. N 234 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи", предусмотрено, что извещения о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в ячейки абонентских почтовых шкафов, почтовые абонентские ящики, ячейки абонементных почтовых шкафов, почтовые шкафы опорных пунктов (пункт 32); при неявке адресата за почтовым отправлением и почтовым переводом в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение (пункт 34).

Однако на конверте, в котором ответчику направлялось определение суда первой инстанции от 13.03.2018 г., возвращенном по истечении срока хранения, отсутствуют отметки отдела почтовой связи о вручении ответчику вторичного извещения, которое должно быть направлено органом почтовой связи по истечении пяти рабочих дней после доставки первичного извещения.

Из информации об отслеживании почтовых отправлений, опубликованной на сайте Почты России в сети Интернет, также не усматривается никаких доказательств попытки органа почтовой связи повторно вручить судебное извещение адресату.

Таким образом, в данном случае порядок вручения почтового отправления, установленный Правилами, не был соблюден; сведений о надлежащем извещении ответчика о времени и месте проведения судебного заседания в материалах дела не имеется.

Таким образом, ответчик на момент рассмотрения дела по существу не был надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения дела по независящим от него причинам, в связи с чем был лишен возможности участвовать в судебном заседании суда первой инстанции и реально защищать свои права и законные интересы, в результате чего были допущены нарушения таких принципов арбитражного процесса, как обеспечение равной судебной защиты прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле (статья 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), равноправие сторон (статья 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), состязательность (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрение дела судом в отсутствие лица, участвующего в деле, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в силу пункта 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Следовательно, вывод суда первой инстанции о надлежащем уведомлении ответчика о времени и месте судебного разбирательства, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В силу пункта 2 части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для отмены судебного акта арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Учитывая изложенное и на основании части 6.1 статьи 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции 25.09.2018 принял определение о переходе к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, назначив дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 23.10.2018 на 12 час. 00 мин.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании ИП Нигматуллин И.З. и его представитель апелляционную жалобу поддержали, решение суда считает незаконным и необоснованным, просили его отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, исковые требования просили оставить без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ИП Бурганова М.Ш. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ходатайство ответчика о принятии в качестве доказательства по делу "заключение экспертов по научному исследованию, согласно договору на выполнение научно-исследовательских работ от 20.08.2018 года" подлежит оставлению без удовлетворения, т.к. в материалы дела представлена копия указанного заключения, что является ненадлежащим доказательством, поскольку в деле отсутствует оригинал названного документа. Кроме того, из указанного заключения не представляется возможным установить основание проведения данного исследования, а также отношение его к рассматриваемому делу. Более того, в судебном заседании представитель ответчика пояснил, что подлинник данного заключения предоставить не может и проводилось данное заключение для иного лица. Таким образом, данное заключение не может быть принято в качестве доказательства по рассматриваемому делу.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, выслушав представителей сторон, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Автосуши" с приоритетом товарного знака от 12 марта 2010 года, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 451427 и приложениями к нему (л.д.70-73).

Согласно указанному свидетельству, товарный знак "Автосуши" зарегистрирован на имя Бурганова М.Ш. в отношении класса МКТУ и перечня следующих товаров и/или услуг: 43-аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд им доставки их на дом. Товарный знак зарегистрирован 17.01.2012 года, дата публикации - 12.02.2012 года.

Указанный товарный знак используется истцом для обозначения своей предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, связанной с производством и реализацией готовой продукции (в частности роллов), что подтверждается рекламными буклетами, каталогами продукции.

Как пояснил истец, 03.10.2017 было обнаружено, что ответчик, осуществляющий деятельность кафе, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д.20, незаконно использует товарный знак "Автосуши".

Незаконное использование товарного знака выражается в изображении товарного знака "Автосуши" в словесном элементе товарного знака "Автосуши" используемом ответчиком путем его указания на стене страницы в социальной сети "Вконтакте"; на рекламных буклетах; на стене страницы в Инстаграм; на рекламной вывеске, помещенной на входной двери в помещение кафе, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, дом 20; на мебели, расположенной в помещении кафе; на корпоративной рабочей одежде сотрудников кафе; путем размещения словесного элемента "Автосуши" на главной странице сайта, расположенного в сети Интернет, доменное имя: имбирьимбирь.рф, а также сайта imbirimbir.ru..

В обоснование своих требований истец указал, что ответчик использует товарный знак, принадлежащий истцу, без согласия правообладателя.

Истец считает действия ответчика незаконными, поскольку ответчик использует словесное обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем имеется угроза смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца, поскольку и истец, и ответчик производят и реализуют однородную продукцию, осуществляют однородную деятельность, что следует также из выписок из ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика.

Истец считает, что словесное обозначение "АВТОСУШИ" и товарный знак "Автосуши", исключительные права на который принадлежат истцу, сходны до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в красно-белом цветовом сочетании, и словесного обозначения "АВТОСУШИ", выполненное заглавными буквами, красным цветом, на русском языке.

Товарный знак "АВТОСУШИ" используется Бургановым М.Ш., действующим в качестве индивидуального предпринимателя, для обозначения своей деятельности по производству и реализации готовой продукции, в частности роллов, и иной готовой пищевой продукции. Истец осуществляет деятельность кафе. Реализация продукции осуществляется как посредством продажи в помещении кафе, так и посредством доставки курьером до адреса потребителя, что полностью соответствует смысловой нагрузке, которую несет словесное обозначение "АВТОСУШИ", само данное понятие, а именно: быстрая доставка роллов и суши на дом.

Указанную деятельность Бурганов М.Ш. ведет в 23 городах центральной и южной России. При этом, истец, как правообладатель данного товарного знака, осуществляет передачу прав на его использование посредством договора коммерческой концессии за вознаграждение.

Ответчик осуществляет деятельность полностью однородную деятельности истца, а именно, производство и реализация готовой пищевой продукции, в частности роллов, реализует продукцию как посредством продажи в помещении суши-бара, расположенного по указанному выше адресу, так и посредством доставки курьером по адресам потребителей.

Словесное обозначение "АВТОСУШИ Имбирь", используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку совпадает с ним по фонетическому признаку (произносится и слышится одинаково), графическому признаку (изображено также заглавными буквами на русском языке, также с использованием красного и белого цветов), по семантическому признаку, поскольку в оба словесных обозначения заложена одна и та же идея, а именно: быстрая доставка роллов на дом, оба обозначения имеют один и тот же смысл.

В обозначении "Автосуши имбирь" дополнительный словесный элемент "имбирь" не придает словесному обозначению дополнительную семантическую окраску, поскольку индивидуальность кафе не выражается в приготовлении каких-либо самостоятельных блюд из этой пряности. Кафе, как истца, так и ответчика специализируются на приготовлении и доставке блюд японской кухни, в которой имбирь подают в качестве гарнира к основному блюду.

Основной элемент в данном словесном обозначении - словесный элемент "Автосуши", как элемент, несущий основную смысловую нагрузку. Словесный элемент "имбирь" является дополнительным, не меняющим смыслового значения всего обозначения в целом.

Таким образом, в силу того, что деятельность истца ведется во многих городах России, услугами истца пользуется большое количество потребителей, истец считает, что имеется реальная угроза смешения товарного знака истца и словесного обозначения, используемого ответчиком, что в отсутствие согласия истца на использование его товарного знака, нарушает его права как правообладателя, в частности на вознаграждение.

Истец полагает соразмерной допущенному нарушению сумму компенсации в размере 607 917 рублей, которая составляет половину размера вознаграждения, выплачиваемого истцу как правообладателю по договору коммерческой концессии с учетом понесенных ответчиком расходов на доставку (л.д.47-52).

22.12.2017 в адрес ответчика была направлена претензия с требованиями о прекращении незаконного использования товарного знака истца, в том числе на вывесках, размещенных над входом в помещение суши-бара, а также о выплате истцу компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 650 000 рублей (л.д.53-56).

Однако на претензию ответа не последовало. В связи с указанным истец обратился в суд с настоящим иском.

Рассматривая исковые требования истца по существу, апелляционную жалобу, в связи с переходом к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

В данном случае истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "АВТОСУШИ" зарегистрированного 17.01.2012, что подтверждается свидетельством о регистрации от 17.01.2012, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности срок регистрации до 12.03.2020 на имя Бурганова Максима Шавкатовича.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик, не имея разрешения правообладателя, незаконно использует товарный знак в рекламной информационной вывеске в помещение кафе, в рекламных буклетах, изображениях меню, мебели, корпоративной одежде сотрудников кафе, на странице сайтов имбирьимбирь.рф, imbirimbir.ru, на странице в социальных сетях "Вконтакте", в Инстаграм с целью извлечения коммерческой выгоды, а именно, использование товарного знака, размещаемого ответчиком в помещений, занимаемых ответчиком и используемых им для осуществления коммерческой деятельности, неправомерно демонстрируемой товарным знаком.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными истцом фотографиями, протоколом осмотра и исследования письменных доказательств, заверенным нотариусом г.Нижний Новгород, ответчиком по существу не оспариваются.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В подтверждение заявленных требований истец представил в материалы дела ряд фотографий, фиксирующих использование ответчиком обозначения "АВТОСУШИ", сам ответчик факт использования товарного знака не отрицает.

Стороны в договорных отношениях не состоят, при этом, согласия ответчику на использование своего товарного знака истец не давал.

Таким образом, ответчик использует словесное обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем имеется угроза смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца, поскольку и истец, и ответчик производят и реализуют однородную продукцию, осуществляют однородную деятельность, что следует также из выписок из ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика.

Истец считает, что словесное обозначение "АВТОСУШИ имбирь" и товарный знак "Автосуши", исключительные права на который принадлежат истцу, сходны до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статей 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названым кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 года N 2979/06, 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или, если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных товарным знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

В соответствии с пунктом 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 года N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет и цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную сеть либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В данном случае ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, требование истца о запрете ответчику использовать обозначение "АВТОСУШИ" для индивидуализации товаров, работ и услуг, а также обязании демонтировать за свой счет находящуюся в его владении рекламную информационную вывеску с изображением словесного обозначения "Автосуши имбирь", уничтожить все рекламные буклеты, изображение меню, мебель, корпоративную одежду сотрудников кафе, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 20, а также удалить изображение товарного знака "Автосуши" с главной страницы сайта имбирьимбирь.рф, а также сайта imbirimbir.ru, со стены страницы в социальной сети "Вконтакте", со стены страницы в Инстаграм, подлежит удовлетворению.

В данном случае запрет на использование товарного знака путем удаления размещенных ответчиком вывесок не предусматривает уничтожение имущества: рекламной конструкции, а означает лишь возложение на ответчика обязанности по демонтажу рекламной конструкции с принадлежащего ему помещения. Поскольку дальнейшее использование рекламных буклетов, меню, мебели, корпоративной одежды нарушает права истца, то данные предметы суд полагает возможным уничтожить.

Статья 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Одним из принципов правовой определенности является исполнимость вынесенных судебных решений. Таким образом, суд считает необходимым установить срок совершения ответчиком действий по выносу спорной конструкции.

При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Разрешение данного вопроса относится к сфере судейского усмотрения.

Суд считает возможным установить ответчику срок исполнения требований в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Частью 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Разрешая спор в части взыскания компенсации в размере 607 917 руб., оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает определенный истцом размер компенсации в размере 607 917 руб. соответствующим степени вины нарушителя (ответчика).

Таким образом, настоящий иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Утверждения ответчика в жалобе об отсутствии нарушения прав истца ввиду того, что используемое ответчиком обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца - несостоятельны.

Товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и словесного обозначения "АВТОСУШИ", выполненного заглавными буквами красным цветом.

Словесное изображение "АВТОСУШИ", используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, совпадает с ним по фонетическому признаку (произносится и слышится одинаково), графическому признаку (изображение с использованием красного и белого цветов), а также по семантическому признаку, поскольку в обоих словесных обозначениях предполагается оказание услуги по быстрой доставке роллов на дом.

В соответствии с сложившейся судебной практикой угроза смешения имеет место тогда, когда один товарный знак воспринимается за другой, либо если потребитель понимает, что товарные знаки различны, однако полагает, что они принадлежат одному и тому же лицу (предприятию). Такая угроза зависит от различных обстоятельств, в том числе от оценки однородности обозначенных товарным знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков.

Учитывая изложенное и на основании части 6.1 статьи 268, пункта 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции считает необходимым решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 мая 2018 года по делу N А65-7579/2018 отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требования в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины распределены в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 266-271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 мая 2018 года по делу N А65-7579/2018 отменить, принять новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить.

Запретить Индивидуальному предпринимателю Нигматуллину Ильхаму Зуфаровичу, г.Казань, (ОГРНИП 317169000109490, ИНН 166100360908) незаконное использование товарного знака "Автосуши", зарегистрированного на имя Индивидуального предпринимателя Бурганова Максима Шавкатовича, г.Нижний Новгород, (ОГРНИП 309526325100017, ИНН 526207206781) для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 451427.

Обязать Индивидуального предпринимателя Нигматуллина Ильхама Зуфаровича, г.Казань, (ОГРНИП 317169000109490, ИНН 166100360908) демонтировать за свой счет находящуюся в его владении рекламную информационную вывеску с изображением словесного обозначения "Автосуши имбирь", на входной двери в помещение кафе, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 20, в течение 30 календарных дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

Обязать Индивидуального предпринимателя Нигматуллина Ильхама Зуфаровича, г.Казань, (ОГРНИП 317169000109490, ИНН 166100360908) уничтожить все рекламные буклеты, изображение меню, мебель, корпоративную одежду сотрудников кафе, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 20, а также удалить изображение товарного знака "Автосуши" с главной страницы сайта имбирьимбирь.рф, а также сайта imbirimbir.ru, со стены страницы в социальной сети "Вконтакте" (http://vk.com/avtosuslii), со стены страницы в Инстаграм (http://www. instagram.com/imbir_kzn/), в течение 30 календарных дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Нигматуллина Ильхама Зуфаровича, г.Казань, (ОГРНИП 317169000109490, ИНН 166100360908) в пользу Индивидуального предпринимателя Бурганова Максима Шавкатовича, г.Нижний Новгород, (ОГРНИП 309526325100017, ИНН 526207206781) 607 917 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 19 795 рублей расходов по оплате нотариальных услуг по обеспечению доказательств, 27 159 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

С.Ш. Романенко

Судьи

Е.М. Балакирева Н.Ю. Пышкина