Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2019 г. N 11АП-18957/18

г.Самара

21 января 2019 г.

Дело N А55-14135/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 января 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Балакиревой Е.М. и Николаевой С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Урал-НП" на решение Арбитражного суда Самарской области от 16 октября 2018 года по делу N А55-14135/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Уралнефтепродукт" (ОГРН 1027402893418, ИНН 7453011758) к обществу с ограниченной ответственностью "Урал-НП" (ОГРН 1156313075050, ИНН 6316215035) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и обязании демонтировать или удалить иным способом товарные знаки и элементы фирменного стиля ПАО "Лукойл", третье лицо - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл" и иску общества с ограниченной ответственностью "Урал-НП" к обществу с ограниченной ответственностью "Лукойл-Уралнефтепродукт" о признании заключенным договора коммерческой субконцессии и взыскании убытков, принятое судьей Шехмаметьевой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сергеевым А.Ю.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Беднякова Э.А. - представитель (доверенность N 101/19-Ю от 01.01.2019);

от ответчика: Усик Е.В. - представитель (доверенность от 06.10.2017),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Уралнефтепродукт" (далее ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Урал-НП" (далее ООО "Урал-НП", ответчик):

I. Об обязании ответчика прекратить нарушения исключительных прав ПАО "Лукойл" путем демонтажа или удаления иным способом

- с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса:

1) товарного знака "ЛУКЙЛ" с фронтального и бокового фризов навеса над топливо-раздаточными колонками, информационной стелы, с флагов, закрепленных на трех флагштоках;

2) товарного знака "ЛУКОЙЛ" со всех информационных материалов, закрепленных на здании операторной;

3) товарного знака с информационной стелы, со всех информационных материалов, закрепленных на здании операторной;

4) товарного знака с информационной стелы;

5) К-образного фриза навеса АЗС, обозначений в виде красных стрелок на белом фоне " " с боковых фризов навеса над топливо-раздаточными колонками и обозначений в виде белой полосы с фриза навеса красного цвета над топливо-раздаточными колонками;

- с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск- Димитровград-Самара 51 км +150 м:

1) товарных знаков ЛУКЙЛ,, с информационной стелы.

II. Взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 956789 руб. и судебных расходов по государственной пошлине в размере 28136 руб.

Определением от 30.05.2018 исковое заявление принято к производству суда. Делу присвоен номер А55-14135/2018.

Этим же определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл" (далее ПАО "НК "Лукойл", третье лицо).

Истец подал заявление об уточнении предмета иска и просил обязать ответчика демонтировать или удалить иным способом товарные знаки и элементы фирменного стиля ПАО "ЛУКОЙЛ" со всех объектов и предметов внешнего оформления АЗС, в том числе:

- с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса:

- товарные знаки и обозначения - ЛУКЙЛ, ЛУКОЙЛ,,,, ;

- элементы фирменного стиля в виде К-обр зного фриз, белой полосы "------" и кр сных стрелок " ";

- с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м:

- товарные знаки и обозначения - ЛУКЙЛ, и,

а также взыскать с ответчика в пользу истца 956789 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков, определенной в порядке, установленном пунктом 11.6 договора коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017, и судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 28136 руб.

Заявление об уточнении предмета иска принято судом первой инстанции в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 23.07.2018.

ООО "Урал-НП" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" о признании заключенным договор коммерческой субконцессии в отношении АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и АЗС по адресу: Самарская область Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димтрогвград-Самара, 51 км + 150 м с 05.07.2017 аналогично заключенному договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017, а также о взыскании с ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" убытков в размере 7514820 руб., в том числе: 4102211 руб. - заплаченные за период с июля 2017 года по февраль 2018 года по выставленным счетам плату за использование товарных знаков на указанных заправках; 2455820 руб. - плата по договорам с ООО "АЗС-Ребрендинг" на инфомационное обновление указанных АЗС, 956789 руб. - взыскиваемый ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" штраф за пользование товарным знаком.

Определением от 31.07.2018 исковое заявление ООО "Урал-НП" принято к производству суда. Делу присвоен номер А55-20062/2018.

Определением суда от 02.08.2018 по делу N А55-14135/2018 объединены в одно производство дело N А55-14135/2018 и дело N А55-20062/2018 для их совместного рассмотрения.

ООО "Урал-НП" подало заявление об уточнении предмета иска в части взыскания убытков и просило взыскать с ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" убытки в размере 7867585 руб. 31 коп., в том числе: 1098351 руб. - оплата по претензиям за незаконное использование товарного знака по двум АЗС, и претензиям за незаконное использование товарных знаков по шести АЗС, 956789 руб. - взыскиваемая ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" по настоящему делу компенсация за незаконное использование товарных знаков на двух АЗС, 2455820 руб. - плата по договорам с ООО "АЗС-Ребрендинг" N РБ-6454 от 31.08.2016 и N РБ-6498 от 15.11.2016 на имеджево-инфомационное оформление АЗС, расположенной на пересечении проспектов Карла Маркса и Кировап, вблизи дома N 255, и изготовление и установку информационной стелы на АЗС по адресу: Самарская область Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димтрогвград-Самара, 51 км + 150 м, 1655065 руб. 31 коп. - оплата задолженности за третье лицо - ООО "Глобус", по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713К-04 от 04.08.2015 (соглашение о переводе долга от 08.07.2016 N 16UN-40453К-04), 1701560 руб. - оплата задолженности за третье лицо - ООО "Глобус", по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713К-04 от 04.08.2015 (соглашение о переводе долга от 03.07.2016 N 16UN-57254Е-35).

Заявление ООО "Урал-НП" об уточнении предмета иска принято судом первой инстанции в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 09.10.2018.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.10.2018 исковые требования ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" удовлетворены. Суд первой инстанции обязал ООО "Урал-НП" демонтировать или удалить иным способом товарные знаки и элементы фирменного стиля ПАО "Лукойл" со всех объектов и предметов внешнего оформления АЗС, в том числе: с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса:

- товарные знаки и обозначения - ЛУКЙЛ, ЛУКОЙЛ,,,, ;

- элементы фирменного стиля в виде К-обр зного фриз, белой полосы "------" и кр сных стрелок " ";

с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитрвград-Самара, 51 км+150 м:

- товарные знаки и обозначения - ЛУКЙЛ, и, взыскал с ООО "Урал-НП" в пользу ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" 428394 руб. 50 руб. компенсации, а также 15911 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части требования ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" оставлены без удовлетворения.

Исковые требования ООО "Урал-НП" оставлены без удовлетворения.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец является вторичным правообладателем принадлежащих ПАО "НК "Лукойл" товарных знаков на основании договора коммерческой концессии N 200-0239 от 22.03.2000 и дополнительных соглашений к нему от 10.11.2009 и 16.02.2015.

Суд установил, что материалами дела и фотографиями АЗС, приобщенными истцом, подтверждается, что ответчик пользовался товарными знаками, о которых было изначально заявлено истцом в иске, на АЗС, расположенных по адресам: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса и Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м. Указанные АЗС не предусмотрены договором коммерческой субконцессии N 17UN-57423K-35 от 05.07.2017, и пришел к выводу, что использование товарных знаков на них является нарушением условий договора коммерческой субконцессии и требования истца о демонтаже товарных знаков с АЗС ответчика, являются законными.

Суд первой инстанции исходил из того, что истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в двукратном размере стоимости права их использования - 1056789 руб., в том числе: 657271 руб. - за использование товарных знаков на АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса; 399518 руб. - за использование товарных знаков на АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м. Расчет компенсации произведен исходя из базовых ставок для расчета суммарного годового размера вознаграждения, установленных договором коммерческой субконцессии N 17UN-57423K-35 от 05.07.2017 - 357000 руб. и 217000 руб.

Суд первой инстанции, исходя из того, что ответчиком заявлено ходатайство о снижении заявленного к взысканию размера компенсации в связи с ее чрезмерностью, и руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 Постановления от 13.12.2016 N 28-П, учитывая длительный переговорный процесс между сторонами относительно заключения договора коммерческой субконцессии в отношении двух спорных АЗС, отсутствие у истца убытков, несение ответчиком значительных расходов для удовлетворения требований истца к внешнему виду АЗС, счел возможным снизить размер компенсации до однократного размера стоимости использования товарных знаков, из расчета 1056789 руб./2 - 100000 руб., уплаченные ответчиком платежным поручением N 530 от 15.03.2018, что составляет - 428394 руб. 50 коп.

Суд первой инстанции признал исковые требования ООО "Урал-НП" к ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" о признании заключенным договора коммерческой субконцессии с 05.07.2017 и взыскании убытков в размере 7867585 руб. 31 коп. не подлежащими удовлетворению.

Суд первой инстанции исходил из того, что правовым основанием заявленных требований ООО "Урал-НП" указало нормы статьи 1222.1, пункта 4 статьи 445, статей 432, 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Поэтому суд признал ссылку на указанные нормы несостоятельной.

Суд исходил из того, что срок договора коммерческой субконцессии N 17UN-57423K-35 от 05.07.2017, заключенный между истцом и ответчиком, ограничен 31.03.2018. ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" 28.12.2017 известило ООО "Урал-НП" о решении не заключать договор коммерческой субконцессии на новый срок в связи с неоднократным нарушением его условий со стороны ответчика.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьей 1035 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что, исходя из буквального толкования, данная статья с учетом положений статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, не предусматривает возможности заключения договора коммерческой концессии в принудительном порядке, доказательств заключения договора с другим лицом материалы дела не содержат. Каких-либо иных оснований для понуждения ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" заключить с ООО "Урал-НП" договор коммерческой концессии в материалы дела не представлено.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что предъявленная к взысканию сумма убытков в размере 4454976 руб. 31 коп. не является убытками, находящимися в причинно-следственной связи с виновными действиями истца, поскольку она были выплачены ответчиком за использование товарных знаков в период действия договора коммерческой субконцессии, за незаконное использование товарных знаков на АЗС, не предусмотренных договором коммерческой субконцессии, за недостачи, выявленные по договору комиссии, за третье лицо на основании самостоятельно принятого ответчиком решения по соответствующим соглашениям о переводе долга.

Суд установил, что заявленные ответчиком убытки в размере 2455820 руб. являются выплатами, сделанными ответчиком по договорам N РБ-6454 от 31.08.2016 и N РБ-6498 от 15.11.2016. Договоры были заключены между ООО "Урал-НП" и ООО "АЗС-Ребрендинг" для имиджево-информационного оформления АЗС, расположенных по следующим адресам: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, также в соответствии с принятыми ответчиком на себя обязательствами в рамках указанных договоров. Данные АЗС были оформлены в стиле "Лукойл" несмотря на то, что они не были включены в перечень объектов, на которых разрешено использование товарных знаков. Заявленные ответчиком убытки в размере 956789 руб. являются компенсацией за незаконное использование товарных знаков на АЗС, не предусмотренных договором коммерческой субконцессии N 7UN-57423K-35 от 05.07.2017, и также не находятся в прямой причинно-следственной связи с виновными действиями истца.

Суд первой инстанции, исходя из того, что применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков возможно при доказанности совокупности нескольких условий: противоправности действий причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями и возникшими убытками, наличия и размера понесенных убытков и недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения исковых требований, пришел к выводу, что ответчиком не представлены надлежащие доказательства, свидетельствующие о причинении истцом убытков.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить и удовлетворить его исковые требования в полном объеме, а именно: признать заключенным договор коммерческой субконцессии между ООО "Урал-НП" и ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" с 05.07.2017 аналогично заключенному договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423K-35 от 05.07.2017, взыскать с ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" убытки в размере 7355101 руб. 81 коп., госпошлину в размере 60574 руб., а в удовлетворении исковых требований ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" отказать в полном объеме.

ООО "Урал-НП" считает, что судом первой инстанции неверно поставлены в зависимость от прекращения действия имеющегося договора коммерческой субконцессии N 17UN-57423K-35 от 05.07.2017 его требования о признании договора коммерческой субконцессии по двум спорным АЗС заключенным с 05.07.2017, поскольку в своем заявлении оно описывало действия, предшествующие заключению договора коммерческой субконцессии по 8 АЗС, а именно: приобретение у ООО "Глобус" шести автозаправочных станций с исключительным правом ПАО "НК "Лукойл" по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713K-04 от 04.08.2015, наличие у ООО "Глобус" перед ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" задолженности в размере 1655065 руб. 31 коп., наличие договоренности с ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" о дальнейшем строительстве новых АЗС под брендом "Лукойл" с последующим их включением в договор коммерческой субконцессии АЗС на пр.Карла Маркса, и АЗС по адресу: Самарская обл., Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км+150 м., в соответствии с предложением ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" для оставления бренда "Лукойл" с целью сотрудничества подписание 08.07.2016 Соглашения о переводе долга N 16UN-40543K-04, в соответствии с которым принято на себя обязательство погасить чужую задолженность по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713K-04 от 04.08.2015 в сумме 1655065 руб. 31 коп. Оплата была произведена в полном объеме. Однако 05.07.2017 был заключен договор коммерческой субконцессии N 17UN-57423K-35 только по шести АЗС, ранее которыми пользовался ООО "Глобус". Две АЗС по проспекту Карла-Маркса в г.Самара и по адресу: Самарская обл. Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м не были включены в данный договор.

Ответчик исходит из того, что при наличии заключенного договора комиссии по указанным двум АЗС и продаже топлива ПАО "НК "Лукойл", с ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" договор коммерческой субконцессии по указанным АЗС не подписан. Причина не подписания договора не ясна, так как ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" уклонялся от заключения договора, отвечая отрицательно на все письма.

Ответчик считает, что факт принятых на себя обязательств ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" по заключению договора коммерческой субконцессии в отношении АЗС, расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км. +150 м., подтверждается согласованным им письмом N 41 от 25.08.2016 о заключении договора коммерческой субконцессии с договором комиссии по объекту, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, его письмом N ФМ-140/5-У от 12.01.2017 о том, что на согласовании предоставления права пользования товарными знаками ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" находятся 8 АЗС, письмом ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" N ФМ-1106/2-У от 17.02.2017 о том, что на согласовании предоставления права пользования товарными знаками ПАО "НК "Лукойл" находятся 2 АЗС, расположенные по указанным адресам.

Ответчик считает, что компания "Лукойл" всеми своими действиями сама требовала наличие на принадлежащих ему АЗС всех своих товарных знаков, соответствие АЗС бренду в полном объеме согласно корпоративным требованиям и правилам ПАО "НК "ЛУКОЙЛ".

Ответчик также считает, что указанный факт подтверждается договором комиссии N 16U1M-47137M-04 от 03.11.2016, заключенным с ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" на АЗС, расположенные по адресам: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса и Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км, +150 м, в соответствии с которым он (Комиссионер) обязуется по поручению ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" (Комитента) за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Комитента, сделки розничной продажи наливных нефтепродуктов (моторного топлива), принадлежащих Комитенту на праве собственности или находящихся в ином законном владении Комитента; совершать действия по отпуску (передаче) моторного топлива потребителям, по предъявлении топливных карт (отпуск по топливным картам), а также письмом ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" N ФМ-6359-У от 30.08.2017 "О предоставлении эскизов" 8 АЗС, которые находятся на согласовании предоставления права пользования товарными знаками, в том числе АЗС по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса и Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км, +150 м.

Ответчик считает, что, показывая заинтересованность в заключении договора субконцессии, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" намеренно затягивал заключение договора для выставления претензий на взимание компенсации за незаконное использование товарных знаков. В каждом письме на протяжении более года ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" писало, что договор находится на согласовании, однако так его и не заключило.

Ответчик считает, что, ставя в зависимость рассмотрение требований по признанию договора заключенным по двум АЗС в период с 05.07.2017 по 31.03.2018 от прекращения заключенного ранее договора 31.03.2018 года, суд лишает его требования всякого смысла, так как требования о признании договора коммерческой субконцессии заключенным на определенный период включают в себя требования о взыскании убытков за период с 05.07.2017 по 31.03.2018 по незаключенному договору (признанию его заключенным), а так же требования со стороны ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" о взыскании штрафных санкций за пользование товарным знаком. Ответчик исходит из того, что не просит заключить договор коммерческой субконцессии по двум АЗС в настоящее время, в связи с чем доводы суда о нежелании заключать ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" договор на новый срок не могут быть применимы в данной ситуации.

Ответчик, руководствуясь статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, считает, что согласие ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" на заключение договора было получено 25.08.2016 и подтверждено последующими его письмами. При этом ответчик исходит из того, что в соответствии со статьей 1222.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении договора, применяется право, подлежащее применению к договору, а если договор не был заключен, применяется право, которое применялось бы к договору, если бы он был заключен.

Ответчик, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции", считает, что допускается принуждение субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке, в случае если он необоснованно уклоняется от заключения договора и у него имеется экономическая и технологическая возможность заключить такой договор.

Ответчик считает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, он имеет право требовать заключения договора, и ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", необоснованно уклоняющееся от заключения договора, должно возместить причиненные этим убытки.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу с доводами, изложенными в апелляционной жалобе, не согласился и просил оставить ее без удовлетворения. В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, поддержал.

Третье лицо в отзыве на апелляционную жалобу с доводами, изложенными в жалобе, не согласилось и просило оставить ее без удовлетворения. Третье лицо в судебное заседание не явилось. О времени и месте судебного заседания третье лицо извещено надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзывах истца и третьего лица на апелляционную жалобу, выступлениях присутствующих в судебном заседании представителей сторон, арбитражный апелляционный суд установил.

Открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" (ныне ПАО "НК "Лукойл") 22.03.2000 заключен с обществом с ограниченной ответственностью "Лукойл-Челябинскнефтепродукт" (ныне ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт") договор коммерческой концессии N 200-0239.

Открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" (ныне ПАО "НК "Лукойл") и ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт") 16.02.2015 заключено дополнительное соглашение N 00101880009/200-0239.0001 к договору коммерческой концессии N 200-0239 от 22.03.2000.

Указанным дополнительным соглашением договор изложен в новой редакции, согласно которой открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл" (ныне ПАО "НК "Лукойл") предоставило ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" в соответствии с условиями данного договора и на срок его действия за вознаграждение право использовать комплекс исключительных прав в предпринимательской деятельности по реализации моторного топлива, нетопливных товаров, работ и услуг.

В соответствии с пунктом 2.1 договора комплекс исключительных прав, предоставленных в пользование ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", включает следующие исключительные права:

- исключительные права открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Лукойл" (ныне ПАО "НК "Лукойл") на товарные знаки, предназначенные для индивидуализации (обозначения) продукции, товаров и услуг, выполненные в соответствии со свидетельствами:

N N 141747 и 141748 "ЛУКОЙЛ" с приоритетом от 20.07.1995, N 164551 "ЛУКЙЛ" с приоритетом от 06.02.1998 в отношении товаров и услуг 1-42 классов МКТУ;

N N 357950 и 356647 с приоритетом от 06.03.2008 в отношении товаров и услуг 35, 37, 43 МКТУ.

Право использования товарных знаков по свидетельствам N N 141747 и 141748 передано для обозначения товаров 4 класса МКТУ - топлива (в том числе моторные бензины); газы и спирты, включенные в 4 класс; нефть, в том числе переработанная, услуг 37 класса МКТУ - мойка и заправка транспортных средств, услуг 39 класса МКТУ - хранение товаров, и услуг 42 класса МКТУ - рестораны; кафе; услуги по реализации товаров.

Право использования товарных знаков по свидетельству N 164551 передано для обозначения товаров 4 класса МКТУ - топлива (в том числе моторные бензины); газы, включая нефтяной газ, топливный газ (топливо газообразное); генераторные газы; отвержденные газы (топливо); спирт (топливо); нефть, в том числе переработанная, услуг 37 класса МКТУ - станции автозаправочные; услуг 42 класса МКТУ - рестораны; кафе; услуги по реализации товаров.

Право использования товарных знаков по свидетельствам N N 357950 и 356647 передано для обозначения услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуг 37 класса МКТУ - мытье автомобилей, мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания транспортных средств, услуг 43 класса - гостиницы; закусочные; кафе, кафетерии;

- исключительное право на сборник "Фирменный стиль ОАО "Лукойл", являющийся произведением графики и дизайна, и на Рекомендации по применению новой концепции АЗК "Лукойл", являющиеся объектами авторского права в соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" и ООО "Урал-НП" заключен договор коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017, согласно которому ответчику предоставлено в соответствии с условиями договора и на срок его действия за вознаграждение право использовать комплекс исключительных прав в предпринимательской деятельности по реализации моторного топлива, нетопливных товаров, также работ и услуг.

В соответствии с пунктом 1 договора в состав комплекса исключительных прав входят: исключительные права ПАО "НК "Лукойл" на товарные знаки, выполненные в соответствии со свидетельствами N N 141747 и 141748 с приоритетом от 20.07.1995, свидетельством N 164551 с приоритетом от 06.02.1998, выданными Роспатентом для их использования правообладателем в целях обозначения товаров и услуг 1-42 классов МКТУ; свидетельствами N N 357950 и 356647 с приоритетом от 06.03.2008, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знака для их использования в отношении товаров и услуг 35, 37, 43 МКТУ, фирменный стиль -сборник "Фирменный стиль ОАО "Лукойл", являющийся произведением графики и дизайна, исключительные права на который принадлежат ПАО "НК "Лукойл", Рекомендации по применению новой концепции АЗК "Лукойл" - корпоративные требования и правила для АЗС организаций Группы "Лукойл": "Дизайн и элементы стиля. Интерьер" и Корпоративные правила и требования для АЗС организаций Группы "Лукойл": "Технологии. Оборудование. Материалы. Интерьер".

Согласно пункту 2.1.1 договора товарные знаки, входящие в комплекс исключительные прав, могут использоваться для обозначения товаров и услуг, указанных в данном пункте.

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что комплекс исключительных прав может использоваться ООО "Урал-НП" на принадлежащих ему на праве собственности АЗК или находящихся в ином законном владении, поименованных в Приложении 1 к договору.

Согласно Приложению 1 к договору в перечень АЗК, на которых разрешено ООО "Урал-НП" использование комплекса исключительных прав в соответствии с пунктом 2.2 указанного договора включены: 1. АЗС по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с.Хворостянка, ул.Саморокаво, 2. АЗС по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т.Безенчук, ул.Октябрьская, д.1а, 3. АЗС по адресу: Самарская область, Пестравский район, с.Марьевка, ул.Ново-Хуторская, д.1В, 4. АЗС по адресу: Самарская область, Кошкинский район, пос.Новая Жизнь, ул.Шоссейная, д.19, 5. АЗС по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, ул.22 Партсъезда, 49, корпус 1, 6. АЗС по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, Медгородок.

Пунктом 11.6 договора коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017 установлено, что в случае выявления фактов использования вторичным пользователем - ООО "Урал-НП", товарных знаков, входящих в состав комплекс исключительных прав, и/или обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, на иных объектах, кроме АЗК предусмотренных пунктом 2.2 договора вторичный пользователь - ООО "Урал-НП" обязан выплатить истцу штраф в двукратном размере суммы вознаграждения, установленного договором, а также в течение 7 календарных дней с даты получения уведомления о нарушении договора обеспечить демонтаж или удаление иным способом всех изображений, содержащих обозначения указанных товарных знаков или обозначений, сходных до степени смешения с ними, установленных на территории иных объектов, не предусмотренных пунктом 2.2 договора.

Согласно пункту 11.6 договора в случае, если изображения товарных знаков, входящих в состав комплекс исключительных прав, и/или обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, не будут демонтированы или иным образом удалены по истечении 7-дневного срока, вторичный пользователь - ООО "Урал-НП", обязан выплатить истцу компенсацию за незаконное использование указанных товарных знаков в двукратном размере суммы вознаграждения.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, им без разрешения истца использовались товарные знаки, принадлежащие ПАО "НК "Лукойл", пользователем которых является истец в соответствии с договор коммерческой концессии N 200-0239 от 22.03.2000, на двух АЗС по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, не включенных в перечень АЗК, на которых ответчику разрешено использование комплекса исключительных прав в соответствии с пунктом 2.2 договора коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017, заключенного сторонами.

Истец направил ответчику предарбитражное уведомление N АН-981-У от 06.02.2018 с требованием в срок не позднее 10 дней с момента получения уведомления исполнить претензию с требованием представить проект реконструкции АЗС, расположенных по адресам: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, и выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 820899 руб.

Ответчик платежным поручением N 530 от 15.03.2018 уплатил истцу компенсацию за незаконное использование исключительных прав на АЗС в размере 100000 руб.

Истцом направлена ответчику претензия N АМ-2664-У от 04.04.2018 с требованием в срок не позднее 7 дней с даты получения претензии обеспечить демонтаж или удаление иным образом всех изображений, содержащих обозначение товарных знаков и элементов фирменного стиля ПАО "НК "Лукойл" на АЗС, расположенных по адресам: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, и выплатить компенсацию за их незаконное использование в размере 235890 руб.

Истец обр тился в суд с требов нием обяз ть ответчик демонтиров ть или уд лить иным способом тов рные зн ки и элементы фирменного стиля ПАО "ЛУКОЙЛ" со всех объектов и предметов внешнего оформления АЗС по дресу: С м рск я обл сть, г. С м р, Кировский р йон, проспект К рл М ркс, именно тов рных зн ков и обозн чений - ЛУКЙЛ, ЛУКОЙЛ,,,,, т кже элементов фирменного стиля в виде К-обр зного фриз, белой полосы "------" и кр сных стрелок " ", с АЗС по дресу: С м рск я обл сть, Кр сноярский р йон, втодорог С р нск-Сурское-Ульяновск-Димитровгр д-С м р, 51 км + 150 м, именно тов рных зн ков и обозн чений - ЛУКЙЛ, и, и взыск нии с ответчик 956789 руб. компенс ции, з нез конное использов ние тов рных зн ков, предусмотренной пунктом 11.6 договор коммерческой субконцессии N17UN-57423К-35 от 05.07.2017.

Ответчик также обратился в суд с требованием о признании заключенным договор коммерческой субконцессии в отношении АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и АЗС по адресу: Самарская область Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м с 05.07.2017 аналогично заключенному договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017, и взыскании с истца убытков в размере 7867585 руб. 31 коп., в том числе: 1098351 руб. - оплата по претензиям за незаконное использование товарного знака по двум АЗС, и претензиям за незаконное использование товарных знаков по шести АЗС, 956789 руб. - взыскиваемая ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" по настоящему делу компенсация за незаконное использование товарных знаков на двух АЗС, 2455820 руб. - плата по договорам с ООО "АЗС-Ребрендинг" N РБ-6454 от 31.08.2016 и N РБ-6498 от 15.11.2016 на имеджево-информационное оформление АЗС, расположенной на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова, вблизи дома N 255, и изготовление и установку информационной стелы на АЗС по адресу: Самарская область Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, 1655065 руб. 31 коп. - оплата задолженности за третье лицо - ООО "Глобус", по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713К-04 от 04.08.2015 (соглашение о переводе долга от 08.07.2016 N 16UN-40453К-04), 1701560 руб. - оплата задолженности за третье лицо - ООО "Глобус", по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713К-04 от 04.08.2015 (соглашение о переводе долга от 03.07.2016 N 16UN-57254Е-35).

Требование ответчика, основанные на статье 1222.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, о признании заключенным договор коммерческой субконцессии в отношении АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, с 05.07.2017 аналогично заключенному договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017 суд считает не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1222.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении договора, применяется право, подлежащее применению к договору, а если договор не был заключен, применяется право, которое применялось бы к договору, если бы он был заключен.

Согласно пункту 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагаются:

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;

2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.

Ответчик доказательства недобросовестности истца при ведении переговоров о заключении субконцессионного договора в отношении восьми АЗС, принадлежащих ответчику, не представил.

Как следует из материалов дела, в том числе из писем истца, ответчик как до, так и после заключения договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017 условия заключения договора, предъявляемые всем лицам, желающим заключить подобные договоры, не исполнил, как в отношении шести АЗС, входящих в перечень, приложенный к указанному договору, так и в отношении АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м. Об этом свидетельствует письмо истца N ФМ-6359-У от 30.08.2017, факты использования товарных знаков ПАО "НК "Лукойл" в отношении шести АЗС до заключения указанного договора коммерческой субконцессии, а также в отношении двух указанных АЗС без договора.

Требования ответчика о взыскании убытков также являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Добровольно уплаченная ответчиком истцу сумма 1098351 руб. за незаконное использование товарных знаков по двум АЗС, не вошедшим в перечень, приложенный к договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017 и незаконное использование товарных знаков по шести АЗС до заключения указанного договора, не является убытками ответчика, поскольку является результатом его противоправного поведения.

Взыскиваемая истцом по настоящему делу сумма - 956789 руб. в качестве компенсация за незаконное использование товарных знаков на двух АЗС также не является убытками ответчика по указанным основаниям.

Плата по договорам с ООО "АЗС-Ребрендинг" N РБ-6454 от 31.08.2016 и N РБ-6498 от 15.11.2016 на имеджево-инфомационное оформление АЗС, расположенной на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова, вблизи дома N 255, и изготовление и установку информационной стелы на АЗС по адресу: Самарская область Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, в размере 2455820 руб., является исполнением условий указанных договоров, заключенных самим ответчиком, при отсутствии доказательств заключения этих договоров в результате противоправного поведения истца.

Оплата задолженности за третье лицо - ООО "Глобус", по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713К-04 от 04.08.2015 (соглашение о переводе долга от 08.07.2016 N 16UN-40453К-04), 1701560 руб. - оплата задолженности за третье лицо - ООО "Глобус", по договору коммерческой субконцессии N 15UN-20713К-04 от 04.08.2015 (соглашение о переводе долга от 03.07.2016 N 16UN-57254Е-35) в размере 1655065 руб. 31 коп. также не является убытками, поскольку указанные соглашения являются возмездными и в результате их заключения ответчик получил право требования к первоначальному должнику - ООО "Глобус".

Принимая во внимание, что ответчик нарушил условия договора коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017, разместив без разрешения истца товарные знаки, принадлежащие ПАО "НК "Лукойл", входящие в комплекс исключительных прав, переданных ответчику по указанному договору, на двух АЗС по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, не включенных в перечень АЗК, на которых ответчику разрешено использование комплекса исключительных прав в соответствии с пунктом 2.2 договора, требование истца о демонтаже обозначений товарных знаков добровольно не исполнил, а также учитывая, что ответственность за указанное нарушение условий договора, установлена пунктом 11.6 договора, суд считает требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство ответчика, снизил размер компенсации за неисполнение обязанности по демонтажу незаконно размещенных товарных знаков, принадлежащих ПАО "НК "Лукойл", входящих в комплекс исключительных прав, переданных ответчику по договору коммерческой субконцессии N 17UN-57423К-35 от 05.07.2017 на двух АЗС по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, и адресу: Самарская область, Красноярский район, автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км + 150 м, не включенных в перечень АЗК, на которых ответчику разрешено их использование, до однократного размера вознаграждения, предусмотренного договором.

Принимая во внимание, что в указанной части решение суда первой инстанции не обжалуется ни истцом, ни ответчиком, а также, учитывая, что в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, арбитражный апелляционный суд считает, что основания для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части отсутствуют.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с нормами материального и процессуального права и основания для его отмены отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 16 октября 2018 года по делу N А55-14135/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Урал-НП" - без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе отнести на заявителя жалобы.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам, через Арбитражный суд Самарской области.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

Е.М.Балакирева С.Ю.Николаева