Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2019 г. N 10АП-19924/18

г. Москва

31 января 2019 г.

Дело N А41-9322/17

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 января 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.

судей: Немчиновой М.А., Пивоваровой Л.В.

при ведении протокола судебного заседания Малофеевой Ю.В.,

при участии в судебном заседании:

от истца ООО "Мартика" (ИНН 2224118330, ОГРН 1072224021099) - Филиппова И.А. представитель по доверенности от 29.12.16 г.;

от ответчика ООО "М-Пластика" - Кузнецов К.И. представитель по доверенности от 05.01.18 г.

от третьего лица ООО "КОНВЕНТ" - представитель не явился, извещен.рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мартика"

на решение Арбитражного суда Московской области от 18 сентября 2018 года по делу N А41-9322/17 принятое судьей М.В. Зинуровой,

по исковому заявлению ООО "Мартика" к ООО "М-Пластика" - о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Мартика" (далее - ООО "Мартика") обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью "М-Пластика" (далее- ООО "М-Пластика") с требованиями- запретить ООО "М-Пластика" производство, предложение к продаже, рекламу, в том числе на интернет-сайтах http://mplastika.ru/ и http://ideahome.ru, продажу и иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей товаров -баков с крышкой объемом 20 л, 40л, 60л и 80 л, в которых использован промышленный образец по патенту N 84062;

- взыскать с ООО "М-Пластика" (ОГРН 1027739607664; ИНН 7728169189), в пользу ООО "Мартика" (О ИНН 2224118330, ОГРН 1072224021099) компенсацию на незаконное использование патента на промышленный образец N 84062 сумму в размере 2 400000,00 руб.;

- обязать ООО "М-Пластика" в течение 30-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу изъять из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за свой счет товары баки с крышкой объемом 20 л., 40 л., 60 л. и 80 л., в которых использован патент на промышленный образец N 84062; - обязать ООО "М-Пластика" в течение 30-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу уничтожить оборудование (прессформы), на которых изготовлены товары - баки с крышкой объемом 20 л., 40 л., 60 л. и 80 л., в которых использован патент на промышленный образец N 84062

Решением Арбитражного суда Московской области от 18 сентября 2018 года по делу N А41-9322/17 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "Мартика" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как указал истец, ООО "МАРТИКА" является обладателем исключительного права на патент на промышленный образец РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом), фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия)" с датой приоритета - 16.01.2012 г.

Согласно полученного патента, срок действия исключительного права на промышленный образец истекает 16.01.2027 г.

Промышленный образец "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом), фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия)" является художественно-конструкторским решением изделия промышленного производства, а именно фляги, определяющим его внешний вид. То есть, промышленный образец "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом), фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия)" по патенту N 84062 отвечает условиям патентоспособности и подлежит правовой охране.

Таким образом, с 16.01.2012 г. любое использование кем-либо запатентованного ООО "Мартика" промышленного образца без наличия соглашения с патентообладателем является нарушением прав интеллектуальной собственности, принадлежащей правообладателю.

Истец, являясь обладателем исключительных имущественных прав на дизайн фляги и патентообладателем патента на промышленный образец N 84062, производит фляги "Гранде" в модификациях 20 л, 30 л, 40л, 50л, 60л, 80л, 10л и реализует их юридическим лицам.

Для рекламы и представления продукции потребителям ООО "МАРТИКА" разместил информацию об указанной продукции на своем интернет-сайте http://www.martika-home.ru.

В январе 2016 года ООО "Мартика" установило, что коммерческая организация ООО "М-Пластика" незаконно использует промышленный образец N 84062, исключительное право на который принадлежит ООО "Мартика", при производстве аналогичного товара - баков с крышкой 20 л и 80 л.

Информация о контрафактных товарах - баков с крышкой 20 л и 80 л была размещена на интернет сайтах http://mplastika.ru/ и http://idea-home.ru, администратором которых по данным сервиса WHOIS (Приложение 6), является ООО "М-Пластика". В целях подтверждения незаконного использования в коммерческой деятельности ООО "М-Пластика" промышленного образца, защищенного патентом N 84062, представителями ООО "Мартика" произведена закупка товара - баков с крышкой объемом 20 и 80 литров у ООО "КОНВЕНТ".

Закупка произведена путем заключения договора N 002919 от 15 февраля 2016 года между ООО "КОНВЕНТ" и ООО "МАРТИКА". По указанному Договору ООО "КОНВЕНТ" поставил ООО "МАРТИКА" товар: бак 80 л с крышкой (белый) в количестве 3-х штук на сумму 2619 руб. и бак 20 л с крышкой (белый) в количестве 3-х штук на сумму 930 руб., что подтверждается счет-фактурой N 2919 от 15 февраля 2016 года, товарной накладной N KT00-002919 от 15.02.2016. ООО "Мартика" оплатило сумму в размере 3549,00 руб. за поставленный товар в количестве 6 штук баков по платежному поручению N 355 от 09.02.2016 г.

Согласно этикеткам на приобретенных баках 20л (Арт: М6002) и бак 80 л. (Арт. М 6005) их изготовителем является ООО "М-Пластика".

На приобретенный товар реализатором представлена копия Сертификата соответствия от 05.08.2015 г. и Декларация о соответствии таможенного союза от 05.08.2015 г. Аналогичные документы размещены на интернет сайте производителя http://mplastika.ru/ ООО "М-Пластика".

Исследование приобретенного товара по перечню существенных признаков, указанных в патенте на промышленный образец N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом), фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия)", и изображениях промышленного образца позволило сделать вывод о том, что товары производства ООО "М-Пластика" содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)", фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия).

Как указал истец, данные обстоятельства свидетельствуют о незаконном использовании принадлежащих ООО "Мартика" результатов интеллектуальной собственности в производственной деятельности ООО "М-Пластика".

В целях компетентного подтверждения факта нарушения патентных прав, ООО "Мартика" заключило с ООО "Центр патентных судебных экспертиз" Договор N 28-02_16 от 02.08.16 г. о проведении исследования и подготовке экспертное заключения, по результатам которого составлено заключение экспертом Ермаковой Е.А. Таким образом, в отношении товаров, произведенных ООО "Мпластика" - бак 20 л. с крышкой и ручками и бак 80 л. с крышкой и ручками, экспертом был сделан однозначный вывод, что оба объекта исследования, состоящие из бака и крышки, содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом), фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия).

ООО "Мартика" 31.10.2016 г. направило в адрес ООО "М-Пластика" претензию с требованием о прекращении производства и реализации баков объемом 20 и 80 литров, уничтожении пресс-форм и готовой продукции и выплате компенсации в размере 5 000 000,00 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием лдля обращения истца в суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении требований суд первой инстанции исходил из того, что истец не представил доказательств нарушения своих прав и законных интересов.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ООО "Мартика". указывает, что выводы суда необоснованные.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

В соответствии с ч. 9 п. 1 ст. 1225 ГК РФ промышленный образец является результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Как указано в подпункте 1 пункта 9.9.4.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец (далее - Административный регламент), промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия.

Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).

К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

В соответствии с пунктом 9.10.1 Административного регламента перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ) и притязаний заявителя (пункт 2 статьи 1377 ГК РФ).

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Как определено в подпунктах 1 пункта 22.5.5 Административного регламента промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

При проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 ГК РФ, нашедшие отражение на изображениях изделия.

В подпункте 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента установлено, что существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 Административного регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера).

Согласно пункту 1 статьи 1229 и пункта 1 статьи 1358 ГК РФ лицо, обладающие исключительным правом на промышленный образец (патентообладатель), вправе использовать промышленный образец по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может по своему усмотрению разрешить или запретить другим лицам использование промышленного образца

. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать промышленный образец без согласия патентообладателя. Использование промышленного образца, если оно осуществляется без согласия патентообладателя, является незаконным и влечет гражданско-правовую ответственность.

Использованием промышленного образца в силу положений пункта 2 статьи 1358 ГК РФ считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации; 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно пункту 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Определением Арбитражного суда Московской области от 14.08.2017 г. по делу назначена комиссионная патентная экспертиза, проведение которой поручено следующим экспертам: - Линник Льву Николаевичу, независимый патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Член научно-консультативного совета при суде по интеллектуальным правам. 115573, г.Москва, Ореховый бульвар, д.39, тел. (495)3937973. -Григорьевой Татьяне Викторовне, рег. N 34, Евразийский патентный поверенный N 198, сертифицированный эксперт Системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы. 111250, г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д.3/5, тел. (917) 5043563.

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы: представленные истцом: 1. Имеют ли объекты исследования ("Бак 20 л. с крышкой и ручками", "Бак 40 л. с крышкой и ручками", "Бак 60 л. с крышкой и ручками", "Бак 80 л. с крышкой и ручками" произведенные или предлагаемые к продаже ООО "М Пластика"), сходное назначение с изделием по патенту РФ на промышленный образец N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом), фляга с ручками (самостоятельная часть изделия) и крышка (самостоятельная часть изделия)"?

2. Содержит ли объект исследования ("Бак 20 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") (в целом) все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)"?

3. Содержит ли объект исследования ("Бак 20 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)"?

4. Содержит ли объект исследования ("Бак 20 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)"?

5. Содержит ли объект исследования ("Бак 40 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") (в целом) все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)"?

6. Содержит ли объект исследования ("Бак 40 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)"?

7. Содержит ли объект исследования ("Бак 40 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)"?

8. Содержит ли объект исследования ("Бак 60 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") (в целом) все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)"?

9. Содержит ли объект исследования ("Бак 60 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)"?

10. Содержит ли объект исследования ("Бак 60 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)"?

11. Содержит ли объект исследования ("Бак 80 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") (в целом) все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга переносная с ручками и крышкой (изделие в целом)".

12. Содержит ли объект исследования ("Бак 80 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Фляга с ручками (самостоятельная часть изделия)".

13. Содержит ли объект исследования ("Бак 80 л. с крышкой и ручками", произведенный ООО "М-Пластика") все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)" или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту РФ N 84062 "Крышка (самостоятельная часть изделия)".

Представленные ответчиком: 1. Содержит ли изделие "БАК 20Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

2. Содержит ли изделие "БАК 20Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

3. Содержит ли изделие "БАК 20Л" все существенные признаки промышленного образца КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

4. Содержит ли изделие "БАК 40Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

5. Содержит ли изделие "БАК 40Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

6. Содержит ли изделие "БАК 40Л" все существенные признаки промышленного образца КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

7. Содержит ли изделие "БАК 60Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

8. Содержит ли изделие "БАК 60Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

9. Содержит ли изделие "БАК 60Л" все существенные признаки промышленного образца КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

10. Содержит ли изделие "БАК 80Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА ПЕРЕНОСНАЯ С РУЧКАМИ И КРЫШКОЙ (изделие в целом) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

11. Содержит ли изделие "БАК 80Л" все существенные признаки промышленного образца ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец ФЛЯГА С РУЧКАМИ (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062?

12. Содержит ли изделие "БАК 80Л" все существенные признаки промышленного образца КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец КРЫШКА (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062? 27.09.2017 г. через канцелярию суда поступило заключение судебной комиссионной патентной экспертизы от эксперта Григорьевой Т.В.

Ответчик ООО "М-пластика" в лице своего представителя в судебном заседании 28 сентября 2017 года подал ходатайство о приобщении документов, а именно заключения по результатам проведения судебной комиссионной патентной экспертизы, изготовленное экспертом Линником Львом Николаевичем и передал в присутствии представителя истца Филипповой И.А. суду указанное заключение для приобщения.

Суд отказал в принятии в качестве доказательств экспертизы Григорьевой Т.В. и Линника Л.Н. поскольку при проведении экспертизы нарушен Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"..

Определением Арбитражного суда Московской области от 07.12.2017 г. по делу назначена повторная судебная комиссионная патентная экспертиза по тем же вопросам представленным истцом и ответчиком, проведение которой поручено следующим экспертам: - Морской Ольге Глебовне, патентный поверенный РФ, рег. N 812, адрес: 117463, г. Москва, ул. Ясногорская, д. 13, корп. 1, кв. 235, тел.: 8 (495) 393-79-73. - Гавриловой Елене Аркадьевне, патентный поверенный РФ, рег. N 50, адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 4, кв. 168.

Согласно выводам, содержащихся в заключении эксперта Гавриловой Е.А. следует - действие патента РФ N 84062 не распространяется на образцы изделий "Бак с ручками и крышкой" объемом 20 л, 40 л, 80 л, произведенные ООО "Мартика", а именно не содержат все существенные признаки каждого промышленного образца из группы промышленных образцов и не содержат совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление какое производит каждый промышленный образец из группы промышленных образцов по указанному патенту, что является противоречивым и несоответствующим действительности.

Так как, патент РФ N 84062 получен ООО "Мартика" именно на производство указанных образцов. Согласно выводам, содержащихся в заключении эксперта Морской О.Г. следует - по двенадцати вопросам поставленным истцом (NN 2, 3, 4, 7, 10, 13) и ответчиком (NN 1, 2, 3, 6, 9, 12) в отношении представленных на экспертизу изделий не содержит все существенные признаки промышленного образца (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062; по двенадцати вопросам поставленным истцом (NN 5, 6, 8, 9, 11, 12) и ответчиком (NN 4, 5, 7, 8, 10, 11) содержат все существенные признаки промышленного образца (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062.

При этом, по всем 24 вопросам установлено, что представленные на экспертизу изделия содержат совокупность признаков, производящие на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят промышленные представленные образцы экспертируемых изделий (самостоятельная часть изделия) из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062.

Вместе с этим, эксперты пришли к единому мнению по первому вопросу истца о том, что объекты исследования в целом и в качестве самостоятельных частей имеют сходное назначение с промышленным образцом по патенту РФ N 84062, так как относятся к изделиям, предназначенным для транспортировки, манипулирования и хранения товаров, а в отношении самостоятельной части - "Крышки" сравниваемые изделия и промышленный образец относятся к приспособлениям и принадлежностям для закрывания.

Исходя из содержания заключения экспертов запатентованное изделие не уникально на рынке таких товаров (в том числе и на момент регистрации).

На рынке существуют производители, которые предлагают к продаже изделия, которые, так или иначе, содержат существенные признаки запатентованного Истцом промышленного образца, что подтверждается распечатками с Интернет сайта "Яндекс", приложенные к заключению эксперта Гавриловой Е.А., а также приложение N 1 к отзыву ответчика.

Суд при принятии решения руководстводствовался заключением эксперта Морской О.Г. и заключением эксперта - Гавриловой Е.А. в части, не противоречащей выводам предыдущего эксперта, который согласно имеющимся в деле материалам является опытным специалистом в области патентоведения.

Исходя из однородности товаров и общего зрительного впечатления от объектов исследования в целом и в качестве самостоятельных частей имеют сходное назначение с промышленным образцом по патенту РФ N 84062, как указано в заключениях экспертов.

Но учитывая, что на каждом изделии, произведенном ООО "М-Пластика" имеется маркировка об изготовителении ООО "М-Пластика", артикул, номер, дата и серия партии. С учетом этого, арбитражный суд приходит к выводу, что частично перечисленные существенные признаки промышленного образца изделия или самостоятельные части изделия из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 хоть и содержат их, но не могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Истцом также заявлено требование- об изъятии из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за свой счет товары баки с крышкой объемом 20 л., 40 л., 60 л. и 80 л., в которых использован патент на промышленный образец N 84062 и обязании ООО "М-Пластика" уничтожить оборудование (пресс-формы), на которых изготовлены товары - баки с крышкой объемом 20 л., 40 л., 60 л. и 80 л., в которых использован патент на промышленный образец N 84062. В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Истцом не представлено в материалы дела, где вышеназванный товар, в каком количестве и по какому адресу находится. Таким образом, поскольку не доказано использование ответчиком изобретения по патенту РФ N 84062.

В данном конкретном случае, на основании материалов дела, в изделиях производимых ответчиком не использованы все существенные признаки промышленного образца, что подтверждает сам истец и заключение экспертов,.

Таким образом, ответчик использует в упомянутых выше изделиях частично признаки полезной модели, подлежащей правовой охране на основании патента N 84062 с приоритетом от 16.08.2012 г.

Факт производства и предложения к продаже ООО "М-Пластика" товаров -баков с крышкой объемом 20 л, 40л, 60л и 80л надлежаще подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривается.

ООО "М-пластика" осуществляет производство и продажу пластиковых изделий с 1998 года. В производственный ассортимент включены более 400 изделий. Истцом 16 января 2012 года подана заявка на регистрацию патента на промышленный образец "Фляга переносная с ручками и крышкой".

ООО "М-пластика" 07 октября 2010 года был заключен контракт N 359- 10-10-1 с Турецкой компанией "ATA KALIP VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SlRKETi" (далее - Турецкая компания), в рамках которого последний осуществляет изготовление пресс-форм по заказу ООО "М-пластика". 20 мая 2011 года между указанными лицами было заключено соглашение о совместном производстве опытно- конструкторских и технологических работ - связанных с разработкой новых изделий из пластмасс, конструкторской документации к ним и определении производственно-технических средств для производства новых изделий.

В рамках этого соглашения Турецкая компания приняла на себя обязательство спроектировать конструкторскую документацию, произвести опытно-конструкторские и технологические работы в отношении следующих изделий, согласно схемам формообразующих поверхностей изделий и иным параметрам: корпус бака для солений; крышка бака для солений; гнет для бака солений; канистра 20 литров; крышка к канистре 20 литров с контрольным кольцом; бак 20 литров; бак 40 литров; бак 60 литров; бак 80 литров; лейка 10 литров. А также произвести технологические работы, связанные с определением термопластавтоматов и экструзионно выдувного оборудования, с помощью которого возможно производство проектируемых изделий.

В случае отсутствия на рынке производственного оборудования с характеристиками необходимыми для производства проектируемых изделий, Исполнитель готовит проектное (конструкторско-инженерное) решение в части уникальных характеристик оборудования для производства проектируемых изделий на базе существующих (известных) термопластавтоматов и экструзионно выдувного оборудования. 20 декабря 2011 года стороны актировали надлежащее выполнение работ по всем пунктам.

Турецкая компания 25 октября 2011 года (спецификация N 15 заключенная в рамках контракта N 359-10-10-1) взяла на себя производство пресс-форм: корпус бака для солений; крышка бака для солений; гнет для бака солений. На момент разработки сложных и уникальных опытно-конструкторских и технологических работ, которые могли бы реализовать поточное производство спроектированных изделий баки 20,40,60,80 литров и канистра 20 литров на рынке в широком потреблении отсутствовали.

Для производства таких пресс-форм и изготовления (уникального) экструзионно выдувного оборудования для поточного производства изделий (баки, канистра), ООО "М-пластика" заключила договор N SMC-RU-042 от 24 сентября 2013 года с Российским представительством (официальным дистрибьютором Компания SMC Corporation Limited Таиланд, 11Цр://уАУ\у.зтссоф.ш/сотрапу/) ООО "Эс Эм Си".

В виду сложности реализуемого проекта и валютного колебания курса рубля необходимое оборудование для производства вышеуказанных изделий поступило в конце 2015 года, в начале 2016 года удалось реализовать данный проект в окончательной форме.

Таким образом, из вышеуказанного следует то, что в действиях Ответчика отсутствует какой-либо умысел, направленный на нарушение прав и законных интересов Истца.

Факт наличия у ответчика права преждепользования подтвержден материалами дела, в том числе представленными договорами (контрактами), заключенных ответчиком с Турецкой фирмой от 07.10.2010 г., 20 мая 2011 года, согласно которых последний осуществляет изготовление пресс-форм по заказу ООО "М-пластика"; проектирует конструкторскую документацию, производит опытно-конструкторские и технологические работы в отношении следующих изделий, согласно схемам формообразующих поверхностей изделий и иным параметрам: корпус бака для солений; крышка бака для солений; гнет для бака солений; канистра 20 литров; крышка к канистре 20 литров с контрольным кольцом; бак 20 литров; бак 40 литров; бак 60 литров; бак 80 литров; лейка 10 литров, а также контрагенты совместно производят опытно- конструкторские и технологические работы, связанные с разработкой новых изделий из пластмасс, конструкторской документации к ним и определении производственно-технических средств для производства новых изделий.

В рамках этих обязательств, стороны по названным контрактам, активировали надлежащее выполнение работ по с 20.12.2011 г., т.е. до регистрации истцом патента на промышленный образец "Фляга переносная с ручками и крышкой". Из материалов дела видно, что продукция общества выведена на товарный рынок позднее продукции истца.

Согласно доводам представителя ответчика, указанные изделия изготовлены ответчиком в период конец 2015 г. начало 2016 г., в виду сложности реализуемого проекта и валютного колебания курса рубля необходимое оборудование для производства вышеперечисленных спорных изделий поступило в конце 2015 года.

Как следствие, ответчик не отрицает их изготовление и реализацию. Более того, каждый объект продажи имеет маркировку на изделии об изготовителе и дате изготовления партии.

В силу статьи 1361 ГК РФ права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право использования товарного знака принадлежит лишь правообладателю. В силу пункта 3 этой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению. Кроме того, удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, поскольку привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно положениям пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены указанным Кодексом.

При этом решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

На основании изложенного, не подлежат удовлетворению исковые требования об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации товары баки с крышкой объемом 20 л., 40 л., 60 л. и 80 л., и обязании ООО "М-Пластика" уничтожить оборудование (пресс-формы), на которых изготовлены товары - баки с крышкой объемом 20 л., 40 л., 60 л. и 80 л., в которых использован патент на промышленный образец N 84062.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции руководствуясь заключениями судебных экспертов Морской. О.Г. и Гавриловой Е.А., обоснованно пришел к выводу, что частично перечисленные существенные признаки промышленного образца изделия или самостоятельные части изделия из группы промышленных образцов по патенту РФ N 84062 хоть и содержат их, но не могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

.Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 18 сентября 2018 года по делу N А41-9322/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд по интеллектуальным в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

М.А. Немчинова Л.В. Пивоварова