Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2019 г. N 18АП-19383/18

г. Челябинск

06 февраля 2019 г.

Дело N А07-16021/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 февраля 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Костина В.Ю.,

судей Киреева П.Н., Скобелкина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Обвинцевой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.12.2018 по делу N А07-16021/2018 (судья Хомутова С.И.),

Общество с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (далее - истец, ООО "Студия анимационного кино "Мельница") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Шерстобитовой А.З. (далее - ответчик, ИП Шерстобитова А.З., предприниматель) о взыскании компенсации в размере 80000 руб. за незаконное использование каждого из товарных знаков.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.12.2018 (резолютивная часть решения объявлена 30.11.2018), исковые требования частично удовлетворены.

С предпринимателя Шерстобитовой А.З. в пользу ООО "Студия анимационного кино "Мельница" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в сумме 40000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины - 1600 руб., расходы на приобретение товара - 360 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным решением ООО "Студия анимационного кино "Мельница" обратилось с апелляционной жалобой.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указывает, что основания для снижения размера компенсации ниже минимального у суда первой инстанции отсутствовали. Так, судом не учтены положения, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 N 28-п, в соответствии с которыми снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. Ответчиком о снижении размера компенсации не заявлено, отзыв на иск в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ не представлен, соответствующих доказательств в обоснование необходимости снижения размера компенсации не приведено.

Также апеллянт указывает, что Верховным судом РФ в определении Судебной коллегии по Экономическим спорам N 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017 по делу N А40-131931/2014 разъяснено, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Апеллянт обжалует судебный акт в части отказа во взыскании компенсации в полном объеме.

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ при обжаловании в порядке апелляционного производства только части судебного акта, его законность и обоснованность проверяется арбитражным судом апелляционной инстанции только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, находит основания для изменения судебного акта в обжалуемой части.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество "Студия анимационного кино "Мельница" является правообладателем товарных знаков:

N 485545 "Барбоскины", дата регистрации 18.04.2013, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 465517 "Малыш", дата регистрации 29.06.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 464536 "Роза", дата регистрации 18.06.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 472182 "Папа", дата регистрации 03.10.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 464535 "Дружок", дата регистрации 18.06.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 472184 "Гена", дата регистрации 03.10.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 472069 "Лиза", дата регистрации 02.10.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021;

N 472183 "Мама", дата регистрации 03.10.2012, в отношении 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, в том числе с датой приоритета 12.09.2011, срок действия до 12.09.2021 (л.д. 18-73).

Вместе с тем, обращаясь с настоящим иском, истец указал, что 22.03.2018 в торговой точке, расположенном в магазине "Кубик Рубик", по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 44, ИП Шерстобитова Азалия Закиевна, представителем истца по договору розничной купли- продажи был приобретен товар - набор игрушек (фигурок) "Барбоскины", на котором, по его мнению, использована надпись "Барбоскины", сходная до степени смешения с товарным знаком N 485545, изображение "Малыш", сходное до степени смешения с товарным знаком N 465517, изображение "Роза", сходное до степени смешения с товарным знаком N 464536, изображение "Папа", сходное до степени смешения с товарным знаком N 472182, изображение "Дружок", сходное до степени смешения с товарным знаком N 464535, изображение "Гена", сходное до степени смешения с товарным знаком N 472184, изображение "Лиза", сходное до степени смешения с товарным знаком N 472069, изображение "Мама", сходное до степени смешения с товарным знаком N 472183.

Ответчику истцом направлена претензия 13.04.2018, которой ответчику предложено прекратить нарушение прав истца и рассмотреть вопрос о возмещении компенсации за нарушение прав и имущественных интересов истца в досудебном порядке (л.д. 12-13). Претензия направлена истцом 13.04.2018, что подтверждено квитанцией об отправке корреспонденции (л.д. 12-13). Между тем, ответа на претензию не последовало. Таким образом, истцом соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Полагая, что при реализации товара ответчиком незаконно были использованы принадлежащие ему права на товарные знаки, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя заявленные требования частично, арбитражный суд первой инстанции признал доказанным факт использования ответчиком общеизвестного товарного знака для продвижения коммерческой предпринимательской деятельности, однако при этом суд первой инстанции посчитал возможным снизить санкцию, предусмотренную ст. 1515 ГК РФ, до 5000 рублей за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков, что наполовину ниже минимального предела, установленного этой нормой ГК РФ.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции в части возможности суда по своей инициативе снижения компенсации ниже низшего предела являются ошибочными и не соответствуют действующему законодательству.

Как указано в статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 той же статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела, из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что они сходны до степени смешения. Так, словесное обозначение "Барбоскины" идентично товарному знаку N 485545. Изображения героев мультфильма Дружка, Малыша, Гены, Лизы, Розы, Мамы, Папы на упаковке реализованного товара сходны до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 464535, N 465517, N 472184, N 472069, N 464536, N 472183, N 472182. Отдельные графические различия в данном случае не влекут иной вывод, поскольку не имеют решающего значения при оценке сходства с точки зрения потребителя.

При установлении сходства суд первой инстанции обоснованно основывался на первом впечатлении, получаемом при их сравнении за счет использования цветового сочетания и характерных деталей и приходит к выводу о том, что истец доказал наличие на упаковке представленного в дело товара, приобретенного у ответчика, изображений имеющих сходство до степени смешения с товарными знаками N 485545, N 465517, N 464536, N 472182, N 464535, N 472184, N 472069, N 472183 представляющими собой разноцветную надпись "Барбоскины", изображение "Малыш", изображение "Роза", изображение "Папа", изображение "Дружок", изображение "Гена", изображение "Лиза", изображение "Мама", и являются производными от произведения изобразительного искусства - рисунка "Малыш", рисунка "Роза", рисунка "Папа", рисунка "Дружок", рисунка "Гена", рисунка "Лиза" и рисунка "Мама" (пп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ), права на которые принадлежат истцу.

При этом, суд первой инстанции посчитал возможным снизить взыскиваемую сумму компенсации до 40000 руб. приняв во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принципы разумности и справедливости, а также соразмерность компенсации последствиям нарушения.

Решение суда в этой части обжалуется истцом.

Суд апелляционной инстанции находит доводы апелляционной жалобы истца обоснованными.

Так, в настоящем случае истцом заявлено требование о взыскании с ответчика сумм компенсации в размерах, соответствующих минимальным размерам, установленным ГК РФ (по 10000 руб. за каждое нарушение исключительных прав, а всего - 80000 руб.).

В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ), размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Суд первой инстанции правильно отметил, что в настоящем случае указанные обстоятельства, с наличием которых закон связывает право суда уменьшить размер компенсации ниже пределов, установленных ГК РФ, подтверждены, однако судом не учтено, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано заявлением ответчика, а также судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017.

Из материалов дела не следует, что ответчиком суду были представлены контррасчет и доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обоснование доводов о возможности снижения размера компенсации заявленного истцом.

При таких обстоятельствах суд при определении размера подлежащей взысканию компенсации не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Однако суд при разрешении настоящего спора произвольно определил размер компенсации способом, не предусмотренным ни пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, ни пунктами 1 и 2 статьи 1301 ГК РФ, немотивированно снизив размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что обжалованный судебный акт подлежит изменению на основании пункта 4 части 1, пункта 3 части 2, части 3 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятый с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела. Исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Соответственно в силу ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возмещению за счет ответчика подлежат понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3200 руб. и стоимости приобретенного истцом вещественного доказательства в размере 360 руб.

Руководствуясь статьями 176, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.12.2018 по делу N А07-16021/2018 изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Шерстобитовой Азалии Закиевны в пользу общества с ограниченной ответственностью "студия анимационного кино "Мельница" компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 80000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины 3200 руб., расходы на приобретение товара в сумме 360 руб."

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

В.Ю. Костин

Судьи

П.Н. Киреева А.П. Скобелкин