Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2019 г. N 17АП-1062/18

г. Пермь

11 февраля 2019 г.

Дело N А60-22130/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 11 февраля 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Кощеевой М.Н., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Полуднициным К.А.,

при участии:

от истца, ООО Торговый дом "Милана" - Замашная О.А., доверенность от 24.04.2018,

от ответчика, ООО "Гигиена-Трейд" - Гаврилова М.С., Шевченко Т.Г., доверенность от 09 06.2018,

от третьего лица, ЗАО "Фирма "Гигиена" - Шевченко Т.Г., доверенность от 09.08.2018,

от третьего лица, ООО "Хайтекслаб" - не явились,

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда)

рассмотрев в судебном заседании, проведенном с использованием видеоконференц-связи,

апелляционную жалобу истца, ООО Торговый дом "Милана",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 08 октября 2018 года,

принятое судьей Артепалихиной М.В.,

по делу N А60-22130/2017

по иску ООО Торговый дом "Милана" (ОГРН 1146685013640, ИНН 6685057373)

к ООО "Гигиена-Трейд" (ОГРН 1169658106177, ИНН 6685119380),

третьи лица: ЗАО "Фирма "Гигиена" (ОГРН 1026605388380, ИНН 6662116953), ООО "Хайтекслаб" (ОГРН 1146678006342, ИНН 6678043228),

о прекращении нарушения права, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

установил:

ООО ТД "МИЛАНА" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "ГИГИЕНА-ТРЕЙД" (далее - ответчик) о прекращении нарушения права в виде запрета осуществлять предложения к продаже, продажу товара с товарным знаком "Милана" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 241373, приоритет от 16.08. 2001) по классам 05,35,39,42 МКТУ, взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака в сумме 300 000 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018, иск удовлетворен.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2018 решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака "Милана" в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.10.2018 в иске отказано.

Истец, не согласившись с принятым судебным актом, обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Указал на то, что ответчиком допущено нарушение прав истца в январе 2017 года, до возникновения обстоятельств, установленных в делах N А60-54491/2017, N А60-14875/2017. Судом не учтены обстоятельства, установленные в деле N А60-2886/2017 об отсутствии у третьего лица ЗАО Фирма "Гигиена" намерения с января 2017 года исполнять условия договора N 1 от 08.04.2014, заключенного с истцом.

Апеллянт выразил несогласие с выводами суда о том, что требование истца, заявленное в настоящем деле, должно быть предъявлено совместно с третьим лицом ЗАО Фирма "Гигиена".

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в которой полагает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В заседании суда апелляционной инстанции представители истца, ответчика и третьего лица правовые позиции, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на нее, поддержали.

Третье лицо ООО "Хайтекслаб", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, представителя для участия в заседании апелляционного суда не направил, что в силу ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, общество "Фирма "Гигиена" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "Милана" по свидетельству Российской Федерации N 241373 (дата приоритета: 16.08.2001, дата регистрации: 26.03.2003, дата истечения срока действия регистрации: 16.08.2011), зарегистрированного в отношении товаров 5 "гигиенические повязки, бинты, бандажи; салфетки гигиенические; подушечки гигиенические; прокладки; тампоны; гигроскопическая вата; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; перевязочные материалы медицинские", услуг 35: "реклама; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; факторные операции", 39: "упаковка и хранение товаров; перевозки; пакетирование; доставка товаров", 42: "консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; предоставление оборудования для выставок; промышленные и научные исследования и разработки; создание новых видов товаров; реализация указанных товаров 05 класса" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Между закрытом акционерным обществом "Фирма "Гигиена" (лицензиар) и обществом ТД "Милана" 01.10.2014 заключен лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату право использования товарного знака для обозначения лицензиатом распространяемых и производимых им товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, а лицензиат обязуется использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором, а также оплатить такое использование товарного знака в соответствии с условиями договора (п. 1.1 договора).

Согласно п. 1.2 данного договора лицензиар является правообладателем товарного знака на основании Свидетельства на товарный знак "Милана" (знак обслуживания) N 241373, зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2003 на основании заявки N 2001724877, дата подачи 16.08.2001, с датой приоритета 16.08.2001, и с датой истечения срока действия регистрации: 16.08.2021.

В соответствии с п. 1.3 указанного договора лицензия, выдаваемая лицензиату по договору, является исключительной, лицензиар не вправе выдавать другим лицам лицензии на использование товарного знака в пределах, аналогичных пределам использования товарного знака лицензиатом по договору. За лицензиаром сохраняется право использования товарного знака в отношении производимого и реализуемого им товара в полном объеме.

В п. 2.6 договора стороны установили, что лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации. Лицензиат вправе передать третьим лицам право на использование товарного знака для обозначения товара (заключать сублицензионные договоры).

Затем стороны заключили дополнительное соглашение N 1 к названному договору, в котором в разделе I стороны признали п. 1.3 лицензионного договора от 01.10.2014 утратившим силу.

Пункт 2.2 договора стороны изложили в новой редакции: "Лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации, при этом лицензиар не вправе передавать третьи лицам право на реализацию товара с товарным знаком на указанной территории за исключением положений, обозначенных в п. 2.14 договора".

Стороны дополнили договор п. 2.14, в котором установили, что лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 241373, у лицензиара в объеме 2 800 000 штук ежемесячно, в ассортиментном перечне, согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1 500 000 штук. В случае если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака N 241373 на всей территории Российской Федерации.

Указанные изменения в лицензионный договор были зарегистрированы Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258.

В исковом заявлении общество ТД "Милана" указало, что ему стало известно о допущенных ответчиком нарушениях его права на использование вышеуказанного товарного знака посредством направления в адрес покупателей истца предложений о заключении с ним договоров поставки товара с товарным знаком "Милана" со ссылкой на то обстоятельство, что ответчик является эксклюзивным дилером "ЗАО "Фирма "Гигиена" по реализации товаров с товарным знаком "Милана".

Исковые требования основаны на том, что ответчик осуществляет реализацию третьим лицам товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 241373, в нарушение условий лицензионного договора, предоставляющего лицензиату (ООО ТД "Милана") исключительное право на реализацию товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N241373, на всей территории РФ.

Суд кассационной инстанции, отменяя ранее принятые по делу судебные акты, указал на то, что судами не были исследованы обстоятельства того, утратил ли право правообладатель использовать принадлежащий ему товарный знак, маркировать им продукцию и реализовывать эту продукцию третьим лицам согласно условиям лицензионного договора от 01.10.2014 с учетом дополнительного соглашения к нему; суды не установили обстоятельства исчерпания права на товарный знак; не дали надлежащей правовой оценки условиям лицензионного договора, в том числе в отношении объема предоставленных правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 обществу "Милана" прав по лицензионному договору, а также обстоятельствам того, имело ли место нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373.

При новом рассмотрении дела, отказывая в иске, суд первой инстанции установил, что по условиям лицензионного договора в предусмотренных договором случаях (п.п.2.2, 2.14) за обществом "Фирма "Гигиена" сохранилось право передавать товар, маркированный спорным товарным знаком, третьим лицам; с учетом преюдициальных обстоятельств, установленных судами в делах N А60-54491/2017, N А60-14875/2017, пришел к выводу о том, что ответчиком доказано нарушение ООО ТД "Милана" условий лицензионного договора в виде невыкупа товаров, дающее ЗАО "Фирма "Гигиена" право реализовать третьим лицам товары, маркированные товарным знаком, что не образует нарушение прав истца как лицензиата по лицензионному договору, и не является основанием для взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака. Кроме того, материалами дела установлено, что ответчик вводил в оборот товары, маркированные спорным товарным знаком, с согласия правообладателя, что свидетельствует об отсутствии нарушения прав истца.

Изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п. 5 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

Исходя из положений ст. ст. 1235, 1489 ГК РФ правообладатель, распоряжаясь своим исключительным правом, вправе заключить с любым третьим лицом лицензионный договор, которым предоставить такому третьему лицу право на использование товарного знака в определенных договором пределах как на условиях простой (неисключительной) лицензии (с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам), так и на условиях исключительной лицензии (без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам).

При этом, в силу п. 2 ст. 1235 ГК РФ, лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

Проанализировав условия договора от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения N 1), правоотношения его сторон (истца и третьего лица) при заключении договора, при заключении дополнительного соглашения N 1 к нему, а также в рамках его исполнения, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака от 01.10.2014 заключен на условиях исключительной лицензии.

Пунктом 2.2 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.10.2014, зарегистрированному Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258 стороны установили, что лицензиар не вправе передавать третьим лицам право на реализацию товара, обозначенного товарным знаком "Милана", за исключением случаев, указанных в пункте 2.14.

В соответствии с п. 2.14 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения) в случае, если лицензиат не выкупает у лицензиара продукцию, маркированную товарным знаком "Милана", в согласованном объеме в установленные сроки, последний вправе реализовать ее третьим лицам.

В силу указанного пункта обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 241373, у лицензиара в объеме 2 800 000 штук ежемесячно, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1 500 000 штук. В случае если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака N 241373 на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 6.2 договора стороны предусмотрели лицензиара на расторжение договора в одностороннем порядке в случае приобретения лицензиатом по итогам квартала товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 241373 в количестве менее 90 % от объема товара, подлежащего приобретению в течение квартала в количестве и ассортименте, согласованного в ежемесячных заявках, в соответствии с п.2.14 договора.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 30.03.2018 по делу N А60-54491/2017 удовлетворены требования ЗАО "Фирма "Гигиена" о расторжении лицензионного договора на основании п. 6.2 лицензионного договора и ст. 450 ГК РФ в связи с невыкупом ООО ТД "Милана" товаров, маркированных товарным знаком "Милана" и существенными нарушениями ООО ТД "Милана" условий лицензионного договора.

Судебными актами по указанному делу установлено, что невыкуп спорного товара стал возможен по вине ООО ТД "Милана", которое не оплачивало ранее поставленный товар, что вынудило ЗАО "Фирма "Гигиена" прекратить поставки этого товара. При этом ООО ТД "Милана" неоднократно уведомлялось ЗАО "Фирма "Гигиена" о ненадлежащем исполнении им взятых на себя обязательств по оплате поставляемого товара и одностороннем отказе ЗАО "Фирма "Гигиена" от исполнения договора поставки N 1 от 08.04.2014. Вместе с тем ООО ТД "Милана" не предприняло всех зависящих от него мер по устранению обстоятельств, обусловливающих прекращение ЗАО "Фирма "Гигиена" поставок товаров, а напротив, своими действиями, указало на возможную утрату интереса в сохранении договорных отношений.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.07.2017 по делу N А60-14875/2017, имеющим преюдициальное значение в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ, установлено, что во исполнение договора от 08.04.2014 N 1 обществом "Фирма "Гигиена" в период с 18.08.2016 по 03.11.2016 в адрес общества ТД "Милана" была поставлена продукция на сумму 111 604 772 рубля 38 копеек, которая не была оплачена обществом ТД "Милана". Неисполнение обществом ТД "Милана" обязательств по оплате поставленного товара послужило основанием для направления обществом "Фирма "Гигиена" в адрес общества ТД "Милана" уведомлений от 27.02.2017 и от 24.04.2017 об одностороннем отказе от исполнения договора от 08.04.2014 N 1.

Представленные обществом ТД "Милана" акты о неполучении от общества "Фирма "Гигиена" товара по договору от 08.04.2014 N 1 были оценены судами и признаны ненадлежащими доказательствами ввиду их одностороннего характера и отсутствия доказательств их представления на подпись представителю общества "Фирма "Гигиена". Более того, данные акты датированы после периода неоплаты обществом ТД "Милана" товара, поставленного с 18.08.2016 по 03.11.2016, и не могут быть признаны доказательствами недобросовестного поведения общества "Фирма "Гигиена", преследующего цель расторжения лицензионного договора.

Доводы истца о том, что суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание обстоятельства, установленные в деле N А60-2886/2017, отклоняются, поскольку в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ свойством преюдициальности обладают обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом. Между тем, в деле N А60-54491/2017 суды пришли к выводу о недоказанности наступления оснований для расторжения договора, изложенных в уведомлении об одностороннем отказе ответчика от исполнения договора. Указанные правовые выводы не имеют преюдициального значения, поскольку не свидетельствуют об установлении судами обстоятельств, имеющих значение для дела.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, выполняя указания суда кассационной инстанции, суд первой инстанции правомерно указал и на следующее.

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Действия ООО "Гигиена-Трейд" по использованию товарного знака по свидетельству РФ N 241373 в отношении оригинальных товаров, законно введенных в гражданский оборот, не могут являться нарушением исключительного права на товарный знак (исчерпание права).

Кроме того, п. 2.10 лицензионного договора установлено, что, если третьи лица нарушают права, предоставленные лицензиату, лицензиат и лицензиар совместно предъявят иск к таким лицам.

Вместе с тем, ЗАО "Фирма "Гигиена" аналогичных требований к ООО "Гигиена-Трейд" о запрете использования товарного знака "Милана" по свидетельству РФ N 241373 или о выплате компенсации за незаконное использование этого товарного знака не предъявляло, напротив, в ходе рассмотрения настоящего дела ЗАО "Фирма "Гигиена" последовательно указывало на отсутствие со стороны ООО "Гигиена-Трейд" нарушений исключительного права на товарный знак "Милана" по свидетельству РФ N 241373.

Таким образом, все доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являлись предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка. Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы, поскольку они направлены на переоценку выводов суда первой инстанции при отсутствии обстоятельств, указывающих на наличие оснований для такой переоценки.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, отмене не подлежит.

На основании ст. 110 АПК РФ, судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционным жалобам относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 08 октября 2018 года по делу N А60-22130/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Н.П.Григорьева

Судьи

М.Н.Кощеева И.О.Муталлиева