Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2019 г. N 07АП-11755/18

город Томск

11 февраля 2019 г.

Дело N А45-14505/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 февраля 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Павлюк Т. В., Скачковой О. А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белозеровой А. А.

с использованием средств аудиозаписи и систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Лихачев М. В.)

рассмотрел апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Сормовская кондитерская фабрика" (N 07АП-11755/2018) на решение от 15.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-14505/2018 (судья Хорошуля Л. Н.) по иску открытого акционерного общества "Рот Фронт" (115184, Россия, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер, 13/15 стр. 1), публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, 7 стр. 24), закрытого акционерного общества "Сормовская кондитерская фабрика" (603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 10), к обществу с ограниченной ответственностью "Лихачевский кондитерский комбинат" (630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Нахимова, 3, ИНН: 5409233170 ОГРН: 1095473003009) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуальный предприниматель Зажецкая Наталья Александровна.

В судебном заседании приняли участие:

от истца - закрытого акционерного общества "Сормовская кондитерская фабрика": Якунченков Д. И. по дов. от 16.01.2019,

от ответчика: Алексеенко О. А. по дов. от 05.09.2018,

от иных лиц: без участия,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рот Фронт" (далее - ОАО "Рот Фронт"), публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ПАО "Красный Октябрь"), закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика (далее - ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика") обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Лихачевский кондитерский комбинат" о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, а именно: в пользу ОАО "Рот Фронт" 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 126710 "Солнышко"; в пользу ПАО "МКФ "Красный Октябрь" 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков N 192958 "Любимое", N 567310; в пользу ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 231122 "Шалун".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.10.2018 иск удовлетворен частично: с ООО "Лихачевский кондитерский комбинат" в пользу ОАО "Рот Фронт" взыскано 80 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 126710, 2 403 рубля в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины; в пользу ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 80 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 192958, N 567310, 2 403 рубля в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, в остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение арбитражного суда в части отказа в исковых требованиях ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что товарный знак "Шалун" и обозначение ответчика "Шалунишки" схожи до степени смешения; обозначение "Шалунишки" образовано путем добавления уменьшительно-ласкательного суффикса к слову "Шалун" во множественном числе; факт регистрации товарного знака "Лихачевские шалунишки" не имеет отношения к рассматриваемому спору, поскольку в отношении данного обозначения исковые требования не предъявлялись; исковые требования относятся именно к продукции "Шалунишки", введение в оборот которой подтверждается декларацией о соответствии от 11.04.2016.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается в ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание представителей не направили.

В порядке части 1 статьи 266, частей 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие не явившихся в заседание лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании, проведенном с применением систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области представители ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" и ООО "Лихачевский кондитерский комбинат" поддержали позиции по делу.

Поскольку, как следует из текста апелляционной жалобы, ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" не согласно с решением суда в части отказа в удовлетворении его исковых требований к ООО "Лихачевский кондитерский комбинат" о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 231122 "Шалун", апелляционный суд на основании части 5 статьи 268 АПК РФ при отсутствии возражений иных лиц, участвующих в деле, проверяет законность и обоснованность решения суда только в обжалуемой части - в пределах доводов апелляционной жалобы.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей апеллянта и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение от 15.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" является правообладателем товарного знака "Шалун" по свидетельству Российской Федерации N 231122, правовая охрана которого распространяется, в том числе на кондитерские изделия с правом приоритета от 26.07.2001.

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами было установлено, что ООО "Лихачевский кондитерский комбинат" с 2016 года производит, предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот, в частности, кондитерскую продукцию печенье "Шалунишки" с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным за ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" товарным знаком "Шалун".

ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика", считая свои исключительные права на поименованный товарный знак нарушенными в связи с неправомерным введением ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "Шалун", обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика", суд первой инстанции указал, что наличие у ответчика зарегистрированного права на товарный знак "Лихачевские шалунишки" по свидетельству Российской Федерации N 650785, дата приоритета 12.07.2017, в отношении товаров 30 класса МКТУ, исключает возможность квалификации действий ответчика, реализующего товар под указанным товарным знаком, как нарушающих права общества "Сормовская кондитерская фабрика" на товарный знак "Шалун" по свидетельству N 231122.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из совокупного анализа приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом установлено, что ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" является правообладателем товарного знака "Шалун" по свидетельству N 231122 с правом приоритета 26.07.2001, срок действия регистрации товарного знака продлен до 26.07.2021.

Данным истцом предъявлены исковые требования о взыскании компенсации за использование товарного знака "Шалун" по свидетельству N 231122 к продукции "Шалунишки", в подтверждение использование наименование "Шалунишки" в материалах дела представлен стикер с упаковки продукции ответчика (том 1 л.д. 41) и декларация о соответствии от 11.04.2016 (том 1 л.д. 49-51).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А5-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Судом первой инстанции установлено и сторонами не оспаривается наличие у ответчика зарегистрированного права на товарный знак "Лихачевские шалунишки" по свидетельству Российской Федерации N 650785, дата приоритета 12.07.2017, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При этом как верно указывает суд, словесный элемент "Лихачевские" индивидуализирует, главным образом, само предприятие "Лихачевский кондитерский комбинат" и в самостоятельном значении не несет индивидуализирующего значения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией ответчика, что обозначение "Лихачевские шалунишки" и "Шалунишки" не могут быть признаны сходными до степени смешения с товарным знаком "Шалун" по свидетельству N 231122, поскольку между ними имеются существенные фонетические, графические и семантические различия, при этом ответчик является правообладателем товарного знака "Лихачевские Шалунишки" по свидетельствуву N 650785, зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные и др.), в который включено также слово "Шалунишки".

В соответствии с пунктом 4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В результате сопоставления сравниваемых товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства суд пришел к выводу о том, что они, вопреки мнению апеллянта об обратном, не являются сходными до степени смешения ввиду следующего.

Слово "Шалун" в товарном знаке N 231122 состоит из 2 слогов (ша-лун), 5 букв и 5 звуков, 3 согласных, 2 гласных, ударение падает на 2 слог "ШалУн". Слово "Шалунишки" состоит из 4 слогов (ша-лу-ни-шки), 9 букв, 9 звуков, 5 согласных, 4 грасных, ударение падает на третий слог "ШалунИшки".

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что между словом "Шалун" в товарном знаке N 231122 и словом "Шалунишки" имеются существенные фонетические (звуковые) различия, т.к. в указанных словах разное количество слогов, букв, звуков, гласных и согласных, ударение падает на разные слоги.

Используемое слово "Шалун" в товарном знаке N 231122 имеет следующее толкование: 1) тот, кто шалит, резвится, проводит время в проказах. При этом слово мужского рода в единственном числе; отсутствует связь с товаром.

Слово "Шалунишки" уменьшительное ласкательное, при этом, оно указывает на множественное число и потребитель связывает его с маленькими печенюшками, которые находятся внутри упаковки.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что между товарным знаком N 231122 и словом "Шалунишки" имеются существенные семантические (смысловые) различия, т.к. общее смысловое восприятие различается, графическое оформление товарного знака N 231122 создает самостоятельные смысловые ассоциации, слово "Шалун" единственного числа мужского рода, а обозначение "Шалунишки" множественного числа и является уменьшительным ласкательным.

Кроме того, графически буквы выполнены разными цветами, на разном уровне, с разными наклонами: товарный знак "Шалун" N 231122 является комбинированным и представляет собой надпись "Шалун", выполненную заглавными буквами кириллического алфавита разных цветов ("Ш" - темно-вишневым цветом, "А" -красным цветом, "Л" - зеленым цветом, "У" - темно-синим цветом, "Н" - желтом цветом), которые расположены на оранжевом фоне, при этом, все буквы расположены на разном уровне, некоторые внахлест, некоторые с наклоном, буквы ровные, с острыми углами, на фоне изображены тени от букв, что создает эффект того, что буквы расположены ближе к зрителю, чем фон.

Обозначение "Шалунишки", расположенное на этикетке, представленной истцом, имеет обычное оформление, буквы белого цвета слегка округлые, первая буква заглавная, а остальные строчные. При этом, общее зрительное впечатление от товарного знака N 231122 и обозначения "Шалунишки" существенно различается. Какие-либо графические элементы отсутствуют.

Таким образом, между товарным знаком N 231122 и словом "Шалунишки" имеются существенные графические (визуальные) различия, т.к. общее зрительное впечатление различается: различаются вид шрифта, графическое оформление букв, цветовая гамма, количество заглавных и строчных букв, количество букв в целом и их состав, расположение букв по отношению друг к другу.

С учетом этого суд полагает, что угроза смешения сравниваемых товарных знаков и основания для признания их сходными до степени смешения отсутствуют.

На основании изложенного коллегия судей отклоняет доводы апеллянта о сходстве до степени смешения сравниваемых товарного знака и обозначения в силу близости словесных элементов "Шалун".

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что в сознании потребителей не может происходить смешение сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте, и не формируется представление о том, что эти знаки принадлежат одному и тому же производителю.

Доказательств, опровергающих указанные факты, заявителем жалобы не представлено, в частности, опрос мнения обычных потребителей не производился, как пояснил представитель апеллянта.

В связи с изложенным, оснований для отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы, учитывая результат рассмотрения дела апелляционном суде, относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 15.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-14505/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Сормовская кондитерская фабрика" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

С. В. Кривошеина

Судьи

Т. В. Павлюк О. А. Скачкова