Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2019 г. N 10АП-22972/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2019 г. N С01-441/2019 по делу N А41-46723/2018 настоящее постановление отменено

г. Москва

14 февраля 2019 г.

Дело N А41-46723/18

Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 февраля 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Немчиновой М.А., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Назаренко Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Финстрой" на решение Арбитражного суда Московской области от 10.10.2018 по делу N А41-46723/2018 (судья Кочергина Е.В.).

В судебном заседании приняли участие представители:

акционерного общества "Евроцемент груп" - Дегтярев А.Ю. (доверенность от 22.10.2018),

общества с ограниченной ответственностью "Финстрой" - Горская М.В. (доверенность от 21.01.2019), Хижик И.Б. (доверенность от 21.01.2019).

Акционерное общество "Евроцемент груп" (далее - АО "Евроцемент груп", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Финстрой" (далее - ООО "Финстрой", ответчик) о взыскании 4 365 085 руб. 50 коп. компенсации за нарушение исключительных прав.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 10.03.2018 (резолютивная часть объявлена 03.10.2018) иск удовлетворен полностью.

С вынесенным решением не согласился ответчик и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ООО "Финстрой" (далее также - податель жалобы) просит решение суда отменить, в иске отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы (с учетом дополнений к ней) ее податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права. Так, ответчик настаивает на том, что товарные знаки N N 323360, 431582, 489588, принадлежащие истцу, образуют единую серию знаков, поскольку они взаимосвязаны между собой по смыслу, по цвето-графическому решению, зарегистрированы для однородных товаров (цемент), содержат сходные графические и словесные элементы, ввиду чего нарушение прав на несколько таких знаков представляет собой одно нарушение. Со ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации отмечает, что в расчетах истца отсутствуют сведения о стоимости продукции ответчика, расчет иска на основании указанной истцом средней стоимости мешка цемента является неверным. Настаивает на наличии признаков злоупотребления правом в действиях ответчика, поскольку истец не использует с 2015 года указанные товарные знаки для маркировки продукции, соответственно, имущественное положение истца не было и не могло быть нарушено действиями ответчика, поскольку у истца отсутствовали какие-либо убытки. Указывает на то, что ответчик не реализовывал свою продукцию, так как бумажные мешки с цементом хранились на складе ответчика, затем продукция была изъята сотрудниками полиции со слада ответчика и передана на ответственное хранение истцу. Ссылается на то, что ответчик приобрел спорную продукцию, а именно: мешки для упаковки цемента, у третьего лица. При этом третье лицо предоставило ответчику все необходимые документы, подтверждающие легальность ее происхождения, ввиду чего отсутствует вина ответчика. Полагает, что суд должен был исследовать вопрос об исчерпании истцом прав на товарные знаки, поскольку бумажные мешки были изготовлены обществом с ограниченной ответственностью "Сегежская упаковка" - партнером по бизнесу истца. Настаивает на отсутствии сходства товарных знаков истца и продукции ответчика.

От истца поступили письменные пояснения на апелляционную жалобу в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых указано на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

Определением арбитражного суда апелляционной инстанции от 17.01.2019 судебное разбирательство было отложено до 05.02.2019. В судебном заседании 05.02.2019 был объявлен перерыв до 07.02.2019.

В судебных заседаниях представители ответчика настаивали на доводах апелляционной жалобы.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы по основаниям, изложенных в письменных пояснениях. На вопрос суда пояснил, что спорная компенсация к взысканию заявлена им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации - из расчета двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, АО "Евроцемент груп" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 323360 (заявка N 2006729065), N 431582 (заявка N 2010715731), N 489588 (заявка N 2012721495) для товаров и услуг 19 класса МКТУ (т. 1 л. д. 64-70).

05 октября 2016 года на основании поступившего в ОЭБиПК ОМВД России по Солнечногорскому району материала проверки (КУСП от 13.09.2016 N 8222) по заявлению АО "Евроцемент груп" сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району на складе, расположенном по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Мелечкино, выявлен факт изготовления и реализации ООО "Финстрой" тарированного цемента "Европейское качество. Портландцемент М-500" в упаковках по 50 кг с явными признаками отличия от оригинальной продукции.

Согласно экспертному заключению общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗПАТЕНТ" от 15.11.2016 установлено сходство до степени смешения комбинированного обозначения со словесными элементами "Европейское качество ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500 PORTLAND CEMENT M500" и товарных знаков по свидетельствам N N 323360, 431582, 489588, признаки контрафактности, а именно: использование обозначения, сходного до степени смешения с охраняемыми Российской Федерации товарными знаками, без согласия правообладателя, присутствуют на мешке строительной сухой смеси с маркировкой "Европейское качество ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500 PORTLAND CEMENT M500". В открытом государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, сведений о государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам N N 323360, 431582, 489588 по лицензионному договору между правообладателем данных товарных знаков и ООО "Финстрой" нет.

По результатам рассмотрения материалов проверки должностным лицом административного органа на основании статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО "Финстрой" был составлен протокол об административном правонарушении от 22.11.2016 АБ N 1887068, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 Кодекса.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.03.2017 по делу N А41-83188/2016 по заявлению ГУ МВД по Солнечногорскому району ООО "Финстрой" привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 названного Кодекса.

Постановлениями Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017 и Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2017 указанное решение суда оставлено без изменений.

Ссылаясь на то, что действиями ответчика по незаконному использованию товарных знаков истца последнему причинены убытки, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, арбитражный суд первой инстанции исходил из их законности и обоснованности.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 указанной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 указанной статьи).

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки по указанным ранее свидетельствам Российской Федерации подтвержден материалами дела.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 названного Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В настоящем случае истец просил взыскать с ответчика компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации - из расчета двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

На основании указанной нормы расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров.

При этом за основу должна быть принята именно стоимость этих (контрафактных) товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже или иным образом вводятся в гражданский оборот нарушителем (ответчиком) третьим лицам.

Однако в настоящем случае при расчете размера компенсации истец использовал данные о цене спорной продукции, по которой она реализовывалась третьим лицам самим истцом.

Данные о стоимости товара, по которой контрафактные товары реализовывались ответчиком, истцом не представлены, в том числе, и с учетом отложения арбитражным судом апелляционной инстанции судебного разбирательства для указанной цели.

При этом арбитражный суд апелляционной инстанции принимает во внимание пояснения, приведенные ответчиком, о том, что цемент, реализуемый в 2016 году истцом, качественно отличается от цемента, который был размещен на складе ответчика.

Так, истцом реализовывался цемент, изготовленный в соответствии с ТУ (технические условия), что следует из представленных истцом арбитражному суду апелляционной инстанции сводных товарных накладных. На складе ответчика же был обнаружен цемент, изготовленный в соответствии с ГОСТ (государственный стандарт). Также истец реализовывал цемент марки М400, а на складе ответчика обнаружен цемент марки М500.

Указанное свидетельствует о различной стоимости товара, реализуемого истцом, и обнаруженного на складе ответчика.

Таким образом, истец не представил надлежащие достоверные доказательства, позволяющие суду установить обоснованность расчета истцом заявленной к взысканию компенсации.

При этом в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Также ответчиком в материалы дела представлен рапорт инспектора ГИАЗ ОМВД России по Солнечногорскому району, согласно которому в материалах проверки по факту производства и реализации ответчиком продукции, маркированной товарными знаками истца, документы, подтверждающие факт розничной реализации ответчиком указанной продукции, отсутствуют (т. 1 л. д. 132).

Какие-либо иные доказательства реализации или предложения к реализации ответчиком указанного товара с указанием цены товара в материалы настоящего дела также не представлены.

Ввиду изложенного истец в настоящем случае не доказал обоснованность избранного им способа восстановления нарушенного права, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленного иска.

При указанных обстоятельствах решение арбитражного суда первой инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В удовлетворении иска АО "Евроцемент груп" следует отказать.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 указанной статьи, не установлено.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С АО "Евроцемент груп" в пользу ООО "Финстрой" подлежат взысканию судебные расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в сумме 3000 руб., оплаченной на основании чека-ордера от 09.11.2018.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 10.10.2018 по делу N А41-46723/2018 отменить.

В удовлетворении исковых требований акционерного общества "Евроцемент груп" отказать.

Взыскать с акционерного общества "Евроцемент груп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Финстрой" расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в сумме 3000 руб., оплаченной на основании чека-ордера от 09.11.2018.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

М.А. Немчинова В.Н. Семушкина