Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2019 г. N 11АП-374/19

г.Самара

18 февраля 2019 г.

Дело N А65-28608/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 февраля 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Романенко С.Ш. и Терентьева Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Когданина Артема Игоревича на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 5 декабря 2018 года по делу N А65-28608/2018 по иску индивидуального предпринимателя Когданина Артема Игоревича (ОГРНИП 315169000056441, ИНН 166106636704) к индивидуальному предпринимателю Ишмуковой Регине Анатольевне (ОГРНИП 314169026100086, ИНН 165715599150) о запрете незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, принятое судьей Андреевым К.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лариной Ю.Н.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Ситдиков Р.Б. - представитель (доверенность N 3 от 16.08.2018);

ответчика - индивидуального предпринимателя Ишмуковой Регины Анатольевны (паспорт),

установил:

Индивидуальный предприниматель Когданин Артем Игоревич (далее предприниматель Когданин А.И., истец), руководствуясь статьями 1252, 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному предпринимателю Ишмуковой Регине Анатольевне (далее предприниматель Ишмуковой Р.А., ответчик) о запрещении ответчику незаконно использовать товарный знак "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" по свидетельству Российской Федерации N 587480, в том числе в деятельности флористического салона по адресу: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, дом 16/15 и/или на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменных именах (в том числе https//vk.com/odin plus odin, www.instagram.com/1.1flor/) и при других способах адресации, а также о взыскании с ответчика компенсации в размере 1797106 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587480 и произведения "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" в деятельности в деятельности флористического салона по адресу: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, дом 16/15.

Истец изменил предмет иска и уменьшил размер исковых требований в части взыскания компенсации и просил признать незаконным и запретить ответчику использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587480 и произведения "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА", в том числе в деятельности флористического салона по адресу: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, дом 16/15 и/или: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменных именах (в том числе https://vk.com/odin_plus_odin, www.instagram.сom/1.1flor/) и при других способах адресации, а также взыскать 995060 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587480 и произведения "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" в деятельности флористического салона по адресу: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, дом 16/15.

Заявление истца об изменении предмета иска и уменьшении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительных авторских прав и права на товарный знак принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 28.11.2018.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.12.2018 исковые требования удовлетворены частично. Суд первой инстанции признал незаконным и запретил ответчику использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587480 и произведения "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА", в том числе в деятельности флористического салона по адресу: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, дом 16/15 и/или: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменных именах (в том числе https://vk.com/odin_plus_odin, www.instagram.com/1.1flor/) и при других способах адресации, а также взыскал с предпринимателя Ишмуковой Р.А. в пользу истца 30000 руб. компенсации за нарушение исключительного права и 6690,45 руб. госпошлины. В остальной части в исковые требования оставлены без удовлетворения.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА", зарегистрированный в Российской Федерации 19.09.2016 по свидетельству N 587480, дата приоритета 10.03.2015, в отношении классов МКТУ: 26, 30, 31, 35, 39, 41, 44. Обозначение, охраняемое в качестве вышеуказанного товарного знака, является произведением изобразительного искусства и исключительное авторское право на данное обозначение принадлежит истцу с момента его создания 30.09.2014 на основании соглашения от 02.03.2015 и дополнительного соглашения от 25.05.2018 с соавтором (дизайнером) Е.А.Егоровым.

Суд первой инстанции также исходил из того, что ответчик производил, предлагал к продаже, продавал и иным образом реализовал цветочные букеты, букеты из сладостей и подобные сопутствующие товары и оказывал услуги по их оформлению, упаковке и доставке посредством флористического салона "ОДИН плюс ОДИН. Выставка цветочного мастерства", расположенного по адресу: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, дом 16/15, используя при этом указанное охраняемое обозначение по свидетельству о регистрации товарного знака N 587480. Соответствующие предложения к продаже, реквизиты и фото-отчеты о проданных товарах были размещены на интернет-страницах: по адресу www.instagram.com/1.1flor/, осмотренной нотариусом согласно протоколу 16АА N 4549563 от 19.04.2018, и по адресам https://vk.com/odin plus odin, https://vk.com/id33058729, https://vk.com/market-81234188, http://flovver.ru, осмотренных согласно протоколу N1/05-2018 закупки цветочной композиции от 25.05.2018 и отчету о проведении мониторинга работы флористического салона "ОДИН плюс ОДИН. Выставка цветочного мастерства" от 22.06.2018 детектива Федорова Марата Альбертовича, действующего на основании лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности N 0462 от 07.05.2018.

Суд первой инстанции из пояснений ответчика установил, что она лично была знакома с истцом до регистрации им товарного знака, между сторонами имелись партнерские отношения в рамках деятельности ответчика, истец сам передал ей для использования в торговой деятельности спорный товарный знак. Истец данные обстоятельства (факт знакомства между истцом и ответчиком и передачи истцом товарного знака) не оспорил. Представитель истца пояснил, что истец предоставил ответчику спорное изображение в пользование с намерением в последующем (например, после регистрации товарного знака и после появления реальной прибыли) оформить сотрудничество в виде лицензионного договора, договора коммерческой концессии (российский аналог франчайзинга) или в иной форме (простое товарищество и др.). Однако в итоге ответчик отказался заключать вышеуказанные договоры, в связи с чем истец обратился в суд.

Суд первой инстанции, исходя из того, что статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит указания на то, в какой форме должно быть оформлено согласие правообладателя на использование товарного знака, нанесенного на товар, вводимый в гражданский оборот, однако, учитывая, что это не означает, что право использования товарного знака без заключения договора может быть оформлено в произвольном виде, пришел к выводу, что ответчиком согласие истца в надлежащей форме в суд не предоставлено и сама по себе указанная передача согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не свидетельствует об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак.

Суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом содержания статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации в рассматриваемом случае бремя доказывания обстоятельств правомерного использования товарных знаков возложено на ответчика. Ответчик использовал товарный знак "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" без согласия истца. Поэтому требования истца о признании незаконным и запрете ответчику использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587480 и произведения "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА", суд признал законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Суд первой инстанции также исходил из того, что расчет суммы компенсации в размере 995060 руб. за незаконное использование товарного знака и произведения в деятельности флористического салона по адресу: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, д.16/15, обоснован истцом ссылкой на размер вознаграждения, которое при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а именно на среднюю ставку лицензионного вознаграждения - 3% роялти и 150000 рублей первоначального (паушального) платежа

Суд признал указанный расчет необоснованным, поскольку из представленных сторонами сведений о размерах лицензионного вознаграждения и практики заключения лицензионных соглашений (франшиз) в сфере деятельности по продаже цветочной и подарочной продукции, такого рода предоставление прав на использование в предпринимательской деятельности исключительных прав связано с передачей целого комплекса исключительных прав, а также деловой репутации и коммерческого опыта. Однако, товарный знак "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" ни до его регистрации в установленном порядке, ни после такой регистрации, ни самим истцом, ни иными лицами, за исключением ответчика, не использовались и в коммерческий оборот не вводились. Ответчик, организацией деятельности по продаже цветов и подарков, открытием магазина, рекламой деятельности магазина занималась и несла соответствующие расходы самостоятельно и вне связи с использованием наименования "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" как готового товарного знака или знака обслуживания, дающего определенные преимущества в осуществлении деятельности.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что используемые истцом в расчетах в качестве аналогов размеры средней ставки лицензионного вознаграждения, учитывая несопоставимые объемы передаваемых исключительных прав и их коммерческую ценность, не соответствуют фактическим обстоятельствам настоящего дела.

Судом также принял во внимание, что наименование "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" и соответствующий знак были переданы ответчиком самим истцом.

Суд первой инстанции, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца как правообладателя, отсутствие явно выраженной коммерческой ценности товарного знака и вероятности убытков правообладателя, действия ответчика по прекращению использования товарного знака после получения претензии истца, пришел к выводу, что разумный и справедливый размер компенсации составляет 30000 руб.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить или изменить решение в части и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истец считает, что решение принято с существенным нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права, с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, в части, касающейся определения размера компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак и произведение

При этом истец исходит из того, что судом первой инстанции применен закон, не подлежащий применению (абзац 2 статьи 1301 и подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации), и не применен закон, подлежащий применению (абзац 3 статьи 1301 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец исходит из того, что суд первой инстанции, уменьшая заявленный истцом размер исковых требований, руководствовался пунктом 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Однако, в оспариваемом решении указанный пункт процитирован не полностью, и не учтено, что он разъясняет определение компенсации по абзацу 2 статьи 1301, подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (то есть в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей), в то время как им компенсация определена по абзацу 3 статьи 1301 и подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ (то есть в двукратном размере стоимости права использования произведения и/или товарного знака).

Истец считает, что судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. Указанное неприменение норм права, подлежащих применению, привело к неправильному определению арбитражным судом первой инстанции предмета доказывания и неполному выяснению обстоятельств, имеющих значение для дела. Истец считает, что суд первой инстанции не учел, что еще одной разновидностью лицензионного договора на использование товарного знака является договор коммерческой концессии.

Истец считает, что имеет место несоответствие выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела

Истец не согласен с выводом суд о том, что используемые им в расчетах в качестве аналогов размеры средней ставки лицензионного вознаграждения, учитывая несопоставимые объемы передаваемых исключительных прав и их коммерческую ценность, не соответствуют фактическим обстоятельствам настоящего дела, поскольку, не опровергая достоверность представленных им ставок как таковых, суд первой инстанции посчитал, что они применяются для "франшиз" в сфере деятельности по продаже цветочной и подарочной продукции, подразумевающих предоставление "заведомо большего объем передаваемых благ, характеризующихся коммерческой ценностью (деловую репутацию, известность и распространенность передаваемого товарного знака, стратегии осуществления деятельности, готовых решений развития и оформления бизнеса, внутренней (корпоративной) организации деятельности и т.п.,) и не применимы к настоящему спору, поскольку товарный знак ни до его регистрации в установленном порядке, ни после такой регистрации, ни самим истцом, ни иными лицами, за исключением ответчика, не использовался и в коммерческий оборот не вводился и отсутствуют его явно выраженная коммерческая ценность и вероятность убытков правообладателя (истца). Истец считает, что данный вывод основан на неправильном истолковании норм статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческой концессии, являющейся российским аналогом "франчайзинга".

Кроме того, истец считает неверным вывод арбитражного суда первой инстанции об отсутствии явно выраженной коммерческой ценности и вероятности убытков правообладателя, поскольку в убытки истца заключаются в упущенной выгоде в виде неполученного вознаграждения по лицензионному договору или договору коммерческой концессии, который должен был быть заключен между истцом и ответчиком при правомерном использовании товарного знака и/или произведения.

Истец также считает неверным вывод суда первой инстанции о том, что ответчиком в материалы дела представлены налоговые декларации за 2016, 2017 годы, согласно которым размер фактически полученного ответчиком дохода от предпринимательской деятельности (доходов за минусом расходов) составил 199962 руб. в 2016 году и 465362 руб. в 2017 году. Размер рассчитанной истцом компенсации фактически равен среднему доходу ответчика, полученному за три года осуществления деятельности", поскольку представленные им ставки роялти (лицензионного вознаграждения) для "франшиз" и стандартные ставки лицензионных договоров определяются на основании суммы дохода, а не прибыли.

Истец также исходит из того, что, установленный судом первой инстанции факт того, что наименование "ОДИН плюс ОДИН. ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" и соответствующий знак были переданы ответчиком самим истцом, также не имеет правового значения при определении размера компенсации, в особенности по абзацу 3 статьи 1301 и подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ (то есть в двукратном размере стоимости права использования произведения и/или товарного знака).

Кроме того истец исходит из того, что судом первой инстанции нарушены нормы процессуального права о бремени доказывания, поскольку ответчиком в части определения размера компенсации не было представлено ни письменных возражений (в том числе в отзыве) и встречных расчетов с обоснованиями и доказательствами.

Истца считает, что суда первой инстанции не было оснований не согласиться с его расчетом компенсации.

В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил изменить обжалуемое решение в части требования о взыскании компенсации за незаконное использование произведения - логотипа "ОДИН плюс ОДИН. Выставка цветочного мастерства" и товарного знака по свидетельству N 587480, и удовлетворить его в полном объеме.

Представитель истца пояснил, что не возражает против проверки законности и обоснованности решения только в обжалуемой части.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу истца с доводами, изложенными в жалобе, не согласилась и просила оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании ответчика - предприниматель Ишмукова Р.А., доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, поддержала.

Ответчик пояснила, что не возражает против проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции только в обжалуемой истцом части.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав в размере 30000 руб.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, отзыве на апелляционную жалобу, выступлениях присутствующих в судебном заседании представителя истца и ответчика, арбитражный апелляционный суд установил.

Предприниматель Когданин А.И. является обладателем исключительного права на произведения изобразительного искусства:

- логотип в виде комбинированного обозначения, представляющего собой круг, окаймленный изнутри узором из точек и линии белого цвета по всей окружности и фразой "ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" по нижней половине окружности, в начале и конце которой стоит знак "-". По центру круга в верхней части расположено схематическое изображение галстука-бабочки, в центральной части расположена столбиком фраза "ОДИН плюс ОДИН", при этом слова "ОДИН" выполнены заглавными буквами, слово "плюс" - строчными, и с обеих его сторон расположены две горизонтальные линии;

- логотип в виде комбинированного изображения, представляющего собой фразу "ОДИН плюс ОДИН", при этом слова "ОДИН" выполнены заглавными буквами, слово "плюс" - строчными, над словом "плюс" расположено изображение четырехлепестного цветка. Под фразой "ОДИН плюс ОДИН" расположена фраза "ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА", в начале и конце которой стоит знак "-".

Предприниматель Когданин А.И. является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству N 5874380 в виде комбинированного обозначения, представляющего собой круг сиреневого цвета, окаймленный изнутри узором из точек и линии белого цвета по всей окружности и фразой "ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" по нижней половине окружности, в начале и конце которой стоит знак "-". По центру круга в верхней части расположено схематическое изображение галстука-бабочки, в центральной части расположена столбиком фраза "ОДИН плюс ОДИН", при этом слова "ОДИН" выполнены заглавными буквами, слово "плюс" - строчными, и с обеих его сторон расположены две горизонтальные линии. Все элементы внутри круга выполнены белым цветом.

Товарный знак зарегистрирован 19.06.2016 с датой приоритета 10.03.2015 в отношении товаров Международной классификации товаров и услуг: 26 - венки из искусственных цветов; цветы искусственные; 30 - изделия из сладостей для украшения тортов; печенье; пироги; птифуры (пирожные); пудинги (запеканки); сладости; украшения шоколадные для тортов; 31 - венки из живых цветов: деревья; деревья пальмовые, луковицы цветов; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; кустарники; кусты розовые; 35 - организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок с культурно-просветительной целью; 39 - доставка цветов, услуги по упаковке подарков; 41 - обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация конкурсов (учебных или развлекательных); 44 - дизайн ландшафтный; огородничество; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; изготовление венков (искусство цветочное); составление цветочных композиций: уход за газонами.

Как следует из материалов дела, предпринимателем Ишмуковой Р.А. при осуществлении деятельности флористического салона, расположенного по адресу: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, дом 16/15, использовались обозначения идентичные произведениям - логотипам, исключительные авторские права на которые принадлежат истцу, а также товарному знаку по свидетельству N 5874380, принадлежащему истцу.

Истец, руководствуясь статьями 1252, пунктом 3 статьи 1301, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в суд с требованием о защите исключительных авторских прав на произведение и исключительных прав на товарный знак и просил запретить ответчику использование произведения - логотипа в виде комбинированного обозначения, представляющего собой круг, окаймленный изнутри узором из точек и линии белого цвета по всей окружности и фразой "ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" по нижней половине окружности, изображением галстука-бабочки и фразы "ОДИН плюс ОДИН", в центральной части круга, и исключительного права на товарный знак по свидетельству N 5874380 путем запрета ответчику их использовать в своей деятельности и взыскания с ответчика компенсации в размере двойной стоимости права использования произведения и товарного знака, составляющей согласно расчету истца 995060 руб.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, запретив ответчику использование в своей деятельности произведение, исключительные авторские права на которое принадлежат истцу, а также товарный знак по свидетельству N 5874380, а также взыскав в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение и товарный знак в размере 30000 руб.

В части запрета использования произведения и товарного знаки решение суда первой инстанции не обжалуется.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 3 указанной статьи Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в порядке защиты права на товарный знак вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлена к взысканию компенсация в размере 995060 руб. за нарушение исключительного права на произведение и товарный знак, исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, определенной в размере 3% от определенной им суммы дохода от деятельности флористического салона плюс 150000 руб. единовременного паушального взноса.

Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 1301 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения или товарного знака.

Как следует из материалов дела, ответчик начал использовать произведение - логотип в виде комбинированного обозначения, представляющего собой круг, окаймленный изнутри узором из точек и линии белого цвета по всей окружности и фразой "ВЫСТАВКА ЦВЕТОЧНОГО МАСТЕРСТВА" по нижней половине окружности, изображением галстука-бабочки и фразы "ОДИН плюс ОДИН", в центральной части круга, исключительные авторские права на который принадлежат истцу, до регистрации права истца на товарный знак по свидетельству N 5874380, идентичный указанному произведению.

При этом, как следует из пояснений сторон, ответчик использовал указанное произведение с согласия истца. Однако письменный лицензионный договор о предоставлении права использования произведения сторонами не заключался.

Истец доказательства направления ответчику после регистрации товарного знака по свидетельству N 5874380 требования о заключении лицензионного договора на использование товарного знака или договора коммерческой концессии на использование комплекса принадлежащих ему исключительных прав, включающего право на указанный товарный знак, на предусмотренных в этих договорах условиях суду не представил.

Истцом также не представлены действующие при сравнимых обстоятельствах договоры, содержащие цену, которая обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал ответчик.

Истцом также не представлены заключенные при сравнимых обстоятельствах третьими лицами лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения или товарного знака и договоры коммерческой концессии на использование комплекса принадлежащих им исключительных прав, включающих право на товарного знака, позволяющих определить цены, которые обычно взимается за правомерное использование товарного знака при осуществлении деятельности, аналогичной осуществляемой ответчиком.

Принимая во внимание, что сторонами письменный лицензионный договор о предоставлении ответчику права использования произведения и товарного знака сторонами не заключался, истец имеет право требовать защиты нарушенного исключительного права путем взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение и товарный знак.

Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание материалы дела, и исходя из конкретных фактических обстоятельств, суд апелляционной инстанции считает, что, заявив требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение и товарный знак на основании пункта 3 статьи 1301, подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 995060 руб., истец злоупотребляет своим правом на защиту исключительных прав.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Руководствуясь указанной нормой права и принимая во внимание установленные судом обстоятельства дела, арбитражный апелляционный суд считает возможным удовлетворение требование истца о защите нарушенного исключительного права на произведение и товарный знак только частично.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за нарушение принадлежащих ему исключительного права на произведение и товарный знак, установленного судом первой инстанции.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, решение в обжалуемой истцом части принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с нормами материального и процессуального права и основания для его изменения отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 5 декабря 2018 года по делу N А65-28608/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Когданина Артема Игоревича - без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе отнести на заявителя жалобы.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

С.Ш.Романенко Е.А.Терентьев