Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2019 г. N 17АП-20425/18

г. Пермь

19 февраля 2019 г.

Дело N А50-22733/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 февраля 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Дружининой Л.В.

судей Балдина Р.А., Муталлиевой И.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарём Балтаевой Р.Н.

при участии:

от истца, ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег XXI Век"- Рагозин С.В., представитель по доверенности от 25.06.2018;

от ответчика, ОАО "Суксунский оптико- механический завод"- Каменских Н.С., представитель по доверенности от 09.01.2018;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца- ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег XXI Век"

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 29 ноября 2018 года

по делу N А50-22733/2018,

принятое судьёй Е.В. Кульбаковой

по иску ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег XXI Век" (ОГРН 1027700064182, ИНН 7706272866)

к ОАО "Суксунский оптико-механический завод" (ОГРН 1025902466501, ИНН 5951000096)

о запрете использования в производстве технических решений без получения разрешения, запрете предлагать к продаже и продавать изделия, созданные с использованием технических решений, указанных в патенте, об обязании опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного патентообладателя,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Зеленый берег XXI Век" (далее- ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег XXI Век", истец) обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "Суксунский оптико-механический завод" (далее- ОАО "СОМЗ", ответчик) о запрете использования в производстве при изготовлении изделия (очки) PANORAMA StrongGlass ТМ (5 РС) артикул 21134 технических решений, указанных в патенте на промышленный образец N 54679 без получения разрешения; запрете предлагать к продаже и продавать изделия (очки) PANORAMA StrongGlass ТМ (5 РС) артикул 21134, а также иные изделия, схожие с ними по внешним и потребительским свойствам, созданные с использованием технических решений, указанных в патенте на промышленный образец N 54679; обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного патентообладателя.

Определением суда от 14.09.2018 г. производство по делу приостанавливалось в связи с назначением по делу судебной патентоведческой экспертизы.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 29 ноября 2018 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с принятым решением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым требования истца удовлетворить полностью.

В доводах апелляционной жалобы, ссылаясь на нормы п. 5 ст. 69 АПК РФ указывает на то, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 указанного Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. В этой связи считает, что при рассмотрении дела следовало учесть в качестве достоверного доказательства назначенную в соответствии с постановлением от 17.04.2018 г. нотариуса г. Москвы Тоцкого Н.Н. и проведенную сотрудником АНО "Союзэкспертиза" Торгово- промышленной палаты Российской Федерации экспертизу. В своих выводах экспертом дан положительный ответ о наличии в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца по патенту РФ N 54679 "Очки защитные (закрытого типа)". Указывает на то, что в таком случае результат экспертизы, назначенной по постановлению нотариуса, в судебном процессе доказыванию не подлежит, поскольку в законе прямо указано, что установленные нотариусом обстоятельства освобождаются от доказывания.

Относительно выводов патентного поверенного Ведерниковой Н.В. по результатам проведенной по делу судебной экспертизы в отношении признака "Выполнение оправы по вертикали с радиусом выпуклой верхней и нижней частью и прямолинейными боковыми частями", как отсутствующего признака, отмечает, что наличие или отсутствие такого признака невозможно было определить на объекте со вставленными в прорези эластичным ремнем, тогда как при проведении экспертизы АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ такой ремень был снят, а оставшееся после этого незначительное искривление боковой части возникло в результате пластической деформации.

В отношении признака "Выполнение оправы тонированной" как отсутствующего по данным патентного поверенного Ведерниковой Н.В., указывает на отсутствие в патенте на промышленный образец указания на то, что оправа является прозрачной, а в описании изготовления очков PANORAMA указано на непрозрачный материал корпуса. При этом термины "тонировка" и "непрозрачность" в данном случае, по мнению истца, не могут являться существенным отличием.

Считает неверными, не соответствующими нормам материального права в сфере защиты патентных прав, выводы суда первой инстанции, сделанные в результате визуального сравнения образца продукции ответчика с запатентованной истцом моделью очков.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца на доводах апелляционной жалобы настаивал, просил решение отменить, жалобу удовлетворить.

Ответчик направил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором возразил против ее удовлетворения, решение суда просил оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как верно установлено судом первой инстанции ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег ХХI век" с 2008 года является патентообладателем на промышленный образец N 54679 "ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ" (закрытого типа), что подтверждается патентом на промышленный образец N 54679 (дата регистрации 16.06.2004, сроком действия до 09.06.2028).

Согласно указанному патенту на промышленный образец, очки характеризуются следующими признаками:

- наличие оправы с очковым стеклом;

- выполнение оправы по горизонтали изогнутой по радиусу;

- выполнением оправы по вертикали с радиусно выпуклой верхней и нижней частью и прямолинейными боковыми частями;

- наличием на боковых частях оправы элементов крепления фиксирующего ремня;

- наличием на тыльной стороне оправы уплотнительного элемента в виде полосы с отбортовкой;

отличающиеся:

- наличием на уплотнительном элементе в зоне углубления для носа симметрично расположенных прорезей;

- наличием прорезей на боковых частях уплотнительного элемента;

- наличием вентиляционных клапанов в верхней и нижней частях оправы;

- выполнением оправы тонированной.

ОАО "СОМЗ" изготавливает и реализует на территории Российской Федерации продукцию "очки защитные закрытого типа PANORAMA Strong Glass ТМ (5 РС) артикул 21134" в которых, как указывает истец в исковом заявлении, используется промышленный образец истца.

В подтверждение этого, истцом представлено заключение эксперта N 026-21-00042 от 24.05.2018, выполненное экспертом АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ; протокол в порядке обеспечения доказательств - осмотр письменных доказательств от 17.04.2018, составленный и удостоверенный нотариусом города Москвы Тоцким Н.Н.; счет-фактура (УПД) N 20601 от 20.11.2017; очки производства ОАО "СОМЗ" - 3Н11 PANORAMA Strong Glass ТМ (5 РС) артикул 21134.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции, проанализировав имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание результаты проведенной по делу судебной экспертизы, пришел к выводу о несовпадении в изделии ответчика всех признаков, входящих в описание промышленного образца по патенту истца.

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, отзыва на нее, выслушав объяснения представителей сторон, апелляционный суд не находит оснований для отмены судебного акта в силу следующего.

Статьей 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Гражданский кодекс) предусмотрено, что интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В силу ст. 1346 Гражданского кодекса на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Право распоряжения любым не противоречащим закону способом исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности принадлежит патентообладателю (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса).

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, возражений.

Тем самым, указывая в обстоятельствах иска на использование ОАО "СОМЗ" при производстве для целей дальнейшей продажи продукции - очки защитные закрытого типа PANORAMA Strong Glass ТМ (5 РС) артикул 21134 промышленного образца, защищенного патентом N 54679, истец в силу ст. 65 АПК РФ должен представить доказательства использования каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

В подтверждение названного обстоятельства, истцом в материалы дела было представлено Заключение эксперта N 026-21-00042 от 24.05.2018, проведенное сотрудником АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ, патентным поверенным РФ Петровской Е.В. и составленное в связи с поручением произвести патентоведческую экспертизу, в соответствии с постановлением нотариуса г. Москвы Тоцкого Н.Н.

По результатам проведенного исследования, в том числе, представленных на экспертизу очков, произведенных ОАО "СОМЗ", эксперт пришел к выводу о наличии в товаре ответчика всех существенных признаков промышленного образца по патенту РФ N 54679.

В свою очередь со стороны ответчика в материалы дела было представлено Экспертное заключение, выполненное патентным поверенным N 126 Онориным А.А. на основании договора от 23.07.2018, заключенного с ОАО "СОМЗ", в котором эксперт пришел к выводу о неиспользовании в спорном товаре ответчика всех существенных признаков перечня и фотографий внешнего вида промышленного образца по патенту N 54679, указав в частности, на отсутствие таких признаков как "выполнение оправы по вертикали с радиусно выпуклой верхней и нижней частью и прямолинейными боковыми частями" (отсутствует прямолинейная боковая часть), а также такого признака как "выполнение оправы тонированной" (корпус в товаре ответчика в своей массе ярко зеленого цвета).

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В связи с наличием в материалах дела двух различающихся по своему содержанию заключений патентных поверенных, судом первой инстанции обоснованно было назначено по делу проведение судебной патентоведческой экспертизы, порученной патентному поверенному Ведерниковой Н.В.

Проанализировав подробно и наглядно в фотографиях представленный на исследование товар, производимый ответчиком- очки защитные закрытого типа PANORAMA Strong Glass ТМ (5 РС) артикул 21134 по сравнению с существенными признаками промышленного образца, защищенного патентом N 54679, эксперт пришел к выводу о том, что изделие "Очки защитные закрытого типа" производства ОАО "СОМЗ" - 3Н11 PANORAMA Strong Glass ТМ (5 РС) артикул 21134, не содержат все существенные признаки промышленного образца по патенту N 54679 "Очки защитные" (закрытого типа) патентообладатель ООО "Холдинговая компания "Зеленый берег ХХI век".

Согласно исследовательской части указанного Заключения эксперта, эксперт указал на отсутствие такого существенного признака как "выполнение оправы с прямолинейными боковыми частями" и "выполнение оправы тонированной".

Проанализировав Экспертное заключение, выполненное патентным поверенным Ведерниковой Н.В., апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что экспертное заключение является достаточно полным, не содержит неясностей, противоречий. Более того, исследование представлено наглядно, в том числе, в виде фотографий с акцентированием внимания на исследуемые признаки.

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии существенных отличий в терминах "тонировка" и "непрозрачность", не могут быть признаны апелляционным судом состоятельными. Как отмечено в исследовательской части Экспертного заключения Ведерниковой Н.В., в патенте видно, что корпус выполнен полупрозрачным, тогда как в представленном объекте исследования корпус непрозрачный, ярко- зеленого цвета снаружи и изнутри. Общие зрительные впечатления, производимые проверяемым промышленным образцом и изделиями истца и ответчика не совпадают.

Также следует признать ошибочными, основанными на неправильном толковании норм материального права доводы апелляционной жалобы, в которых истцом отмечены как неверные выводы суда первой инстанции, сделанные в результате визуального сравнения образца продукции ответчика с запатентованной истцом моделью очков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Гражданского кодекса к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Исходя из толкования названных норм, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что общее впечатление от сравниваемых объектов не совпадает, продукция ответчика отлична от изделия по патенту Российской Федерации N 54679 на промышленный образец "Очки защитные (закрытого типа)". В частности, продукция отличается непрозрачностью корпуса, формой корпуса, изогнутыми боковыми частями оправы, наличием ремня, размером прорезей клапанов, возвышением вентиляционных клапанов над корпусом, то есть продукция различаема потребителем.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции процессуальных норм, в частности п. 5 ст. 69 АПК РФ, также не нашли своего подтверждения, основаны на ошибочном толковании названной нормы.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Вместе с тем, проведенная на основании постановления от 17.04.2018 г. нотариуса г. Москвы Тоцкого Н.Н. сотрудником АНО "Союзэкспертиза" Торгово- промышленной палаты Российской Федерации экспертиза, а именно- выводы, к которым пришел патентный поверенный, не являются по смыслу п. 5 ст. 69 АПК РФ обстоятельством, подтвержденным нотариусом.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 70 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Таким образом, поскольку выводы патентного поверенного Петровской Е.В., приведенные в Заключении эксперта N 026-21-00042 опровергнуты результатами проведенной по делу судебной экспертизы, а также Экспертным заключением, составленным патентным поверенным Онориным А.А., оснований для признания такого доказательства достоверным по результатам проведенной судом оценки, не имеется.

С учетом изложенного, оснований для отмены обжалуемого судебного акта, не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 104, 110, 258, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 29 ноября 2018 года по делу N А50-22733/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

Л.В. Дружинина