Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2019 г. N 09АП-5264/19

г. Москва

04 марта 2019 г.

Дело N А40-49900/17

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 марта 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Д.В. Пирожкова,

судей: Д.Н. Садиковой, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Н. Дроздовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Йодные технологии и маркетинг" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 ноября 2018 года по делу N А40-49900/2017, принятое судьей А.С. Чадовым, по иску ООО "Курортмедсервис" (ОГРН 1127746314112) к ООО "Йодные технологии и маркетинг" (ОГРН 1027700450337) третьи лица: 1) ООО "Аптека от склада-Север", 2) ООО "Продуктсервис", 3) ООО "Аптека от склада-Урал", 4) ООО "Аптека от складаЗапад" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 562223 в размере 8 506 800 руб., изъятии из оборота контрафактного товара биологически активная добавка к пище "Капли "Колыбельные", изъятии из оборота и уничтожении оборудования, предназначенного для производства контрафактного товара,

при участии в судебном заседании:

от истца: Семенов А.В. по доверенности от 09.01.2017;

от ответчика: не явились, извещены;

от третьих лиц: ООО "Аптека от склада-Север", ООО "Продуктсервис", ООО "Аптека от склада-Урал", ООО "Аптека от складаЗапад" - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 562223 в размере 8 506 800 руб. (с учетом частичного отказа от иска).

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в предпринимательской деятельности товарный знак по свидетельству N 562223 путем реализации биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли Колыбельные".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2017 года по делу N А40-49900/2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2017 года, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01 июня 2018 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении решением от 29 ноября 2018 года по настоящему делу Арбитражный суд города Москвы заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители ответчика и третьих лиц в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционных жалоб, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 562223, дата подачи заявки: 25.09.2014, дата регистрации: 19.01.2016, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 05-биологически активные добавки к пище.

В ходе мониторинга рынка по поручению истца была осуществлена контрольная закупка биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Колыбельные" в ООО "Аптека от склада - Север" по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17. На этикетке, наклеенной на флакон, размещен изобразительный знак, сходный с товарным знаком по свидетельству о государственной регистрации N 562223, правообладателем которого является истец. На лицевой стороне картонной упаковки размещен изобразительный знак, сходный с товарным знаком по свидетельству о государственной регистрации N 562223, правообладателем которого является истец, на обратной стороне упаковки производителем продукции указано ООО "Йодные технологии и маркетинг", претензии по ее качеству принимает ООО "ПродуктСервис".

Согласно информации на упаковке (картонная упаковка) и приложенным к контрольной закупке БАД "Капли "Колыбельные" документам, полученным от аптеки по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17:

- кассовый чек с указанием стоимости БАД, место продаж;

- заказ с указанием стоимости БАД и производителя БАД;

- паспорт качества N 513 от производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг", выпущенный на партию N 2, с указанием названия БАД "Капли "Колыбельные", названия производителя, даты производства, количество произведенных БАД в этой партии;

- свидетельство о государственной регистрации БАД "Капли "Колыбельные" БАД "Капли "Колыбельные" произведены ООО "Йодные технологии и маркетинг" в составе товарной партии в флаконах по 50 мл. в общем количестве 50 040 шт. Дата выпуска 19.06.2016.

На основании анализа, приобретённых в ходе мониторинга рынка товаров (БАД) и документов, и с учетом того, что ООО "Курортмедсервис" разрешения на использование товарного знака по свидетельству о государственной регистрации N 562223 ООО "Йодные технологии и маркетинг" не давал, истец пришел к выводу, что данные товары являются контрафактной продукцией и обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя. Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом разъяснений в пункте 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", и п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322, суд первой инстанции правомерно счел возможным возникновение у потребителя представления о принадлежности биологически активной добавки "Капли "Колыбельные", производимые ответчиком, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 562223, к одному производителю.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что произведенные ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" биологически активные добавки к пище из партии с паспортом качества N 513, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации биологически активной добавки "Капли "Колыбельные" N RU.77.99.11.003.Е.011434.11.14, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 562223 являются контрафактными.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, учитывая длящийся характер правонарушения, неоднократность его совершения и объем выпущенной контрафактной продукции, рассчитанной на массового потребителя, включая несовершеннолетних, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции счел определенный истцом размер компенсации в размере 8 506 800 руб. соответствующим степени вины нарушителя, и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

В апелляционной жалобе представитель ответчика указал, что суд первой инстанции допустил неправильное применение норм права в части расчета компенсации в соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, считает, что при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости товаров, суд первой инстанции необоснованно исходил из отпускной цены проданных товаров, с чем суд апелляционной инстанции согласиться не может исходя из следующего.

Частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктом 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Таким образом, размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

Пользуясь правом, установленным частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец произвел расчет компенсации в двукратном размере стоимости товара, произведенного ответчиком, что составило 8 506 800 руб.

Проверив расчет, произведенный истцом и соглашаясь с ним, суд первой инстанции принял во внимание, что согласно предписанию Федеральной Антимонопольной Службы РФ от 05.02.2016 по делу N 1-14-61/00-08-15 и определения Федеральной Антимонопольной Службы РФ от 13.01.2017 о возбуждении в отношении ООО "ПродуктСервис" дела об административном правонарушении по признакам нарушения статьи 51 Закона о защите конкуренции, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного Предписания ФАС России от 05.02.2016 по делу N 1-14-61/00-08-15, и других, представленных в материалы дела доказательств, ответчик продолжает нарушать исключительные права истца на товарный знак по свидетельству N 562223.

Кроме того, решением ФАС по делу N 1-14-23/00-08-17 от 20.04.2018, действия ответчиков были признаны актом недобросовестной конкуренции, при этом предметом рассмотрения были 4 партии, произведенные ответчиком в 2015 и 2016 году, в том числе и партия БАД "Капли Колыбельные", рассматриваемая в настоящем деле в количестве 50 040 штук по паспорту качества N 513 от 19.06.2016.

Также суд первой инстанции оценил в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела представлены доказательства: письмо от ООО "Компания ФармАналитик" от 17.04.2017, подтверждающее, что ООО "Компания ФармАналитик" размещало на своем сайте прайс-листы, полученные от ООО "Йодные технологии и маркетинг" после даты "уничтожения" 02.11.2016; скриншот сайта компании "Фарманалитик" от 17.03.2017, содержащий прайс-лист ООО "Йодные технологии и маркетинг" на 17.03.2017; скриншот сайта компании "Фарманалитик" от 22.05.2017, содержащий прайс-лист ООО "Йодные технологии и маркетинг" на 22.05.2017, из которых также следует, что ответчик продолжает предлагать к продаже продукцию с использованием обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком истца.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

С учетом изложенного, в отсутствие доказательств правомерного использования ответчиком товарного знака истца, учитывая, что при рассмотрении требования о взыскании компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, закон не устанавливает право суда по самостоятельному определению суммы компенсации, а дает суду в исключительных обстоятельствах право на ее снижение ниже низшего предела, установленного положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, апелляционный суд полагает, что в рассматриваемом случае суд первой инстанции установив отсутствие оснований для снижения заявленной ко взысканию компенсации, правомерно удовлетворил требования в заявленном размере.

Доводы апелляционной жалобы ответчика были предметом исследования в суде первой инстанции, им была дана надлежащая правовая оценка с учетом имеющихся в материалах дела доказательств. Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства.

Исходя из изложенного, судом первой инстанции дана надлежащая оценка обстоятельствам дела и у судебной коллегии не имеется оснований для их переоценки, апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 ноября 2018 года по делу N А40-49900/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (ОГРН 1027700450337) в доход федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Д.Н. Садикова Е.Б. Расторгуев