Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2019 г. N 08АП-16898/18

город Омск

16 апреля 2019 г.

Дело N А46-6901/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в плодном объеме 16 апреля 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 16 апреля 2019 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Дерхо Д.С.,

судей Рожкова Д.Г., Солодкевич Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Козыревой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-16898/2018) индивидуального предпринимателя Акопяна Гамлета Оганесовича на решение Арбитражного суда Омской области от 23.11.2018 по делу N А46-6901/2018 (судья Третинник М.А.), по иску общества с ограниченной ответственностью "Аватара" (ИНН 6670219511, ОГРН 1086670022845) к индивидуальному предпринимателю Акопяну Гамлету Оганесовичу (ИНН 550705128397, ОГРНИП 309554314100222) о взыскании 1 068 657 руб. 09 коп.,

при участии в судебном заседании:

от индивидуального предпринимателя Акопяна Гамлета Оганесовича - представитель Видякин А.В. (паспорт, по доверенности б/н от 21.05.2018 сроком действия три года);

от общества с ограниченной ответственностью "Аватара" - представитель Няга Е.Ю. (паспорт, по доверенности N 14 от 01.08.2018 сроком действия один год), представитель Акентьев А.М. (паспорт, по доверенности N 13 от 01.02.2019 сроком действия по 01.07.2019),Ю

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Аватара" (далее - ООО "Аватара", истец) обратилось Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю Акопян Гамлету Оганесовичу (далее - ИП Акопян Г.О., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на пользование терминального программного обеспечения "Удобный маршрут для переносных терминальных устройств" (FarePlus) в сумме 1 068 657 руб. 09 коп.

Решением Арбитражного суда Омской области от 23.11.2018 по делу N А46-6901/2018 исковые требования удовлетворены частично: с ИП Акопяна Г.О. в пользу ООО "Аватара" взыскано 399 360 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на пользование терминального программного обеспечения "Удобный маршрут для переносных терминальных устройств" (FarePlus), а также 8 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины; с ИП Акопяна Г.О. в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 2 987 руб.

Исковые требования в части взыскания с ИП Акопяна Г.О. 669 297 руб. 09 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на пользование терминального программного обеспечения "Удобный маршрут для переносных терминальных устройств" (FarePlus) оставлены без рассмотрения.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ИП Акопян Г.О. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал, что не доказан и не соответствует материалам дела вывод суда первой инстанции о том, что ответчик использовал 10 экземпляров программного обеспечения с мая 2015 года. Считает доказанным только факт передачи ответчику в пользование 9 экземпляров программного обеспечения не ранее 04.12.2015, так как они установлены самим разработчиком ПО на терминальные устройства только 03.12.2015. Полагает не доказанным и не подтвержденным никакими доказательствами то обстоятельство, что сами транспортные терминалы использовались ответчиком в течение 20 месяцев (с мая 2015 года по декабрь 2016 года), отчет ООО "Экстрим безопасность" содержит сведения об использовании любых транспортных терминалов ответчиком только с июня 2015 года. Также указывает на противоречие материалам дела того, что ответчик использовал 10 экземпляров программного обеспечения по декабрь 2016 года включительно, а также сам факт внедоговорного использования ответчиком спорных 10 экземпляров программного обеспечения.

Оспаривая доводы апелляционной жалобы, ООО "Аватара" представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просит оставить решение суда первой инстанции без изменение, жалобу - без удовлетворения.

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, явку представителя в заседание суда апелляционной инстанции, открытое 07.03.2019, не обеспечил. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 156, 266 АПК РФ, рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие представителя истца.

Представитель ИП Акопяна Г.О. поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Определением от 15.03.2019 судебное заседание отложено на 09.04.2019.

Суд апелляционной инстанции предложил истцу в срок до 05.04.2019 представить в порядке статьи 81 АПК РФ письменные пояснения по следующим вопросам:

- на каком основании ко взысканию с ИП Акопяна Г.О. заявлена компенсация за пользование программным продуктом за период с мая по декабрь 2015 года?

- какими доказательствами подтверждается факт передачи ответчику и использования им программного продукта в указанный период времени?

- на каком основании (в редакции рассмотренного судом первой инстанции иска) ко взысканию с ИП Акопяна Г.О. заявлена плата за использование программного продукта на терминале N 80019498? Учитывая, что в переписке ООО "Аватара" с ООО "Удобный маршрут" и ООО "Экстрим безопасность" отсутствуют сведения о том, что на терминал N 80019498 устанавливалось соответствующее программное обеспечение и использовалось в деятельности ИП Акопяна Г.О.;

- учитывая фактические обстоятельства, связанные с принятием от ИП Акопяна Г.О. периодической оплаты, содержание досудебной претензии, не являются ли фактически сложившиеся между сторонами отношения договорными?

- какой объем денежных средств из произведенных ИП Акопяном Г.О. платежей учтен ООО "Аватара" в расчетах за спорные терминалы. Если в соответствующие расчеты включена не вся уплаченная ответчиком сумма, указать, на погашение каких именно обязательств и по какой причине направлены остальные поступившие от ответчика денежные средства.

ИП Акопяну Г.О. предложено представить в порядке статьи 81 АПК РФ в срок до 05.04.2019 письменные пояснения по вопросам о характере сложившихся между сторонами отношений, объеме задолженности, структуре произведенных платежей, текущем состоянии сальдо взаимных обязательств сторон применительно к программному обеспечению на спорных 10 терминалах.

Определение об отложении судебного заседания размещено в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru/).

От ООО "Аватара" во исполнение определения от 15.03.2019 поступили объяснения в порядке статьи 81 АПК РФ, с приложением копии кассационной жалобы на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2019 по делу N А46-15420/2018.

В судебном заседании, открытом 09.04.2019, Представитель ИП Акопяна Г.О. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, а именно: ответ Министерства труда и социального развития Омской области, копии договоров, заключенных между Министерства труда и социального развития Омской области и ответчиком, а также копии государственных контрактов, заключенные между Министерства труда и социального развития Омской области и обществом с ограниченной ответственностью "Экстрим безопасность".

Представитель ООО "Аватара" возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, не находит его подлежащим удовлетворению поскольку заявителем в нарушении частей 2, 3 статьи 268 АПК РФ не представлены доказательства невозможности представления этих документов суду первой инстанции, указанные документы возвращены представителю ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Также приложенная к объяснениям ООО "Аватара" копия кассационной жалобы на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2019 по делу N А46-15420/2018, ходатайство о приобщении которой к материалам дела не заявлено, согласно части 2 статьи 268 АПК РФ не подлежит приобщению к материалам настоящего дела, будет направлена в адрес истца с копией настоящего постановления.

Представитель ответчика поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "Аватара" просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, письменных объяснений в порядке статьи 81 АПК РФ, заслушав представителей истца и ответчика, проверив законность и обоснованность судебного акта в порядке статей 266, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции находит решение Арбитражного суда Омской области от 23.11.2018 по настоящему делу подлежащим изменению.

Как следует из материалов дела, в обоснование своих требований истец ссылается на то, что между ООО "Аватара" (лицензиат) и обществом с ограниченной ответственностью "Удобный маршрут" (лицензиар; далее - ООО "Удобный маршрут") 31.12.2013 подписан лицензионный договор N УМ-31/13/5, по условиям которого истец получил право использования терминального программного обеспечения "Удобный маршрут для переносных терминальных устройств" (FarePlus) (далее - программа) на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Дополнительным соглашением N 2 от 31.12.2013 к лицензионному договору N УМ-31/13/5 ООО "Аватара" и ООО "Удобный маршрут" изменили положения о простой (неисключительной) лицензии, в связи с чем ООО "Удобный маршрут" передало истцу неисключительное право использования программы на всей территории Российской Федерации, за исключением Омской области, а на территории Омской области - исключительное право использования программы.

Согласно пункту 1.3.1 лицензионного договора N УМ-31/13/5 ООО "Удобный маршрут" в качестве лицензиара даёт своё согласие на передачу от имени лицензиата права использования программы на основании сублицензионных договоров третьим лицам.

Между ООО "Аватара" и ИП Акопяном Г.О. заключен сублицензионный договор 22-ТТ-ПО от 04.12.2015 (далее - сублицензионный договор), в соответствии с Приложением N 1 к которому ответчику на условиях простой (неисключительной) лицензии передано право использования 10 экземпляров Программы, установленного на 10 переносных транспортных терминалах New8110, перечисленных в акте приема-передачи от 04.12.2015 (включая терминал N 80019498), на срок с 04.12.2015 по 13.12.2015.

Согласно пункту 1.5 сублицензионного договора в пределах территории и срока, предусмотренных настоящим договором, лицензиат разрешает сублицензиату использовать Программу для оказания транспортных услуг на территории Омской области льготным категориям населения, указанным в Постановлении Правительства Омской области от 25.11.2009 N 224-п "О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области", следующими способами: воспроизведение и запуск Программного обеспечения.

Спецификацией от 04.12.2015 (приложение N 1 к сублицензионному договору) предусмотрено предоставление лицензиатом в соответствии с сублицензионным договором программного обеспечения в составе права на использование программного обеспечения, установленного на переносном транспортном терминале New8110 в количестве 50 шт., стоимость сублицензионного вознаграждения за 10 дней за один комплект -333 руб. 30 коп., всего - 3 333 руб.

Пунктом 2 указанной спецификации предусмотрено, что размер сублицензионного вознаграждения составляет 3 333 руб.

Согласно пункту 3.1 спецификации от 04.12.2015 сублицензиат предоставляет исправное терминальное оборудование указанного в пункте 1 типа по адресу, указанному лицензиатом путем факсимильной связи или по электронной почте. Лицензиат в течение 5 рабочих дней устанавливает программное обеспечение на полученные терминалы и передает их представителю сублицензиата.

Пунктом 4 спецификации от 04.12.2015 предусмотрен срок передачи терминалов от сублицензиата лицензиату для установки программного обеспечения - 5 (пять) рабочих дней со дня заключения сублицензионного договора; срок передачи терминалов от лицензиата представителю сублицензиата с установленным программным обеспечением - 5 рабочих дней со дня получения терминалов.

Срок использования программы истек 13.12.2015.

Ссылаясь на использование программы ответчиком после истечения срока сублицензионного договора, в условиях, когда сублицензионный договор надлежащим образом не пролонгирован и отношения между сторонами продолжались без надлежащего оформления, ООО "Аватара" обратилось в суд с настоящим иском.

В первоначальном иске ООО "Аватара" просило взыскать с ответчика на основании статьи 1301, пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) компенсацию за нарушение исключительного права в размере 250 000 руб. (по 25 000 руб. за каждый экземпляр программного продукта).

Впоследствии ООО "Аватара" уточнило исковые требования, заявив о взыскании с ИП Акопян Г.О. в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсацию за пользование исключительным правом в виде двукратной стоимости права пользования произведением за период с мая 2015 года по декабрь 2016 года (20 месяцев): 333 руб. 30 коп. * 10 дней * 3 = 9 999 руб. в месяц; (9 999 руб. * 20 мес.) * 2 = 399 руб. 960 коп.

Затем истцом увеличен размер исковых требований до 1 068 657 руб. 09 коп., составляющих компенсацию, исчисленную в двукратном размере стоимости права использования 43 экземпляров Программы (ходатайством от 08.09.2018).

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца, полагая подтвержденным факт внедоговорного пользования программы установленных на 10 переносных транспортных терминалах, ссылаясь на то, что акт приема-передачи к сублицензионному договору подтверждает факт установки программы, письмо ООО "Удобный маршрут", письмо и отчет ООО "Экстрим безопасность", а также открытые сведения Интернет ресурса подтверждают пользование ответчиком программой, установленной в том числе на 10 терминальных устройствах, на которые сослался истец.

В остальной части исковые требования судом первой инстанции оставлены без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Выводы суда первой инстанции об оставлении без рассмотрения исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование 33-х экземпляров программы не являются предметом апелляционного обжалования, отзыв на апелляционную жалобу не содержит доводов, которые бы оказали влияние на законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта в указанной части, в силу чего указанные выводы не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции, который не вправе выходить за пределы апелляционного обжалования по собственной инициативе (пункт 5 статьи 268 АПК РФ, пункт 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

На основании пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В силу пункта 6 стать 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Пунктом 2 статьи 1238 ГК РФ предусмотрено, что по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

В силу пункта 5 статьи 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Оценив представленные в материалы сублицензионный договор с приведенными выше приложениями гражданского законодательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что сублицензионный договор содержит: указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которых предоставляется по договору; указание территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности; срок предоставления права использования программного обеспечения, размер сублицензионного вознаграждения.

Сублицензионный договор составлен в простой письменной форме, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, подписан со стороны истца и ответчика, имеет оттиски печатей сторон.

В подтверждение факта передачи лицензиатом сублицензиату права на использование программного обеспечения, установленного на переносном транспортном терминале: New8110 в количестве 10 шт., истцом представлена копия акта приема-передачи прав на использование программного обеспечения, подписанного со стороны истца и ответчика (т. 1, л.д. 18).

Факт получения и использования предоставленного истцом программного обеспечения в пределах действия сублицензионного договора ответчиком не оспаривается.

Срок правомерного использования программы истек 13.12.2015.

Истец основывает свои требования о компенсации на фактическом (внедоговорном) использовании ответчиком программы, ссылаясь на письмо ООО "Экстрим безопасность" N 498 от 17.04.2018 (т. 1 л.д. 29), а также письмо ООО "Удобный маршрут" N УМ43/18 от 01.02.2018 (т. 1 л.д. 26), указывает, что фактическое (внедоговорное) использование ответчиком программы прекратилось не ранее 31.12.2016, последний платеж в адрес истца произведен 03.10.2016 по платежному поручению N 13 (т. 1 л.д. 25).

По смыслу положений статей 1235 и 1238 ГК РФ, истечение срока, на который лицензиатом предоставлено сублицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности, по общему праву, влечет утрату сублицензиатом права использования данного результата.

Следовательно, правомерным поведением сублицензиата в таких обстоятельствах является либо прекращение использования результата интеллектуальной деятельности, либо принятие мер по продлению срока действия сублицензионного договора, либо заключение нового договора сублицензии.

В материалы настоящего дела ответчиком не представлено доказательств прекращения использования установленного истцом на терминалах программного обеспечения посредством его удаления или установки иного программного обеспечения.

Фактическое продолжение использования ответчиком транспортных терминалов с установленным истцом программным обеспечением после истечения срока действия сублицензионного договора подтверждается, в частности, письмом ООО "Удобный маршрут" от 01.02.2018 (т. 1, л. 26), согласно которому действий по изменению, обновлению или удалению программного обеспечения, установленного на транспортные терминалы истца, отправителем письма не совершалось.

Кроме того, ООО "Экстрим безопасность", оказывавшее в период с 10.08.2013 по 31.12.2016 услуги по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного транспортного приложения Омской области на основании государственных контрактов N 252 от 10.08.2013, N 220 от 17.09.2014, N 2015.378588 от 15.10.2015, письмом от N 468 от 17.04.2018 (т. 1, л. 29) представило помесячную информацию о количестве используемых ответчиком транспортных терминалах.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что факт внедоговорного использования за период с мая 2015 года по декабрь 2016 года 10 экземпляров программного обеспечения, переданных истцом ответчику в рамках лицензионного договора, опровергается материалами дела.

Как указано выше, по акту приема-передачи прав на использование программного обеспечения (т. 1, л.д. 18) истец передал ответчику права на использование программного обеспечения, установленного на переносном транспортном терминале: New8110 в количестве 10 шт. (в том числе персональный транспортный терминал New8110 N 80019498).

При этом в письме ООО "Удобный маршрут" от 01.02.2018 (т. 1, л. 26) содержится информация о том, что на транспортные терминалы с номерами, указанными в акте приема-передачи прав на использование программного обеспечения, программное обеспечение установлено ООО "Удачный маршрут" 03.12.2015 на 9 транспортных терминалах, а именно: N 80019499; N 80019500; N 80019503; N 80019504; N 80019505; N 80019507; N 80019508; N 80019509; N 80019510; N 80019511, программное обеспечение устанавливалось удаленно, на основании заявок ООО "Аватара".

Таким образом, в перечне терминалов, на которые установлено спорное программное обеспечение транспортный терминал N 50019498, также указанный в акте приема-передачи прав на использование программного обеспечения от 04.12.2015, отсутствует, следовательно, факт установки на транспортный терминал N 50019498, экземпляра программного обеспечения разработчиком не доказан.

Кроме того, в приложении N 1 к письму ООО "Экстрим безопасность" N 498 от 17.04.2018 сведения об использовании ответчиком транспортного терминала N80019498 отсутствуют.

Также апелляционный суд отмечает, что, в указанном письме ООО "Экстрим безопасность" представлена информация о количестве используемых терминалов с июня 2015 года по декабрь 2016 года, при этом, отсутствуют сведения об использовании ответчиком транспортных терминалов N N 80019499, 80019500, 80019503, 80019504, 80019507, 80019508, 80019509, 80019510, 80019511 до периода декабрь 2015 года.

Таким образом, суд апелляционной инстанции признает ошибочными выводы суда первой инстанции об установлении факт внедоговорного пользования программного обеспечения, установленного на 10 переносных транспортных терминалах за период с мая 2015 года по декабрь 2016 года.

Представленные в материалы дела письма ООО "Удачный маршрут" и ООО "Экстрим безопасность" свидетельствуют о факте использования программного обеспечения истца в отношении 9 экземпляров программного обеспечения не ранее 04.12.2015.

Указанные обстоятельства истцом не оспорены, иных доказательств, подтверждающих требования о взыскании компенсации за фактическом (внедоговорном) использование ответчиком программного обеспечения, установленного на транспортный терминал N 80019498, за период с мая 2015 года по декабрь 2016 года отсутствуют.

Доказательств направления ответчиком в адрес истца возражений относительно факта использования программного обеспечения или количества используемых терминалов (9 шт.), на которых оно установлено, в материалы настоящего дела не представлено.

Учитывая изложенное и в отсутствие доказательств иного суд апелляционной инстанции приходит к выводу об использовании ответчиком в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года программного обеспечения, право использования которого им приобретено и истца.

Истцом заявлено о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права в размере 399 960 руб. со ссылкой на незаконное использование ответчиком данного программного обеспечения и нарушение в связи с этим прав истца.

Способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации предусмотрены, в частности, статьей 1252 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ предусмотрено, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Таким образом, возможность защиты нарушенных прав лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности посредством требования выплаты компенсации за нарушение указанного права действующим законодательством прямо не установлена.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что по требованию о защите нарушенных интеллектуальных прав в соответствии со статьей 65 АПК РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему интеллектуальных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рассматриваемом случае ответчиком представлены доказательства, свидетельствующие о предоставлении ООО "Аватара" ответчику права использования программного обеспечения и их использования после прекращения действия сублицензионного договора.

В ходе рассмотрения дела установлено и сторонами не оспаривается, что ответчик в течение 2016 года на основании выставленных истцом счетов производил оплату за использование программным обеспечением.

Из материалов дела не усматривается, что истец требовал прекращения использования программного обеспечения посредством его замены, обновления или удаления.

Доказательств иного в материалы настоящего дела не представлено.

При таких обстоятельствах использование ответчиком программного обеспечения после истечения срока действия сублицензионного договора, отсутствие возражений со стороны истца относительно данного обстоятельства, направление им требований об оплате за данное использование в совокупности свидетельствуют о том, что после истечения срока действия сублицензионного договора воля его сторон направлена на продление срока его действия, в связи с чем, возникшие из него отношения сторон фактически не прекратились.

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, в силу которой взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей, в том числе, публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, т.е. таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Каждое рассматриваемое дело является индивидуальным, содержащим в себе уникальную совокупность доказательств, различность совершаемых сторонами действий при нарушении исключительных прав, в связи с чем, при рассмотрении каждого дела суд оценивает размер и характер причиненного ущерба, степень вины правонарушителя и иные существенные обстоятельства.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной, в том числе, в постановлении от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", расчет компенсации за нарушение исключительных прав надлежит производить, с учетом степени вины правонарушителя, оценки добросовестности поведения правообладателя исключительного права.

При этом, суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, не освобожден от обязанности руководствоваться в рамках предоставленной ему дискреции правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права.

Несмотря на наличие возможности предъявления иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права со ссылкой на незаконное использование ответчиком данного программного обеспечения и нарушение в связи с этим прав истца, взыскание такой компенсации в данном случае приведет к нарушению прав ответчика, поскольку в настоящем случае ответчик использовал программное обеспечение, права использования которого предоставлены ООО "Аватара", без согласия ООО "Аватара" (после прекращения действия сублицензионного договора.).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" при наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным.

В рассматриваемом случае с учетом поведения сторон сублицензионного договора суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года между ООО "Аватара" и ИП Акопян Г.О. сложились гражданско-правовые отношения, вытекающие из сублицензионного договора (статья 438 ГК РФ).

При таких обстоятельствах использование ответчиком программного обеспечения, предоставленного ответчиком, в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года не может быть признано незаконным.

Вместе с тем, по условиям сублицензионного договора и по смыслу действующего гражданского законодательства истец имеет право на вознаграждение за использование ответчиком программного обеспечения.

Как разъяснено в пункте 9 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает возможным переквалифицировать заявленные истцом требования о взыскании компенсации за нарушение прав использования программного обеспечения в требование о взыскании вознаграждения за его использование.

При разрешении данных требований суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что из материалов дела не следует, что истец возражал против оплаты ответчиком стоимости использования программного обеспечения исходя из фактического количества использовавшихся терминалов, на которых оно установлено.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об обоснованности исковых требований о взыскании вознаграждения за период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года в размере 116 988 руб. 30 коп., определенном исходя из количества экземпляров фактически использовавшихся ответчиком программных продуктов, указанного в письме ООО "Экстрим безопасность" от N 498 от 17.04.2018 и письма ООО "Удобный маршрут" исх. N УМ-43/18 от 01.02.2018 и на основании стоимости соответствующей программы на 1 транспортном терминале, указанной в сублицензионном договоре.

Бремя доказывания факта оплаты вознаграждения в требуемом размере применительно к требованиям статей 9, 65 АПК РФ возлагается на ответчика, как на лицо, обязанное совершить такие действия. Между тем ИП Акопяном Г.О. соответствующие обстоятельства не доказаны. Напротив, из занятой по спору позиции об отсутствии оснований для внесения платы по спорным терминалам (ввиду оспаривания самого факта использования данных терминалов в исковой период) усматривается, что соответствующую оплату по спорным терминалам ответчик не производил. При наличии в деле доказательств существования между сторонами отношений по поводу других программных продуктов (установленных на иные терминалы) и учитывая недоказанность обратных обстоятельств, суд не принимает представленные в дело сведения о платежах (платежное поручение от 03.10.2016 N 13 - т. 1 л.д. 25; реестр суммы фактически уплаченного вознаграждения по 43 терминалам - т. 2, л.д. 16-17).

С учетом изложенного, обжалуемое решение подлежит изменению в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (пункт 3 части 1 статьи 270 АПК РФ), с принятием по настоящему делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в части.

Апелляционная жалоба ИП Акопяна Г.О. подлежит частичному удовлетворению, в связи с чем судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и за подачу апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, частью 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 23.11.2018 по делу N А46-6901/2018 изменить. Принять новый судебный акт. С учетом изменения резолютивную часть решения суда изложить следующим образом. Взыскать с индивидуального предпринимателя Акопяна Гамлета Оганесовича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аватара" 116 988 руб. 30 коп., а также 1 098 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Д.С. Дерхо

Судьи

Д.Г. Рожков Ю.М. Солодкевич