Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2019 г. N 09АП-17164/19

г. Москва

22 апреля 2019 г.

Дело N А40-175556/18

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Г. Головкиной, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Бисид" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2019 года по делу N А40-175556/2018, принятое судьей О.И. Никоновой, по иску ООО "Бисид" (ОГРН 5167746334729) к ООО "Бусид-Медиа" (ОГРН 1066027046910), при участии третьего лица Горохова Алексея Юрьевича (ОГРНИП 305602713905657) о запрете ООО "Бусид-Медиа" и Горохову А.Ю. использование домена "boosed.com" и прекратить права на администрирование доменного имени "boosed.com", о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак "BeSeed" в размере 150 000 руб., судебных расходы в размере 119 600 руб.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Акулов А.Я. по доверенности от 12.12.2017

от ответчика: извещен, представитель не явился

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Бисид" обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Бусид-Медиа" о запрете ООО "Бусид-Медиа" использования домена "boosed.com" и обязании прекратить права на администрирование доменного имени "boosed.com", о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак "BeSeed" в размере 150 000 руб., судебных расходы в размере 119 600 руб.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474, 1515 Гражданского кодекса.

Решением от 15 февраля 2019 года по делу N А40-175556/2018 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители участвующих в деле лиц в заседание не явились.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака "BeSeed" в отношении товаров (услуг) 09, 35, 38 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 632291, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.10.2017 с приоритетом товарного знака от 08.12.2016. Товарный знак ООО "Бусид-Медиа" зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной деятельности, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 671824.

Ответчик является правообладателем товарного знака "Booseed" в отношении товаров (услуг) 35, 38, 42 классов МКТУ.

Истец полагает, что доменное имя "Booseed" зарегистрированное 30.11.2015, содержит обозначение, сходное до степени смешения товарному знаку "BeSeed". Интернет-сайт, размещенный по адресу: "booseed.com", используется администратором для рекламы товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых распространяется защита товарного знака "BeSeed". Единство сферы использования товарного знака истца "BeSeed" и зарегистрированного ответчиком доменного имени "booseed.com" приводит к смешению у пользователей в сети Интернет-сайтов "booseed.com" и "beseed.ru".

Администратором (владельцем) доменного имени "booseed.com" является Горохов Алексей Юрьевич, что подтверждается письмом Регионального сетевого информационного центра (АО "РСИЦ") от 27.06.2018 N 2533-С, которое является регистратором данного доменного имени. Горохов А.Ю. является генеральным директором и участником с долей 40% в ООО "Бусид-Медиа" (Ответчике).

Поскольку истец не давал согласие на использование товарного знака, тождественного или схожего до степени смешения с "BeSeed", он считает, что администрирование ответчиком доменного имени "booseed.com" является нарушением исключительных прав ООО "Бисид".

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В силу статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из смысла указанной нормы следует, что правовая охрана товарного знака не ограничивается только тождественными обозначениями и только теми товарами, в отношении которых они зарегистрированы. Определяющим является вероятность (угроза) смешения.

По мнению истца, используемое ответчиком обозначение и товарный знак истца сходны по фонетическим (отличие на одну фонему (звук)), морфологическим, графическим и смысловым и визуальным признакам.

Единство предпринимательской деятельности и сферы использования интернетдоменов истца и ответчика подтверждается Сведениями о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. У ответчика так же, как и у истца основным видом деятельности указан код: 73.11 - "Деятельность рекламных агентств". Помимо этого, название истца - самой организации ООО "Бисид" идентично транскрипции и транслитерации интернет-сайта - "beseed.ru".

У ответчика - ООО "БусидМедиа" - также имеется схожесть домена и фирменного наименования, которые оба сходны с охраняемым законом Товарным знаком истца.

Истец, и ответчик занимаются продвижением видео (посевом - отсюда и название "seed") на крупнейших сайтах и в социальных сетях - т.е. популяризация видео или видеореклама.

Таким образом, ответчик использует в сети Интернет доменное имя "booseed.com" для предоставления пользователям услуг, однородных с услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца "BeSeed" по свидетельству N 632291.

В подтверждение полного тождества предоставляемых услуг ответчиком с услугами ООО "Бисид", истец представил в материалы дела Протокол осмотра интернет-сайта "booseed.com" нотариусом Бублий Д.С.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров ил услуг (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Порядок государственной регистрации товарного знака определен ст. ст. 1492 - 1507 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом в силу статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации обозначения, заявленные в качестве товарного знака, проходят обязательную экспертизу, в процессе которой проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и п. п. 1 - 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливается приоритет товарного знака.

Если заявленное обозначение будет не соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Между тем, суд первой инстанции, проанализировав товарный знак истца и ответчика, с учетом применения и толкования пункта 6 статьи 1483, пункта 1 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также с учетом утверждённых приказом N 39 Роспатента от 23.03.2001 "Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений" и утверждённые приказом Роспатента от 27.03.1997 "Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания", приняв во внимание выводы экспертизы товарного знака, принадлежащего ООО "Бусид-Медиа" не обнаружил степени смешения или сходства данного товарного знака с иными зарегистрированными товарными знаками, поскольку ответчик использует в имени домена собственный, зарегистрированный в ФИПС товарный знак, в связи с чем, правомерно пришел к выводу, что доводы истца об использовании его товарного знака ответчиком являются несостоятельными.

Также суд первой инстанции, проанализировав товарный знак истца и ответчика с визуальной точки отметил, что адресная строка сайта истца имеет имя домена ".ru" (https://beseed.ru), а адресная строка ответчика имеет имя домена ".соm" (https://booseed.com), что наглядно показывает визуальное различие наименований доменного имени сайтов компаний; визуально оба сайта кардинально отличаются друг от друга по структуре и цветовой гамме; сайт истца выполнен в сине-бело-голубых цветах, а сайт ответчика в красно-бело-черных цветах, с учетом изложенного правомерно пришел к выводу, что они не являются тождественными или сходными до степени смешения, а их различительная способность достаточно велика.

При этом, суд первой инстанции правомерно указал, что слово seed (с англ. - семя) является распространенным термином в сфере продвижения видео и означает "посев видео", а тождественность фонетических и семантических признаков словесного обозначения при отсутствии тождественности по графическому признаку не означает, что изображения, используемые сторонами, являются схожими до степени смешения.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку истцом не подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, что в силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исключает возможность привлечения ответчика к ответственности.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, обусловлены несогласием заявителя с выводами суда первой инстанции, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства. Поскольку материалы апелляционной жалобы не содержат ссылки на доказательства, которые могут поставить под сомнение правомерность и обоснованность обжалуемого судебного акта, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы истца не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2019 года по делу N А40-175556/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Г. Головкина Т.В. Захарова