Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2019 г. N 01АП-10508/18

г. Владимир

18 апреля 2019 г.

Дело N А43-32203/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 апреля 2019 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Устиновой Н.В., судей Александровой О.Ю., Наумовой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Платовой А.С., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.10.2018 по делу N А43-32203/2014, принятое судьей Алмаевой Е.Н., по иску общества с ограниченной ответственностью "ЛС Групп" (ОГРН 1135262001269, ИНН 5262286130) к обществу с ограниченной ответственностью "Евролюкс-НН" (ОГРН 1135260007849, ИНН 5260358887), обществу с ограниченной ответственностью "Русмаш" (ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450) об установлении факта незаконного использования полезной модели, патента, приоритета, об обязании изъять из оборота и уничтожить имеющиеся запасы контрафактного товара, об обязании опубликовать решение суда о неправомерности использования промышленного образца, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Куделин Сергей Григорьевич, Пластовец Александр Владимирович, при участии в судебном заседании: от заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" - Новикова В.С. (генерального директора, по выписке из ЕГРЮЛ от 17.01.2019), Юрьевой О.Е. (по доверенности от 01.10.2018 N 05/2018 сроком до 30.09.2019), Новикова Д.С. (по доверенности от 01.10.2018 N 10/2018 сроком до 30.09.2019).

Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛС Групп" (далее - ООО "ЛС Групп") обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Русмаш" (далее - ООО "Русмаш"), обществу с ограниченной ответственностью "Евролюкс-НН" (далее - ООО "Евролюкс-НН"), в котором просит: установить факт незаконного использования ответчиками - ООО "Русмаш" и ООО "Евролюкс-НН", полезной модели, патент N 125283 (N 173716), приоритет от 20.07.2012, "Механический натяжитель (варианты)"; обязать ООО "Русмаш" и ООО "Евролюкс-НН" изъять из оборота и уничтожить имеющиеся у них запасы контрафактного товара, использующего полезную модель патент N 125283 (N 173716); обязать ответчиков ООО "Русмаш" и ООО "Евролюкс-НН" опубликовать решение суда о неправомерности использования полезной модели в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Куделин Сергей Григорьевич (далее - Куделин С.Г.), Пластовец Александр Владимирович (далее - Пластовец А.В.).

Определением суда от 25.06.2015 производство по делу приостанавливалось, в связи с назначением судебной экспертизы, проведение которой было поручено патентному поверенному Салминой Ольге Борисовне.

Определением от 30.09.2015 производство по делу возобновлено в связи с поступлением в суд заключения патентного поверенного.

Определением от 26.11.2015 производство по делу приостанавливалось до принятия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) по возражению ООО "Русмаш" о признании недействительным патента по свидетельству РФ N 125283.

Определением от 17.05.2018 производство по делу возобновлено.

Решением от 12.10.2018 Арбитражный суд Нижегородский области признал незаконным использование ООО "Русмаш" и ООО "Евролюкс-НН" полезной модели независимого пункта 1 формулы патента N 173716 (прежний N 125283), приоритет от 20.07.2012, "Механический натяжитель (варианты)"; признал автоматический натяжитель цепи с индикатором износа "Русский богатырь" для автомобилей с двигателем ЗМЗ 406/405/409 производства ООО "Русмаш" контрафактной продукцией; обязал ООО "Русмаш" и ООО "Евролюкс-НН" опубликовать решение суда о неправомерности использования полезной модели в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу; взыскал с ООО "Русмаш" и ООО "Евролюкс-НН" в пользу ООО "ЛС Групп" по 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Русмаш" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Обжалуя судебный акт, заявитель считает необоснованным отклонение судом первой инстанции ходатайства о перерыве в судебном заседании для предоставления дополнительных доказательств в связи с уточнением истцом исковых требований. Полагает, что истцом не представлено достаточных доказательств в обоснование и подтверждение заявленных требований. Считает, что истец, уточнив исковые требования и отказавшись от иска в части товара без индикатора и износа, признал, что в спорном товаре использована полезная модель N 104268. Ссылается на право преждепользования ООО "Русмаш" на производство автоматического натяжителя цепи с индикатором износа "Русский богатырь" для автомобилей с двигателем ЗМЗ 406/405/409. По мнению заявителя, в действиях истца усматривается злоупотребление правом, направленное на завладение чужой интеллектуальной собственностью и результатами изобретений. Кроме того, заявитель обратил внимание, что истец утратил статус патентообладателя в связи с заключением договора об отчуждении исключительного права.

ООО "ЛС Групп", Куделин С.Г., Пластовец А.В. в отзывах на апелляционную жалобу сообщили, что находят решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а доводы заявителя - несостоятельными.

Определениями суда от 17.01.2019, от 14.02.2019 и от 06.03.2019 рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании от 04.04.2019, в котором в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 11.04.2019, представители заявителя поддержали доводы апелляционной жалобы, считают решение суда первой инстанции подлежащим отмене.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей истца, ООО "Евролюкс-НН" и третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, по имеющимся материалам.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "ЛС Групп" на основании лицензионного договора от 24.01.2014 N РД014091 приобрело у патентообладателей - Куделина С.Г. и Пластовец А.В., исключительную лицензию на использование полезной модели по патенту N 125283.

Патент Российской Федерации N 125283 на полезную модель "Механический натяжитель (варианты)" был выдан с формулой в следующей редакции:

"1. Механический натяжитель, содержащий корпус со сквозным отверстием, в котором размещены цилиндрический стержень с фланцем, пружина и плунжер с упорным элементом, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный подпружиненный анкер, установленный в проточку корпуса и взаимодействующий с поперечной зубчатой рейкой, выполненной на плунжере, элемент фиксации, отличающийся тем, что расстояние, состоящее из части длины стержня от его торца до места фиксации на стержне элементом фиксации и части длины плунжера от его торца до упорного элемента, превышает длину корпуса, и при перезарядке механического натяжителя стержень частично выходит из корпуса, обеспечивая возможность установки на нем элемента фиксации.

2. Механический натяжитель по п. 1, отличающийся тем, что длина от торца стержня, выступающего из корпуса, до места фиксации на стержне элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки.

3. Механический натяжитель, содержащий корпус со сквозным отверстием, в котором размещены пружина, поджимающая плунжер, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный подпружиненный анкер, установленный в проточку корпуса и взаимодействующий с поперечной зубчатой рейкой, выполненной на плунжере, элемент фиксации, отличающийся тем, что плунжер со стороны пружины выполнен меньшим диаметром по сравнению с диаметром, на котором выполнена зубчатая рейка, при этом пружина упирается в образованный торец плунжера, причем длина плунжера такова, что при перемещении плунжера при перезарядке механического натяжителя, плунжер частично выходит из корпуса с возможностью фиксирования его элементом фиксации.

4. Механический натяжитель по п. 3, отличающийся тем, что длина от торца плунжера, выступающего из корпуса, до места фиксации на плунжере элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки.".

16.07.2014 истец согласно товарным накладным от 16.07.2014 N 129, от 26.05.2014 N 86 приобрел у ООО "Евролюкс-НН" несколько видов товара:

- автоматический натяжитель цепи "Русский богатырь" для двигателей ЗМЗ 405, 406, 409 в количестве 4 штук по цене 310 руб. на сумму 1240 руб.;

- автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи привода ГРМ "Русский богатырь" 02-1006 100 для двигателей 406, 405, 409 в количестве 4 штук по цене 322 руб. на сумму 1288 руб.

На упаковке приобретенных товаров содержится наименование, товарный знак производителя - ООО "Русмаш", адреса его сайтов в сети интернет, сведения о гарантийных сроках эксплуатации.

Согласно информации на официальных сайтах ООО "Русмаш" является разработчиком инновационных запчастей для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, обладающим своей производственной площадкой.

В каталоге изделий ООО "Русмаш" имеется: автоматический натяжитель цепи "Русский богатырь"; автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи привода ГРМ "Русский богатырь".

По заказу истца независимым экспертом, патентным поверенным Петуховым И.Е. (рег. N 1034 от 06.07.2005) проведена патентоведческая экспертиза. Согласно заключению эксперта в обоих представленных на экспертизу образцах используется запатентованная модель патент N 104268.

Правовая охрана полезной модели по патенту Российской Федерации N 104268 предоставлена в объеме, определенном ее формулой, изложенной в следующей редакции:

"1. Натяжитель цепи двигателя автомобиля, характеризующийся тем, что он содержит цилиндрический корпус с фланцем для крепления натяжителя к двигателю, в центральном отверстии корпуса подвижно вдоль него установлен шток, в средней части штока по его длине выполнена выемка с множеством зубьев, взаимодействующих с установленной на оси в прорези корпуса поворотной подпружиненной собачкой, один конец штока имеет утолщение для его взаимодействия с башмаком натяжения цепи, другой конец штока взаимодействует с установленным в центральном отверстии корпуса ползуном, на котором расположена рабочая пружина натяжителя с возможностью перемещения в ней ползуна, ползун и рабочая пружина расположены в гнезде, образованном центральным отверстием корпуса между торцом штока и уступом, который выполнен на конце центрального отверстия, и в этот уступ упирается одним своим концом рабочая пружина, другой конец которой упирается в кольцевой упор, выполненный на расположенном в корпусе конце ползуна, причем на конце ползуна, выходящем за пределы корпуса в нерабочем положении натяжителя, выполнено отверстие, в котором подвижно установлена съемная чека.

2. Натяжитель по п. 1, характеризующийся тем, что прорезь выполнена в корпусе на одной его стороне от оси корпуса, собачка образует собой качающийся двуплечий рычаг, один конец которого подпружинен пружиной таким образом, что второй конец собачки постоянно поджат к зубьям штока, при этом зубья расположены между осью поворота собачки и продольной осью корпуса.".

Посчитав, что ответчик нарушает исключительные права ООО "ЛС Групп" на патент N 125283 "Механический натяжитель цепи (варианты)", обратился с иском в суд.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству ответчика была проведена патентоведческая судебная экспертиза, по результатам которой представлено экспертное заключение патентного поверенного Салминой О.Б. от 30.08.2015. согласно которому экспертом сделаны следующие выводы:

- вопрос 1: содержит ли каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту 104268 ("натяжитель цепи двигателя автомобиля") изделие "Автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи "Русский Богатырь", произведенный ООО "Русмаш"?

Ответ: нет, изделие "Автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи "Русский богатырь", произведенный ООО "Русмаш" не содержит каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 104268 ("натяжитель цепи двигателя автомобиля");

- вопрос 2: содержит ли каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту 104268 ("натяжитель цепи двигателя автомобиля") изделие "Автоматический натяжитель цепи "Русский Богатырь", произведенный ООО "Русмаш"?

Ответ: нет, изделие "Автоматический натяжитель цепи "Русский богатырь", произведенный ООО "Русмаш" не содержит каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 104268 ("натяжитель цепи двигателя автомобиля");

- вопрос 3: содержит ли каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту 12583 ("механический натяжитель (варианты)") изделие "Автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи "Русский Богатырь", произведенный ООО "Русмаш"?

Ответ: да, изделие "Автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи "Русский богатырь", произведенный ООО "Русмаш" содержит каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 125283 ("механический натяжитель (варианты)");

- вопрос 4: содержит ли каждый признак независимого пункта 3 формулы полезной модели по патенту 12583 ("механический натяжитель (варианты)") изделие "Автоматический натяжитель цепи "Русский Богатырь", произведенный ООО "Русмаш"?

Ответ: нет, изделие "Автоматический натяжитель цепи "Русский богатырь", произведенный ООО "Русмаш" не содержит каждый признак независимого пункта 3 формулы полезной модели по патенту N 125283 ("механический натяжитель (варианты)").

Производство по делу приостанавливалось до принятия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) по возражению ООО "Русмаш" в лице представителя Кириленко А.Г. о признании недействительным патента по свидетельству РФ N 125283.

Решением Роспатента от 29.03.2016 в удовлетворении названного возражения было отказано, патент Российской Федерации N 125283 оставлен в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2016 по делу N СИП-349/2016, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2017, решение Роспатента от 29.03.2016 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение против выдачи патента Российской Федерации N 125283.

В результате повторного рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что противопоставленной полезной модели по патенту Российской Федерации N 104268 присущи все приведенные в независимых пунктах 1 и 3 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 125283 существенные признаки, включая характеристику назначения.

Вместе с тем ООО "ЛС Групп" в ходе повторного рассмотрения возражения от 24.02.2015 представило скорректированную формулу полезной модели путем переноса в независимые пункты 1 и 3 признаков из зависимых пунктов 2 и 4 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 125283 соответственно.

По результатам рассмотрения скорректированной формулы Роспатент установил, что изменения, внесенные патентообладателем в формулу полезной модели по патенту Российской Федерации N 125283, устранили причины, препятствующие для ее признания соответствующей условию патентоспособности "новизна".

На основании изложенного Роспатентом принято решение от 24.04.2017 об удовлетворении возражения, о признании патента Российской Федерации N 125283 недействительным частично и выдаче нового патента на полезную модель с уточненной формулой полезной модели следующего содержания:

"1. Механический натяжитель, содержащий корпус со сквозным отверстием, в котором размещены цилиндрический стержень с фланцем, пружина и плунжер с упорным элементом, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный подпружиненный анкер, установленный в проточку корпуса и взаимодействующий с поперечной зубчатой рейкой, выполненной на плунжере, элемент фиксации, при этом расстояние, состоящее из части длины стержня от его торца до места фиксации на стержне элементом фиксации и части длины плунжера от его торца до упорного элемента, превышает длину корпуса, и при перезарядке механического натяжителя стержень частично выходит из корпуса, обеспечивая возможность установки на нем элемента фиксации, отличающийся тем, что длина от торца стержня, выступающего из корпуса, до места фиксации на стержне элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки.

2. Механический натяжитель, содержащий корпус со сквозным отверстием, в котором размещены пружина, поджимающая плунжер, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный подпружиненный анкер, установленный в проточку корпуса и взаимодействующий с поперечной зубчатой рейкой, выполненной на плунжере, элемент фиксации, отличающийся тем, что плунжер со стороны пружины выполнен меньшим диаметром по сравнению с диаметром, на котором выполнена зубчатая рейка, при этом пружина упирается в образованный торец плунжера, причем длина плунжера такова, чего при перемещении плунжера при перезарядке механического натяжителя, плунжер частично выходит из корпуса с возможностью фиксирования его элементом фиксации, а длина от торца стержня, выступающего из корпуса, до места фиксации на стержне элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки.".

Считая решение Роспатента от 24.04.2017 незаконным, а свои права и законные интересы нарушенными, ответчик в лице представителя Кириленко А.Г. обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам установил, что оспариваемое решение Роспатента соответствует статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом исходил из следующего. При рассмотрении спора Роспатентом установлено, что мотивом обращения Кириленко А.Г. с заявлением в суд послужило наличие спора между ним с одной стороны и Роспатентом и ООО "ЛС Групп" с другой стороны в отношении того, являются ли перенесенные обществом из зависимых пунктов 2 и 4 в независимые пункты 1 и 3 признаки ("длина от торца стержня, выступающего из корпуса, до места фиксации на стержне элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки"; "длина от торца плунжера, выступающего из корпуса, до места фиксации на плунжере элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки") существенными, то есть находящимися в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом, а также то обстоятельство, отражает ли формула оспариваемой полезной модели назначение этой полезной модели.

Вместе с тем Роспатент указал на то, что между лицами, участвующими в деле, не имеется разногласий относительно того, что все иные признаки, содержащиеся в скорректированной формуле полезной модели, известны из технического решения по патенту Российской Федерации N 104268, а Кириленко А.Г., в свою очередь, признает, что перенесенные обществом из зависимых пунктов 2 и 4 в независимые пункты 1 и 3 признаки не известны из уровня техники (технического решения по патенту Российской Федерации N 104268 на полезную модель).

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу оспариваемого патента путем включения в независимые пункты 1, 3 формулы по оспариваемому патенту признаков из зависимых пунктов 2, 4 формулы по оспариваемому патенту соответственно.

На заседании коллегии 16.03.2017 патентообладатель представил скорректированную формулу, характеризующую группы полезных моделей. Формула скорректирована путем внесения в независимые пункты 1, 3 формулы по оспариваемому патенту признаков из зависимых пунктов 2, 4 соответственно формулы по оспариваемому патенту.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2015, патент Российской Федерации на полезную модель N 125283 признать недействительным частично и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 16.03.2017.

В отношении права преждепользования судом отмечено, что в силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Исходя из пункта 30 названного Обзора, необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Учитывая изложенное, право преждепользования может быть признано только за производителем конкретного изделия.

При этом ООО "Русмаш" не доказало, что оно до даты приоритета использовало созданное независимо от авторов полезной модели истца тождественное решение и объем его использования на дату приоритета этой полезной модели.

В качестве доказательств преждепользования ООО "Русмаш" представило в материалы дела: сертификат соответствия N РОСС RU.MT14.B25375; договор аренды нежилого помещения от 01.11.2009 N 189, договор субаренды нежилого помещения от 01.12.2010 N 282, договор субаренды нежилого помещения от 01.11.2013, договор купли-продажи от 20.04.2007 N 288, договор подряда от 21.08.2077 N 123, договор финансовой аренды (лизинга) от 12.04.2007 N 288, договор купли-продажи имущества от 03.09.2012 N 1/Р, договор купли-продажи имущества от 01.10.2010 N 288, договор финансовой аренды (лизинга) от 14.03.2008 N 321, договор финансовой аренды (лизинга) от 16.07.2010 N 17, акты о приеме-передаче основных средств, товарные накладные по поставке изделий в адрес ООО "Авто-Альянс", ООО "Паскер ЛТД", ООО "Автобазис", ООО "АвтоСоюз" (т. 2 л.д. 4-112).

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что представленные ООО "Русмаш" доказательства не подтверждают факт преждепользования, поскольку из них невозможно установить факт применения в изделиях, выпускаемых ООО "Русмаш" в 2011-2012 технического решения, защищаемого патентом N 125283. Представленные сертификат соответствия N РОСС Яи.МТ14.В25375, договоры, товарные накладные не содержат описания признаков изделий, по которым можно было бы идентифицировать изделие как тождественное запатентованному.

При таких обстоятельствах, исходя из вышеуказанного экспертного заключения, решения Роспатента, проведенного в судебном заседании исследования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что изделия ответчика - "Автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи "Русский богатырь", содержат независимый пункт 1 формулы патента N 173716 (прежний N 125283), приоритет от 20.07.2012, "Механический натяжитель (варианты)".

Оценив имеющиеся в деле доказательства, руководствуясь статьями 1252, 1345, 1346, 1351, 1354, 1358, 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме.

Исследовав материалы дела, изучив доводы заявителя жалобы и возражения на них, суд апелляционной инстанции считает судебный акт подлежащим отмене в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа (пункт 2 названной статьи).

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Как следует из материалов дела, в целях выяснения обстоятельств, имеющим существенное значение для правильного рассмотрения спора, судом первой инстанции была назначена экспертиза, по результатам которой экспертом - патентным поверенным Салминой О.Б., сделан вывод о том, что изделие "Автоматический натяжитель цепи с индикатором износа цепи "Русский богатырь", произведенный ООО "Русмаш", содержит каждый признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 125283 ("механический натяжитель (варианты)").

При этом в качестве особого мнения, не касающегося ответа на поставленные судом вопросы, в заключении от 30.08.2015 экспертом отражено, что при анализе независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 104268 и независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 125283 было установлено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту N 125283 содержатся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту N 104268, несмотря на использование разной терминологии. Патент N 104268 был опубликован 10.05.2011, то есть до подачи заявки на патент N 125283. Техническое решение, защищенное пунктом 1 формулы полезной модели по патенту N 125283 не является новым, не обладает признаком патентоспособности "новизна" и на этом основании патент N 125283 может быть признан недействительным в части независимого пункта 1 формулы полезной модели.

В Роспатент было подано возражение против выдачи патента Российской Федерации N 125283, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Решением Роспатента от 29.03.2016 в удовлетворении названного возражения было отказано, патент Российской Федерации N 125283 оставлен в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2016 по делу N СИП-349/2016, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2017, решение Роспатента от 29.03.2016 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение Кириленко А.Г. против выдачи патента Российской Федерации N 125283.

В результате повторного рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что противопоставленной полезной модели по патенту Российской Федерации N 104268 присущи все приведенные в независимых пунктах 1 и 3 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 125283 существенные признаки, включая характеристику назначения.

Вместе с тем, ООО "ЛС ГРУПП" в ходе повторного рассмотрения возражения от 24.02.2015 представило скорректированную формулу полезной модели путем переноса в независимые пункты 1 и 3 признаков из зависимых пунктов 2 и 4 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 125283 соответственно.

По результатам рассмотрения скорректированной формулы Роспатент установил, что изменения, внесенные патентообладателем в формулу полезной модели по патенту Российской Федерации N 125283, устранили причины, препятствующие для ее признания соответствующей условию патентоспособности "новизна".

На основании изложенного Роспатентом принято решение от 24.04.2017 об удовлетворении возражения о признании патента Российской Федерации N 125283 недействительным частично и выдаче нового патента на полезную модель с уточненной формулой полезной модели следующего содержания:

"1. Механический натяжитель, содержащий корпус со сквозным отверстием, в котором размещены цилиндрический стержень с фланцем, пружина и плунжер с упорным элементом, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный подпружиненный анкер, установленный в проточку корпуса и взаимодействующий с поперечной зубчатой рейкой, выполненной на плунжере, элемент фиксации, при этом расстояние, состоящее из части длины стержня от его торца до места фиксации на стержне элементом фиксации и части длины плунжера от его торца до упорного элемента, превышает длину корпуса, и при перезарядке механического натяжителя стержень частично выходит из корпуса, обеспечивая возможность установки на нем элемента фиксации, отличающийся тем, что длина от торца стержня, выступающего из корпуса, до места фиксации на стержне элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки.

2. Механический натяжитель, содержащий корпус со сквозным отверстием, в котором размещены пружина, поджимающая плунжер, составляющий с корпусом плунжерную пару, шарнирно закрепленный подпружиненный анкер, установленный в проточку корпуса и взаимодействующий с поперечной зубчатой рейкой, выполненной на плунжере, элемент фиксации, отличающийся тем, что плунжер со стороны пружины выполнен меньшим диаметром по сравнению с диаметром, на котором выполнена зубчатая рейка, при этом пружина упирается в образованный торец плунжера, причем длина плунжера такова, чего при перемещении плунжера при перезарядке механического натяжителя, плунжер частично выходит из корпуса с возможностью фиксирования его элементом фиксации, а длина от торца стержня, выступающего из корпуса, до места фиксации на стержне элементом фиксации не менее длины рабочего хода зубчатой рейки.".

Бесспорных доказательств того, что в спорном изделии, производимом ООО "Русмаш" и приобретенном истцом у ООО "Евролюкс-НН", используется каждый признак, приведенный в независимом пункте 1 формулы полезной модели, содержащейся в патенте N 173716 (с учетом скорректированной формулы по патенту N 125283), в деле не имеется, а указанный вывод судебного эксперта не противоречит документам, имеющимся в материалах дела.

Ходатайств о проведении экспертизы на предмет проверки данного обстоятельства сторонами заявлено не было.

В результате государственной регистрации 10.11.2017 за номером РД0236788 договора об отчуждении исключительного права истец не является лицом, обладающим исключительными правами на патент N 173716.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиками его исключительных прав, которые подлежат судебной защите, и отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Таким образом, апелляционная жалоба ООО "Русмаш" подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции - отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.10.2018 по делу N А43-32203/2014 отменить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" - удовлетворить.

В удовлетворении иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.В. Устинова

Судьи

О.Ю. Александрова Е.Н. Наумова