Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2019 г. N 09АП-36583/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2019 г. N С01-766/2019 по делу N А40-30260/2017 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

06 мая 2019 г.

Дело N А40-30260/17

Резолютивная часть постановления объявлена 29 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 мая 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Т.В. Захаровой, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 мая 2018 года

по делу N А40-30260/17, принятое судьей О.В. Козленковой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ"

(ОГРН: 1047796251722; 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73)

к Открытому акционерному обществу "Ряжский авторемонтный завод"

(ОГРН: 1026200662531; 391962, Ряжск, улица Новоряжская, 86)

Обществу с ограниченной ответственностью "Запчасть-Комплект"

(ОГРН: 1077746378236; 111020, Москва, улица Синичкина 2-Я, 9А, 4, 3,пом. I, к. 4 оф.28)

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Лебедева Н.Н. (доверенность от 01 июня 2018 года), Белоцерковский Г.М. (доверенность от 05 апреля 2019 года).

от ответчиков: ОАО "Ряжский авторемонтный завод" - Рябов В.Н. (доверенность от 06 апреля 2018 года), Озолина И.Г. (доверенность от 06 апреля 2018 года)

ООО "Запчасть-Комплект" - представитель не явился, извещен.

эксперт - Наумов В.Е. (паспорт)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ" (далее - ООО "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Открытому акционерному обществу "Ряжский авторемонтный завод" (далее - ОАО "Ряжский авторемзавод"), Обществу с ограниченной ответственностью "Запчасть-комплект" (далее - ООО "Запчасть-комплект") о защите исключительных прав на изобретение, взыскании компенсации в размере 5 600 000 рублей (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1252, 1358, 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик, ОАО "Ряжский авторемзавод", производит, предлагает к продаже и продает мусоровозы МКЗ-3511, при производстве которого незаконно используется патент истца.

В свою очередь, ответчик, ООО "Запчасть Комплект", по государственному контракту осуществил поставку двух мусоровозов МКЗ-3511 в Комитет по управлению имуществом города Череповца. Данные мусоровозы эксплуатируются в г. Череповец муниципальным предприятием "Спецавтотранс", что является также нарушением прав ООО "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 16.05.2018 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 16.05.2018 отменить, исковые требования ООО "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ" удовлетворить.

Заявитель считает, что решение суда вынесено при нарушении норм процессуального права: ряду доказательств судом не была дана надлежащая правовая оценка, отдельные доказательства, положенные в основу решения, являются недопустимыми, суд нарушил принципы оценки доказательств, выводы суда в ряде случаев не соответствуют обстоятельствам дела.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2018 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 31.07.2018.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (http://kad.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Истцом в процессе рассмотрения апелляционной жалобы заявлено ходатайство о назначении повторной судебной патентоведческой экспертизы.

Ответчик против удовлетворения заявленного ходатайства не возражал.

Рассмотрев заявленное истцом ходатайство о проведении судебной экспертизы, установив неоднозначность выводов эксперта, сделанных при проведении судебной экспертизы в суде первой инстанции, апелляционным судом была назначена повторная экспертиза, производство по делу приостановлено до получения экспертного заключения.

Протокольным определением от 08.04.2019 производство по делу возобновлено.

Определением от 08.04.2019 судебное разбирательство отложено, по ходатайству истца вызван эксперт для дачи пояснений.

В заседании суда апелляционной инстанции 29.04.2019 был допрошен эксперт, представители истца доводы жалобы поддержали, заявили ходатайство о проведении по делу повторной экспертизы.

Представители ответчика - ОАО "Ряжский авторемзавод" против удовлетворения ходатайства и жалобы возражали.

ООО "Запчасть Комплект", надлежащим образом уведомленное о месте и времени судебного заседания, своего представителя для участия в разбирательстве не направило.

Дело рассматривалось в порядке статей 156, 121 АПК РФ в отсутствие представителя указанного ответчика.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2018 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем патента на изобретение "Устройство для загрузки и уплотнения мусора, расположенное на заднем борту мусоровоза" N 2487070, дата подачи заявки: 23.08.2011, дата публикации заявки: 27.02.2013 Бюл. N 6, опубликовано: 10.07.2013, Бюл. N 19.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик, ОАО "Ряжский авторемонтный завод", производит, предлагает к продаже и продает мусоровозы МКЗ- 3511, при производстве которого незаконно используется патент N 2487070.

В свою очередь, ответчик, ООО "Запчасть Комплект", по государственному контракту N 0130300016815000018-0060911-01 от 02 октября 2015 года осуществил поставку двух мусоровозов МКЗ-3511 в Комитет по управлению имуществом города Череповца. Данные мусоровозы эксплуатируются в г. Череповец муниципальным предприятием "Спецавтотранс"

С целью проверки данной информации, представителями правообладателя в присутствии нотариуса Морозовой И.В. 22.07.2016 в г. Череповец был проведен осмотр двух одинаковых мусоровозов с задней загрузкой мусора, модели МКЗ-3511 на автомобильных шасси МАЗ, находящихся в Череповецком муниципальном предприятии "Спецавтотранс". По результатам осмотра, нотариусом составлен протокол осмотра доказательств N 35 АА 0974600.

Впоследствии нотариальное действие нотариуса Морозовой И.В. по обеспечению доказательств от 22.07.2016 в виде составления указанного протокола осмотра доказательств, признано решением Череповецкого федерального городского суда Вологодской области от 13.03.2017 по делу N 2-691/2017 незаконным.

Согласно выводам патентных поверенных ООО "Патентная фирма "Артель" от 12.10.2016, мусоровоз МКЗ-3511, изготовленный ОАО "Ряжский авторемонтный завод" и находящийся в эксплуатации в Череповецком муниципальном предприятии "Спецавтотранс", содержит каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте 1, содержащийся в патенте N 2487070 формулы изобретения.

Приведенные обстоятельства послужили основанием обращения ООО "ЭКОМТЕХ-ТРЕЙДИНГ" с иском в арбитражный суд.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В соответствии с частью 2 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела, для разрешения вопросов, требующих специальных познаний, судом первой инстанции, по ходатайству истца в порядке статьи 82 АПК РФ было назначено производство судебной патентно-технической экспертизы, проведение которой было поручено эксперту Салминой Ольге Борисовне, имеющей высшее образование с присвоением квалификации инженера оптика-механика с 10.02.1987 и являющейся патентным поверенным.

На разрешение эксперта судом был поставлен следующий вопрос.

Содержит ли мусоровоз МКЗ-3511, изготовленный ОАО "Ряжский авторемонтный завод", и находящийся в эксплуатации в Череповецком муниципальном предприятии "Спецавтотранс", каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1, содержащийся в патенте N 2487070 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?

Экспертом в материалы дела было представлено заключение, в котором дан ответ на поставленный судом вопрос.

Эксперт установил, что мусоровоз МКЗ-3511, изготовленный ОАО "Ряжский авторемонтный завод", и находящийся в эксплуатации в Череповецком муниципальном предприятии "Спецавтотранс", содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1, содержащийся в патенте N 2487070 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

При опросе судом эксперт дала противоречивые показания в отношении эквивалентности признаков, что послужило основанием для вывода суда о недостоверности экспертизы.

Ответчик в суде заявлял ходатайство о проведении повторной экспертизы, но истец возражал против его удовлетворения.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что эксперт не подтвердил и не мог подтвердить ни эквивалентность признаков, ни их известность из уровня техники в качестве эквивалентных, поскольку указанные признаки в изделии ответчика выполняют совершенно иную функцию и меняют сущность изобретения, что согласно приведенным самим экспертом подходам не позволяет признать эти признаки эквивалентными.

Сославшись на представленное ответчиком заключение патентного поверенного Хорошкеева В.А., суд указал, что зазор в передней части емкости согласно патенту РФ N 2487070 и отверстие в верхней части боковой стенки емкости у мусоровоза марки МКЗ-3511 не являются эквивалентными признаками, поскольку они не совпадают по форме, размеру, взаимному расположению с другими конструктивными элементами, а также различаются по выполняемой функции и по достигаемому результату.

Суд апелляционной инстанции в ходе рассмотрения жалобы истца, по его ходатайству, при отсутствии возражений со стороны ответчиков, назначил повторную экспертизу поручив ее проведение эксперту Общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" - патентоведу Вербицкой Л.В.

Перед экспертом поставлен следующий вопрос.

Содержит ли мусоровоз МКЗ-3511, изготовленный ОАО "Ряжский авторемонтный завод", и находящийся в эксплуатации в Череповецком муниципальном предприятии "Спецавтотранс", каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1, содержащийся патенте N 2487070 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?

В адрес суда от экспертной организации поступило заявление о замене эксперта, поскольку поставленные судом вопросы по делу А40-30260/17 выходят за пределы специальных знаний эксперта Вербицкой Л.В., которая не является патентным поверенным в области изобретений, полезных моделей.

Определением от 13.12.2018 без возобновления производства по делу суд назначил к рассмотрению вопрос об изменении экспертного состава по делу.

В заседании 16.01.2019, обсуждая вопрос о замене эксперта, представитель истца оставила разрешение вопроса на усмотрение суда.

Представитель ОАО "Ряжский авторемонтный завод" поддержал ходатайство экспертной организации.

Определением суд поручил проведение экспертизы эксперту Наумову В.Е., имеющему высшее техническое образование (диплом), патентному поверенному Российской Федерации (свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 1053 от 16.01.2006), судебному эксперту (система добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов по специальности "Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования", сертификат соответствия N002278, действителен до 22.11.2014; являющемуся компетентным и соответствующим требованиям системы сертификации для экспертов судебной экспертизы в области основ судебной экспертизы сертификат соответствия N 7/1818, действителен до 18.06.2016); соответствует требованиям стандарта СТО-НСЭ-2016 при осуществлении судебно-экспертной деятельности по судебно-экспертной специальности "Исследование объектов патентных прав и средство индивидуализации с целью установления их использования", сертификат соответствия N 009878, действителен по 22.11.2020; имеющему стаж работы по специальности 12 лет.

Экспертом в заключении названы следующие признаки независимого пункта 1 формулы патента N 2487070.

Устройство для загрузки и уплотнения мусора, расположенное на заднем борту кузова мусоровоза (1), содержащее бункер, имеющий примыкающую к кузову переднюю часть и заднюю часть (2), включающий в себя боковые стенки и соединенное с ними днище (3), уплотняющую плиту с рабочей и тыльной поверхностями, смонтированную в бункере с возможностью возвратно-поступательного рабочего и обратного перемещения посредством силовых гидроцилиндров (4), проушины на одном из концов которых шарнирно соединены с тыльной стороной уплотняющей плиты (5), причем к уплотняющей плите сверху параллельно плоскости ее перемещения жестко прикреплен отбойный щиток (6), отличающееся тем, что оно снабжено емкостью для сбора жидкой фракции, выделяющейся из мусора при уплотнении (7), при этом емкость присоединена к бункеру под его днищем герметично со стороны задней части бункера и его обеих боковых стенок и с зазором под днищем бункера в передней его части (8), а в днище задней части бункера выполнены отверстия для сообщения с емкостью для сбора жидкой фракции (9).

Эксперт установил, что два признака независимого пункта 1 формулы патента не совпадают, а именно: "_емкость выполнена в задней части бункера и связана с бункером герметично по всему периметру, какие либо зазоры между емкости и днищем бункера отсутствуют; отверстия в днище задней части бункера отсутствуют -задняя кромка днища ступенчато сопряжена с верхней передней кромкой емкости".

Истец выразил несогласие с выводами эксперта, полагает, что имеются основания для назначения повторной экспертизы.

На основании части 2 статьи 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Судом установлено, что вопрос, указанный в ходатайстве о назначении экспертизы, был поставлен на разрешение эксперта при назначении экспертизы в суде первой и апелляционной инстанций в рамках рассматриваемого дела, экспертиза проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На вопросы, поставленные перед экспертом в судебном заседании 29.04.2019, даны полные и исчерпывающие ответы, в том числе, в письменном виде, сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта, его ответах у суда апелляционной инстанции не возникло. Следовательно, оснований для назначения повторной экспертизы, предусмотренных частью 2 статьи 87 АПК РФ, не имеется.

По сути, ходатайство истца о назначении повторной экспертизы обосновано несогласием с ее результатами, что само по себе не является основанием для проведения повторной экспертизы.

Вместе с тем, пункт 3 статьи 1358 ГК РФ содержит правило установления факта использования в конкретном продукте запатентованной полезной модели. Для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном решении. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований истца.

Доводы о незаконности протокола судебного заседания отклоняются судом апелляционной инстанции.

Согласно пункту 7 статьи 155 АПК РФ, замечания на протокол могут быть поданы стороной в трехдневный срок после его подписания. Истец не подавал замечаний на протокол.

Кроме того, в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" разъяснено, что аудиозапись является основным средством фиксирования сведений о ходе судебного заседания, а также средством обеспечения открытости судебного разбирательства.

Доводы истца о том, что Хорошкеев А.В не был назначен в качестве эксперта судом, не порочат возможность суда ссылаться на указанное заключение как одно из обстоятельств по делу.

Доводы истца о том, что Хорошкеев А В. и Озолина И Г. являются одними из учредителей Межрегиональной общественной организации содействия деятельности патентных поверенных "Палата патентных поверенных" не могли бы явиться основанием для отвода Хорошкеева А В в качестве эксперта на основании статей 21 и 23 АПК РФ, даже если бы его кандидатура рассматривалась судом для проведения судебной экспертизы

Участие двух патентных поверенных в одной профессиональной общественной организации не может служить доказательством их зависимости друг от друга или являться иным основанием для сомнений в их беспристрастности.

Отзыв на судебную экспертизу, а также заключения патентного поверенного Тоцкой М.Г. являются доказательством по делу, оценивая которые, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для признания судебной экспертизы недостоверной.

Заключению эксперта Салминой О.Б. дана подробная оценка судом первой инстанции, с которой соглашается апелляционная коллегия.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает предусмотренных статьей 270 АПК РФ оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, отмене не подлежит.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по экспертизе и оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 мая 2018 года по делу N А40-30260/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Т.В. Захарова Д.Н. Садикова