Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2019 г. N 09АП-16711/19

г. Москва

06 мая 2019 г.

Дело N А40-251219/17

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 мая 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Т.В. Захаровой, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "ВТТ", Общества с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДИЙ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 января 2019 года по делу N А40-251219/17, принятое судьей Ведерниковым М.А., по иску Кэнон Кабусики Кайся к Обществу с ограниченной ответственностью "ВТТ"; Обществу с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДИЙ" о защите исключительного права на изобретение по патенту РФ 2467370 и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение по патенту РФ 2467370

при участии в судебном заседании представителей: от истца Озолина И.Г. (по доверенности от 23.09.2016 г.), Махлина М.Г. (по доверенности от 23.02.2016 г.); от ответчиков Общества с ограниченной ответственностью "ВТТ" Шмелёв В.Д. (по доверенности от 26.02.2019 г.), Буранова Е.М. (по доверенности от 13.11.2018 г.); от Общества с ограниченной ответственностью "ПАЛЛАДИЙ" Шмелёв В.Д. (по доверенности от 26.02.2019 г.), Буранова Е.М. (по доверенности от 19.10.2018 г.)

УСТАНОВИЛ:

Кэнон Кабусики Кайся обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском заявлением к ООО "ВТТ" и ООО "ПАЛЛАДИЙ" об обязании прекратить предлагать к продаже, продавать, и иным образом вводить в гражданский оборот картриджи, в которых использовано изобретение Компании Кэнон Кабусики Кайся (30-2, Симомаруко 3-чоме, Охта-ку, Токио 146-8501, Япония) по патенту РФ 2467370, изъять и уничтожить картриджи (Картридж Hi-Black (HBCF226X) для HP LJ М402/.М426, 9К; Картридж Hi-Black (HB-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9К; Картридж Hi-Black (НВ-СЕ255А) для HP LJ Р3015, 6К;Картридж Hi-Black (НВ-СЕ255Х) для HP LJ Р3015, 12,5К; Картридж Hi-Black (HB-CF280A) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 2,7K; Картридж Hi-Black (HB-CF280X) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 6,9K; Картридж Hi-Black 2 (HB-CE505A) для HP LJ P2055/P2035/Canon N 719, 2,3K; Картридж Hi-Black (HBCE505X) для HP LJ P2055/P2050, 6,5K. Картридж NetProduct (N-CF226X) для HP LJ M402/M426, 9K; Картридж NetProduct (N-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9K; (только Ответчик 1) Картридж NetProduct (N-CE255 А) для HP LJ P3015, 6K; Картридж NetProduct (N-CE255X) для HP LJ P3015, 12,5K; Картридж NetProduct (N-CF280A) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 2,7K; Картридж NetProduct (N-CF280X) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 6,9K; Картридж NetProduct (N-CE505A) для HP LJ P2055/P2035/Canon N 719, 2,3K; Картридж NetProduct (N-CE505X) для HP LJ P2055/P2050, 6,5K;), в которых использовано изобретение, охраняемое патентом РФ 22467370, о взыскании компенсации размере 5 000 000 руб. с ООО "ВТТ" и 3 500 000 руб. с ООО "ПАЛЛАДИЙ", а также об обязании опубликовать решение суда в официальном бюллетене Роспатента

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2019 г. исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчики обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просили решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав представленные в материалы дела доказательства, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как указывает истец, он является обладателем исключительного права на изобретение: "Технологический картридж, электрофотографическое устройство формирования изображений и электрографический фоточувствительный барабанный блок", удостоверенное патентом РФ N 2467370, выдан 20.11.2012 г., дата приоритета - 25.12.2007 г., срок действия патента истекает 25.12.2027 года (далее - изобретение).

Согласно п. 1 и п. 48 формулы изобретения по патенту РФ N 2467370 технологический картридж для электрофотографического устройства формирования изображений, включающего в себя зацепляющую часть основного узла, приводимую в движение электродвигателем, и имеющую приводной вал и прикладывающую вращательное усилие часть, предусмотренную на приводном валу, причем технологический картридж может сниматься с основного узла в направлении, по существу перпендикулярном аксиальному направлению приводного вала, при этом технологический картридж содержит: i) электрофотографический фоточувствительный барабан, который может вращаться вокруг своей оси (L1) барабана; ii) технологическое средство, способное воздействовать на электрофотографический фоточувствительный барабан; iii) соединительный элемент, вращаемый вокруг оси (L2) соединительного элемента посредством вращательного усилия, принимаемого от зацепляющей части основного узла, причем соединительный элемент включает в себя воспринимающую вращательное усилие часть, сцепляемую с прикладывающей вращательное усилие частью, для принятия вращательного усилия, которое должно передаваться на электрофотографический фоточувствительный барабан от зацепляющей части основного узла, и передающую вращательное усилие часть, для передачи вращательного усилия на электрофотографический фоточувствительный барабан через воспринимающую вращательное усилие часть, при этом соединительный элемент имеет возможность поворота таким образом, что сторона воспринимающей вращательное усилие части оси соединительного элемента располагается до стороны передающей вращательное усилие части оси соединительного элемента по отношению к направлению снятия, и соединительный элемент может быть расцеплен с зацепляющей частью основного узла посредством указанного поворота; блок барабана для электрофотографического устройства формирования изображений, включающего в себя зацепляющую часть основного узла, приводимую в движение электродвигателем, и имеющую приводной вал и прикладывающую вращательное усилие часть, предусмотренную на приводном валу, причем блок барабана может сниматься с основного узла в направлении, по существу перпендикулярном аксиальному направлению приводного вала, при этом блок барабана содержит: i) электрофотографический фоточувствительный барабан, который может вращаться вокруг своей оси барабана; ii) соединительный элемент, вращаемый вокруг оси соединительного элемента посредством вращательного усилия, принимаемого от зацепляющей части основного узла, причем соединительный элемент включает в себя воспринимающую вращательное усилие часть, сцепляемую с прикладывающей вращательное усилие частью, для принятия вращательного усилия, которое должно передаваться на электрофотографический фоточувствительный барабан от зацепляющей части основного узла, и передающую вращательное усилие часть, для передачи вращательного усилия на электрофотографический фоточувствительный барабан через воспринимающую вращательное усилие часть, при этом соединительный элемент имеет возможность поворота таким образом, что сторона воспринимающей вращательное усилие части оси соединительного элемента располагается до стороны передающей вращательное усилие части оси соединительного элемента по отношению к направлению снятия, и соединительный элемент может быть расцеплен с зацепляющей частью основного узла посредством указанного поворота.

Как указывает истец, обращаясь с настоящим иском в суд, ответчики вводят в гражданский оборот, а также оказывают услуги хранению и предложению к продаже, товара - моделей картриджей, маркированных товарным знаком "Hi-Black", а также идентичных моделей картриджей, маркированных товарным знаком "NetProduct": Картридж Hi-Black (HB-CF226X) для HP LJ М402/.М426, 9К; Картридж Hi-Black (HB-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9К; Картридж Hi-Black (НВ-СЕ255А) для HP LJ Р3015, 6К; Картридж Hi-Black (НВ-СЕ255Х) для HP LJ Р3015, 12,5К; Картридж Hi-Black (HB-CF280A) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 2,7K; Картридж Hi-Black (HB-CF280X) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 6,9K; Картридж Hi-Black (HB-CE505A) для HP LJ P2055/P2035/Canon N 719, 2,3K; Картридж Hi-Black (HB-CE505X) для HP LJ P2055/P2050, 6,5K. Картридж NetProduct (N-CF226X) для HP LJ M402/M426, 9K; Картридж NetProduct (N-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9K; (только Ответчик 1) Картридж NetProduct (N-CE255 А) для HP LJ P3015, 6K; Картридж NetProduct (N-CE255X) для HP LJ P3015, 12,5K; Картридж NetProduct (N-CF280A) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 2,7K; Картридж NetProduct (N-CF280X) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 6,9K; Картридж NetProduct (N-CE505A) для HP LJ P2055/P2035/Canon N 719, 2,3K; Картридж NetProduct (N-CE505X) для HP LJ P2055/P2050, 6,5K; который содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте 1 и независимом пункте 48 формулы патента РФ N 2467370, то есть в них использовано изобретение, охраняемое патентом, принадлежащем истцу.

Как установлено судом первой инстанции, ответчик ООО "ВТТ" ведет деятельность по введению в оборот указанных картриджей, в частности, является администратором сайта www.hi-black.ru в сети Интернет, на котором развивает партнерскую сеть, имеет значительное количество дистрибьюторов товарного знака HiBlack по всей России, а также рекламирует реализуемые товары, включая картриджи для принтеров (для печатающего устройства), маркированные товарным знаком "HIBLACK" и предлагает приобрести указанные товары через свою дилерскую сеть. Более того, ООО "ВТТ" является правообладателем ряда товарных знаков с элементом "HiBlack" и "NetProduct".

Картриджи HI-BLACK продвигаются на российском рынке на сайте www.hiblack.ru. С данного сайта имеется переход на сайт https://vtt.ru/, а также на сайт Интернет магазина и сервисного центра https://pallady.ru, на котором предлагаются к продаже и продаются (возможно заказать) указанные модели картриджей, как маркированные товарным знаком Hi-Black, так и маркированные товарным знаком NetProduct.

Администратором сайта https://pallady.ru/ является ООО "ПАЛЛАДИЙ", который является привилегированным дилером компании Hi-Black и официальным партнером по расходным материалам NetProduct, что в том числе указано в сертификатах, размешенных на сайте pallady.ru).

Истцом с получением соответствующих документов у ответчика ООО "ВВТ" приобретены модели картриджей: Картридж Hi-Black (HB-CF226X) для HP LJ М402/.М426, 9К; Картридж Hi-Black (HB-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9К; Картридж Hi-Black (НВ-СЕ255А) для HP LJ Р3015, 6К; Картридж Hi-Black (НВ-СЕ255Х) для HP LJ Р3015, 12,5К; Картридж HiBlack (HB-CF280A) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 2,7K; Картридж HiBlack (HB-CF280X) для HP LJ Pro 400 M401/Pro 400 MFP M425, 6,9K; Картридж HiBlack (HB-CE505A) для HP LJ P2055/P2035/Canon N 719, 2,3K; Картридж Hi-Black (HBCE505X) для HP LJ P2055/P2050, 6,5K. Картридж NetProduct (N-CF226X) для HP LJ M402/M426, 9K; Картридж NetProduct (N-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9K.

Картриджи, маркированные товарным знаком Hi-Black, рекламируются на сайте в сети Интернет hiblack.ru. Картриджи, маркированные товарным знаком "NetProduct", рекламируются на сайте http://www.net-product.ru/, а также картриджи предлагаются ООО "ВВТ" к продаже на сайте и могут быть приобретены в интернет-магазине по адресу: https://vtt.ru/. Указанные модели картриджей продаются на данном сайте, что подтверждается платежно-расчетными документами о приобретении данных картриджей у ООО "ВВТ".

Факт продажи ответчиком ООО "ВТТ" картриджей подтверждается представленными в материалы дела документами по закупкам, сделанными представителями истца, а именно счет N С-050762-17 от 10.05.2017 г., счет-фактура и передаточный акт N КСфО_33444 от 12.05.2017 г. на сумму 13 627 руб. 68 коп., счет N С-054423-17 от 18.05.2017 г., счет-фактура и передаточный акт N КСфО_36530 от 24.05.2017 г. на сумму 18 356 руб. 37 коп.; документы о приобретении картриджей с товарным знаком NetProduct, а именно счет N С-117353-17 от 23.10.2017 г. и счет-фактура N КСфО_76692 от 24.10.2017 г. на сумму 6 619 руб. 60 коп., счет N С-122760-17 от 07.11.2017 г. и счет-фактура N КСфО_80278 от 08.11.2017 г. на сумму 3 096 руб. 77 коп.

Таким образом, с учетом представленных в материалы дела доказательств, истец полагает, что ответчик ООО "ВВТ" совершает действия по предложению к продаже и продаже указанных картриджей на территории Российской Федерации.

Также в материалы дела истцом представлены доказательства, свидетельствующие о приобретении у ответчика ООО "ПАЛЛАДИЙ" аналогичных моделей картриджей, как и у ответчика ООО "ВВТ", за исключением картриджа NetProduct (N-CF287A) для HP LJ M506dn/M506x/M527dn/M527f/M527c, 9К.

Указанные картриджи предлагаются Ответчиком ООО "ПАЛЛАДИЙ" к продаже на сайте и могут быть приобретены в интернет-магазине по адресу: https://pallady.ru/. Указанные картриджи продаются на указанном сайте, что подтверждается платежно-расчетными документами о приобретении данных картриджей у данного лица, в том числе документами по закупкам, сделанными представителями истца, а именно кассовый чек, товарный чек N 015243_ТЧ от 23.06.2017 г., товарная накладная N Н_09142-17 от 23.06.2017 г. на сумму 43 500 руб., кассовый чек N 1#2337 от 06.10.2017 г. и товарная накладная N Н_15502-17 от 06.10.2017 на сумму 10 550 руб.

Таким образом, по мнению истца ответчик ООо "ПАЛЛАДИЙ" также совершает действия по предложению к продаже и продаже указанных картриджей на территории Российской Федерации.

Как указывает суд первой инстанции, приобретенные у ответчиков картриджи являются идентичными моделями картриджей и содержат каждый признак, приведенный в независимом пункте 1 и независимом пункте 48 формулы патента РФ N 2467370, то есть в них использованы изобретения, охраняемые патентом РФ 2467370.

При этом, пункт 1 формулы патента непосредственно относится к картриджу, а пункт 48 относится к блоку барабана (являющегося основной составной частью картриджа), при этом основные отличительные признаки, характеризующие конструкцию данных устройств, в обоих пунктах формулы совпадают. Кроме того, в отношении 6 из 8 моделей указанных картриджей, маркированных товарным знаком Hi-Black, ранее был предъявлен иск к компании-дистрибьютору данной продукции, которая также вводила в гражданский оборот указанные картриджи, кроме моделей HB-CF226X и HB-CF287A и моделей, маркированных товарным знаком NetProduct. которые повторяют технические характеристики остальных шести моделей.

С учетом назначенной ранее в рамках рассмотрения спора по делу N А40-171039/2014 судебной патентно-техническая экспертизы, в картриджах, приобретенных у ответчика по указанному делу, содержится каждый признак независимого пункта 1 и независимого пункта 48 формулы изобретения по патенту РФ N 2467370.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2015 г. по делу N А40-171039/2014 исковые требования истца компании Кэнон Кабусики Кайся были удовлетворены.

Также для проверки законности и обоснованности заявленных исковых требований, определением суда первой инстанции от 28.05.2018 г. по настоящему делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой суд поручил предложенной экспертной организации ООО "Центр патентных судебных экспертиз" на предмет наличия в картриджах каждого признака независимого пункта 1 и каждого признака независимого пункта 48 формулы изобретения по патенту РФ N 2467370 либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Из представленного в материалы дела экспертного заключения следует, что экспертом сделан вывод том, что в указанных выше картриджах содержится каждый признак независимого пункта 1 и каждый признак независимого пункта 48 формулы изобретения по патенту РФ N 2467370.

В соответствии со ст.1358 Гражданского Кодекса Российской Федерации патентообладателям принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Каждый из патентообладателей вправе использовать изобретение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. При этом, распоряжение исключительным правом на изобретение (по лицензионному договору, договору отчуждения) осуществляется патентообладателя совместно.

В силу положений п. 2 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации (далее - РФ), изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпункт 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, 6 эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Каждый из патентообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, в том числе, путём обращения в суд за защитой исключительных прав с предъявлением требований предусмотренных ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ст. 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации также просил суд первой инстанции взыскать с ответчиком компенсацию за незаконное использование изобретения.

Вместе с тем, суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, степени вины, а также недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации, подлежащую взысканию с ООО "ВТТ" до 3 000 000 руб. 00 коп. и уменьшить сумму компенсации, подлежащую взысканию с ООО "ПАЛЛАДИЙ" до 1 000 000 руб.

Также судом первой инстанции удовлетворено требование истца о публикации резолютивной части вступившего в законную силу решения суда в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В остальной части заявленных требований судом первой инстанции не было усмотрено правовых основании для их удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы.

При этом ссылки ответчиков на то, что заявленное истцом и удовлетворенное судом первой инстанции требование о запрете использования патента истца является абстрактным, а решение неисполнимым не принимаются апелляционным судом во внимание, поскольку в обжалуемом решении суда первой инстанции указаны номера патента и товара, в котором неправомерно использовано запатентованное изобретение истца и основано на положениях ст.ст. 12, 1229, 1250, 1252, 1358, 1406, 1406.1, 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылки ответчиков на то, что в гражданском обороте присутствовали также не нарушающие модели картриджей также не принимаются во внимание, поскольку данные модели картриджей не являлись предметом настоящего спора, иные модели картриджей не были, согласно объяснениям истца, при осуществлении закупок и, соответственно, не являются предметом настоящего спора.

Указание ответчиком на недоказанность со стороны истца введения в гражданский оборот спорных моделей картриджей непосредственно ответчикам также не принимаются во внимание, поскольку в материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие о продаже ответчиком спорных моделей товара.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчиков расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2019 года по делу N А40-251219/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова Д.В. Пирожков