Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2019 г. N 09АП-24300/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2019 г. N С01-661/2019 по делу N А40-240172/2018 настоящее постановление отменено

г. Москва

21 мая 2019 г.

Дело N А40-240172/18

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 мая 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ОРТО.НИК"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 апреля 2019 года

по делу N А40-240172/18, принятое судьей Крикуновой В.И.,

по иску ООО "МАЛТРИ"

к ООО "ОРТО.НИК"; ООО "НЕО-ФАРМ"

о зищите исключительных прав

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Усков В.В. по доверенности от 11.11.2016, Родионов М.Ю. по доверенности от 11.11.2016

от ответчиков: от ООО "ОРТО.НИК" - извещен, представитель не явился; от ООО "НЕО-ФАРМ" - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" (ответчик 1) и обществу с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (ответчик 2) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации.

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, решил: Запретить ООО "Орто.Ник" использовать обозначение "КОНЦЕПТ", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри" по свидетельству Российской Федерации N 631940, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 Международной классификации товаров и услуг - стельки ортопедические. Запретить ООО "Орто.Ник" использовать обозначение "МИКС", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри" по свидетельству Российской Федерации N 665642, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 Международной классификации товаров и услуг - стельки ортопедические. Запретить ООО "НЕО-ФАРМ" использовать обозначение "КОНЦЕПТ", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри" по свидетельству Российской Федерации N 631940, при предложении к продаже товаров 10 Международной классификации товаров и услуг - стельки ортопедические. Запретить ООО "НЕО-ФАРМ" использовать обозначение "МИКС", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри" по свидетельству Российской Федерации N 665642, при предложении к продаже товаров 10 Международной классификации товаров и услуг - стельки ортопедические. Взыскать с ООО " НЕО-ФАРМ" в пользу ООО "МАЛТРИ" расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 руб. Взыскать с ООО "ОРТО.НИК." в пользу ООО "МАЛТРИ" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 631940 в размере 500 000 руб.10 коп., за нарушение исключительного права на товарный знак N 665642 в размере 500 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

С указанным судебным актом не согласились ответчик ООО "ОРТО.НИК", подал апелляционную жалобы, в которой просил отменить решение суда, удовлетворения требований отказать в иске, ссылаясь при этом на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель заявителя не явился. Ходатайство об отложении судебного заседания протокольным определением отклонено в связи с его необоснованностью. Также в судебное заседание не явился представитель ответчика ООО "НЕО-ФАРМ", извещен.

Представители истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражали, ссылаясь на законность и обоснованность принятого судебного акта.

Дело рассмотрено в порядке статей 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчиков.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2019 на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец в обоснование исковых требований указал, что производит и продает ортопедические изделия для российского рынка с 2003 года. С 2005 года в линейку продукции истца входят ортопедические стельки под обозначением со словесными элементами "ORTO CONCEPT" и "ORTO Mix", что подтверждается регистрационным удостоверением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и таможенной декларацией от 2005 года. Ортопедические стельки истца приобрели репутацию на рынке ортопедических изделий и с момента выхода ортопедических стелек под обозначением "ORTO CONCEPT" до 18.09.2018 было продано 493 174 пар стелек на общую сумму 277 023 850, 31 рублей и ортопедических стелек "ORTO Mix" - 301 712 пар стелек на общую сумму 230 724 949, 06 рублей, что для специализированного рынка ортопедических изделий является значительным. Обозначения истца зарегистрированы на имя истца в качестве товарных знаков: по свидетельству Российской Федерации N 631940, дата регистрации - 09.10.2017, дата приоритета 20.01.2017; по свидетельству Российской Федерации N 665642, дата регистрации - 03.08.2018, дата приоритета - 27.04.2018. Товары, для которых товарные знаки истца зарегистрированы - стельки ортопедические 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ). Ответчик 1 производит и вводит в гражданский оборот на территории РФ аналогичную продукцию - ортопедические стельки - и использует для индивидуализации этих товаров обозначение со словесным элементом "КОНЦЕПТ" и "МИКС". Данное обстоятельно подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 25.08.2018, зарегистрированным в реестре под номером 77/374-н/77- 2018-1-419. Из протокола следует, что нотариусом была приобретена продукция ответчика 1 - стельки ортопедические - под обозначениями "КОНЦЕПТ" и "МИКС". На обратной стороне упаковки указана информация об ответчике 1 как об изготовителе указанных товаров. Кроме того, информация о товарах ответчика - ортопедических стельках "КОНЦЕПТ" и "МИКС" представлена на интернет-сайте с доменным именем ortonik.ru, администратором которого является ответчик 1, что подтверждается ответом регистратора доменных имен АО "РСИЦ" (RUcenter) N 772-С от 28.02.2018. В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена (пользователь, на имя которого зарегистрирован домен) как лицо, заключившее договор о регистрации домена, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Именно это лицо несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Ответчик 2 осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями через сеть аптек "НеоФарм", которые находятся, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. В одной из аптек ответчика 2 были приобретены стельки ответчика 1, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В силу статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указано в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 N 482, далее - Правила) и в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, далее - Методические рекомендации), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункты 41 и 3 соответственно). Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. В Методических рекомендациях также указано на то, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Элементы "CONCEPT" и "MIX" в товарных знаках истца и используемые ответчиком 1 слова "КОНЦЕПТ" и "МИКС" являются сильными, несмотря на использование вместе с ними иных элементов. Эти обозначения "называют" товар. По графическому критерию товарные знаки истца сходны с обозначениями ответчика 1 в силу использования стандартного шрифта, заглавных букв, практически совпадающих по количеству. Кроме того, при сравнении словесных товарных знаков графический критерий имеет вспомогательное значение, поскольку при воспроизведении на слух (например, в радиорекламе) потребитель не может отличить графику, но может сопоставить фонетику и семантику. Фонетически товарные знаки истца и используемые ответчиком 1 обозначения имеют крайне высокое сходство: все они звучат как "концепт" и "микс". Сравниваемые элементы обладают идентичной семантикой: "КОНЦЕПТ" является транслитерацией слова "CONCEPT", а "МИКС" транслитерацией слова "MIX" и его точным переводом с разных языков на русский. Следовательно, в сравниваемые обозначения заложена одна и та же семантика. Слова "CONCEPT" и "MIX", которым фонетически и семантически тождественны используемые ответчиками обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС", входят в состав товарного знака истца в качестве охраняемых элементов, при этом одним из признаков сходства является вхождение одного обозначения в другое (пункт 42 Правил, пункты 4.2.1.1-4.2.1.2 Методических рекомендаций).

Таким образом, используемые ответчиками обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС" имеют единое смысловое и звуковое значение с товарными знаками истца, а также обладают высоким сходством графическому критерию. В связи с этим упомянутые обозначения ассоциируются с упомянутыми товарными знаками истца в целом, а значит, сравниваемые обозначения сходны до степени смешения. Обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС" используются ответчиками в отношении товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца Товарные знаки истца зарегистрированы и фактически используются для ортопедических стелек. Ответчик 1 также использует обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС" только для ортопедических стелек. Таким образом, сравниваемые обозначения используются для идентичных товаров, которые имеют одно и то же назначение, а значит, ориентированы на одних и тех же потребителей, представлены в одних и тех же магазинах. При этом правовая охрана товарных знаков истца действует именно в отношении товаров - стелек ортопедических, относящихся к 10 классу МКТУ.

Суд первой инстанции исследовав представленные в обоснование иска доказательства, пришел к правомерному выводу, что имело место нарушение ответчиками исключительных прав истца на товарные знаки.

С учетом изложенного суд посчитал возможным удовлетворить требование истца о запрете ответчикам использовать обозначение "КОНЦЕПТ", "МИКС" сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 Международной классификации товаров и услуг - стельки ортопедические.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 1 компенсации в размере 2 000 000 руб. Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак. По смыслу данной нормы в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. В пункте 43.3 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ N 5/29 от 26.03.2009 разъяснено, что суд при рассмотрении дел о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по 6 сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей статьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец требует компенсации ответчиком нарушенного права в размере 1 000 000 руб. за каждый товарный знак, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 500 000 руб. за каждый товарный знак.

Доводы апелляционной жалобы ответчика суд апелляционной инстанции отклоняет как не подтвержденные представленными в суд первой инстанции доказательствами.

Суд первой инстанции в должной мере оценил все представленные доказательства и в пределах заявленных истцом требований их удовлетворил. Все представленные доказательства были исследованы судом первой инстанции и правомерно признаны соответствующими статьям 67, 68, 71 АПК РФ.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционная жалоба является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных частью 4 статьи 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2019 года по делу N А40-240172/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын