Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2019 г. N 20АП-1302/19

г. Тула

24 мая 2019 г.

Дело N А09-16352/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2019 года.

В полном объеме постановление изготовлено 24 мая 2019 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Григорьевой М.А., судей Афанасьевой Е.И. и Волошиной Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Прониной О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции,

иск Компании Duker GmBH (Германия)

к ООО "Феникс ЛТД"

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании до объявления перерыва 08.05.2019:

- от ООО "Феникс ЛТД" - представителей Павлова С.В. и Рыбая А.С. (доверенности от 23.01.2019),

при участии в судебном заседании после окончания перерыва 17.05.2019:

- от компании Duker GmBH и ООО "ГК ИКТС" - представителя Курочкиной О.Л.(доверенности от 23.08.2017, передоверие л.д.12, т.1 и 03.12.2018),

- от ООО "Феникс ЛТД" - представителей Павлова С.В. и Рыбая А.С. (доверенности от 23.01.2019),

УСТАНОВИЛ:

06.12.2017 Компания Duker GmBH обратилась в Арбитражный суд Брянской области с иском к ООО "Феникс ЛТД" о защите исключительных прав на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, определив размер компенсации в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) равным 3 446 126,76 руб., исходя из стоимости товара, указанного в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980. Кроме этого, в исковом заявлении изложено требования, направленные на пресечение дальнейшего нарушения исключительного права истца, об обязании прекратить ввоз на территорию Российской Федерации товара, об изъятии товара из оборота, об обязании никогда в дальнейшем не осуществлять ввоз товара и не предлагать к продаже.

25.12.2017 истец уточнил исковые требования, увеличил размер компенсации до 4 613 932,46 руб. и дополнив фактические основания иска о взыскании компенсации нарушением в виде ввоза ответчиком товара по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694.

Согласно пункту 59 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС от 23.04.2019 N 10) при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Таким образом, предметом иска по денежному требованию является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на определенный товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, и увеличение суммы иска не изменяет предмет искового требования по денежному требованию. Обращаясь 25.12.2017 с уточнением иска, истец добавил еще одно фактическое основание иска, что укладывается в пределы правомочий, определенных статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В соответствии со статьей 49 АПК РФ суд области принял уточнение исковых требований от 25.12.2017, спор рассмотрен с учетом уточнений.

Определением арбитражного суда от 12 февраля 2018 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: ООО "Смартекс", АО "Ренейссанс Констракшн", ООО "ГК ИКТС".

Двумя определениями арбитражный суд принял обеспечительные меры по ходатайствам истца, направленные на обеспечение исполнения судебного акта по настоящему спору.

Определением от 07 декабря 2017 года суд наложил арест на товар - трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker", ввезенный обществом с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980, находящийся по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д.Стабна, ул.Заозёрная, 33 (территория СВХ ООО "Альфа Транс Терминал").

Определением от 25 декабря 2018 года суд наложил арест на товар - трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker", ввезенный ответчиком по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, находящейся на территории Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу: 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул.Заречная, 2.

28.05.2018 в арбитражный суд поступило заявление Компании Dker GmBH об изменении исковых требований в части неденежных требований об обязании и о запрете, в котором истец просил:

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (ОГРН 1143256007707, ИНН 3245515080) без разрешения Компании Duker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849,

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (ОГРН 1143256007707, ИНН 3245515080) без разрешения Компании Duker GmBH использовать товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров,

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (ОГРН 1143256007707, ИНН 3245515080) в пользу Компании Duker GmBH компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849 в сумме 4 613 932,46 руб.

Указанное уточнение принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ, поскольку по сути является конкретизацией уже заявленных ранее неденежных исковых требований.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года исковые требования Компании Dker GmBH удовлетворены частично (с учетом определения об исправлении арифметической ошибки от 14 июня 2018 года и дополнительного решения от 27 июня 2018 года), в том числе частично удовлетворено требование о взыскании компенсации. Суд посчитал правомерным взыскать компенсацию за нарушение исключительного права в размере 300 000 руб.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец - Компания Duker GmBH обратилась в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 04 июня 2018 года и дополнительное решение суда от 27 июня 2018 года (которым суд отказал в удовлетворении требования о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849) отменить, заявленные истцом требования удовлетворить в полном объеме. Истец полагает, что действия ответчика по нарушению исключительных прав истца носят длительный, системный и злостный характер, в связи с чем, считает обоснованным взыскание с ответчика компенсации в размере 4 613 932 руб. 46 руб.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик - ООО "Феникс ЛТД" обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 04 июня 2018 года (в редакции определения от 14 июня 2018 года) в части удовлетворения исковых требований о запрете ответчику без разрешения истца осуществлять введение в гражданский оборот любым способом на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в двух спорных таможенных декларациях, а также в части распределения расходов по уплате государственной пошлины отменить. Ответчик просит в удовлетворении иска в этой части отказать.

Обращаясь с апелляционной жалобой, ООО "Феникс ЛТД" заявил, кроме прочих, довод о том, что внося изменения в резолютивную часть решения определением об исправлении арифметической ошибки, суд первой инстанции предрешил еще не принятое дополнительное решение по иску, а также изменил содержание ранее объявленного судебного акта.

Определением от 17 сентября 2018 года Двадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Согласно заявлению об изменении исковых требований от 18.10.2018, поданному при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции по правилам установленным для суда первой инстанции, Компания Dker GmBH просила суд:

1. Запретить ООО "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849.

2. Запретить ООО "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH использовать товарный знак "Dker" по свидетельству 906849 в отношении товаров, для которых данный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

3. Взыскать с ООО "Феникс ЛТД" в пользу Компании Dker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849 в размере 4 613 932 руб. 46 коп.

Апелляционный суд принял уточнение требований от 18.10.2018, спор рассмотрен апелляционным судом с учетом уточнения.

Постановлением от 25 октября 2018 года Двадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года и дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017 отменил. Иск удовлетворил.

Определением от 21 января 2019 года кассационная жалоба ответчика принята к производству судом кассационной инстанции.

Постановлением от 13 февраля 2019 года Суд по интеллектуальным правам отменил постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2018 года по делу N А09-16352/2017 и направил дело на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Отменяя постановление апелляционного суда, Суд по интеллектуальным правам, кроме прочего, указал на необходимость исследования обстоятельств, свидетельствующих о том, что исключительные права на спорный товарный знак принадлежат истцу (абзац 6 на странице18, абзацы 1, 2 на странице 19 постановления СИП от 13.02.2019). Кроме того, кассационный суд указал на необходимость проверки полномочий представителя истца Курочкиной О.Л. и обоснования возможности представителя, исходя их полномочий, выраженных в доверенности, заявлять ходатайство об увеличении размера исковых требований (абзацы 1, 2 на странице 16 постановления СИП от 13.02.2019).

В абзаце 2 на странице 15 постановления СИП от 13.02.2019 суд кассационной инстанции указал, что отменяя решение суда области и переходя к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда первой инстанции, апелляционный суд не указал, в чем конкретно в настоящем случае выразилось нарушение тайны совещания судей.

В силу положений абзаца 2 части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для Арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Определением от 11 марта 2019 года Двадцатый арбитражный апелляционный суд принял на новое рассмотрение дело по иску Компании Duker GmBH к ООО "Феникс ЛТД" о защите исключительных прав на товарный знак, назначил дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного апелляционного суда.

Полагая полномочия представителя истца Курочкиной О.Л. достаточными, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Согласно пункту 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В пунктах 29, 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999. N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" разъяснено, что арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса лиц, участвующих в споре. Судам следует учитывать, что согласно международным договорам Российской Федерации юридический статус иностранных участников арбитражного процесса определяется по их личному закону - коллизионной норме, позволяющей определить объем правоспособности и дееспособности иностранного лица (юридические статус).

В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" (далее - Постановление ВС РФ N 23 от 27.06.2017) постановления разъяснено, что арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Для применения положений раздела V Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации под юридическим статусом иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем правоспособности и дееспособности иностранного лица, который определяется по его личному закону.

Юридический статус иностранной организации определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, если иное не предусмотрено нормами федерального закона (статьи 1202, 1203 ГК РФ).

Установление юридического статуса и наличия права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности участника процесса, а также полномочий его представителя обусловлено необходимостью установления правоспособности и дееспособности соответствующего субъекта на основании норм материального права.

Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица.

Таким образом, юридический статус иностранного юридического лица определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение).

При установлении юридического статуса иностранного лица суд может также принимать во внимание открытую информацию в сети "Интернет", размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц (абзацы 6, 7 пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений,

В качестве доказательств, подтверждающих юридический статус Компании Dker GmBH, в материалы представлена официальная хронологическая выписка из торгового реестра Германии (т. 7, л.д. 50-58), соответствующая требованиям статьи 225 АПК РФ.

Апелляционный суд, принимая во внимание имеющиеся в деле документы, полагает, что истец подтвердил наличие у компании необходимого юридического статуса. Указанные документы представлены в установленном законом порядке, исходят от компетентного органа страны происхождения компании, имеют нотариально заверенный перевод на русский язык, апостилированы надлежащим образом.

При новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ответчик продолжает настаивать на том, что иск предъявлен от имени Компании DukerGmBH, в то время как согласно представленному истцом в обоснование принадлежности исключительных прав компании сертификату обновления (т. 1 л.д. 59-60), обладателем товарного знака Dker является Dker GmBH&Co. KGaA - иностранное юридическое лицо, имеющую иную, отличную от истца организационно-правовую форму, иное наименование, иной адрес местонахождения. При этом истцом, ссылающего на вышеназванный сертификат, не представлено каких-либо пояснений (объяснений) по данному обстоятельству.

Направляя спор на новое рассмотрение в апелляционный суд, Суд по интеллектуальным правам указал (абзац 6 на странице 18 постановления от 13.02.2019), что истцом при рассмотрении настоящего дела не отрицалось, что в Международном реестре товарных знаков в качестве правообладателя спорного товарного знака указано иное лицо.

Ссылаясь на то, что представитель истца, в том числе в суде кассационной инстанции, давал пояснения о том, что истец является правопреемником лица, указанного в Международном реестре товарных знаков в качестве правообладателя спорного товарного знака, данное правопреемство вытекает из реорганизации в форме слияния, а также затруднился пояснить, почему сведения об истце как правообладателе спорного товарного знака не были внесены в названный реестр, кассационный суд указал на необходимость проверки принадлежности истцу исключительного права на товарный знак при новом рассмотрении.

Определением от 25 февраля 2019 года апелляционный суд предложил представить надлежащие доказательства того, что именно истец обладает исключительным правом на спорные товарные знаки. Однако истец определение суда в указанной части не исполнил.

Учитывая, что сведения о правообладателях исключительных прав на товарный знак являются общедоступными, принимая во внимание необходимость своевременного и правильного рассмотрения спора, апелляционный суд самостоятельно исследовал информацию, находящуюся на общедоступном сайте в сети "Интернет".

На сайте WIPO Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/) в разделе "Глобальная база данных по брендам" при поиске данных по товарному знаку N 906849 Duker в качестве правообладателя данного товарного знака указана Компания Duker GmBH (Германия) (строка 732: Name and address of the holder of the registration - Наименование и адрес зарегистрированного владельца - Duker GmBH, Wurzburger Strasse 10, 97753 Karlstadt (DE), Компания Duker GmBH Карлштадт, Германия), что соответствует наименованию и местонахождению, указанному в правоустанавливающих документах истца.

Учитывая, что документального подтверждения доводу о том, что правообладателем спорного товарного знака является иное лицо, а не истец, ответчик не представил, принимая во внимание, что при рассмотрении дела N А40-247033/2017 (ответчик ООО "Смартекс" является третьим лицом по настоящему делу) и дела N А09-4765/2018 о привлечении ООО "Феникс ЛТД" к административной ответственности в связи с незаконным использованием товарного знака N 906849 Duker в отсутствии согласия правообладателя на введение в оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных данным знаком, возражения против принадлежности истцу исключительного права на данный товарный знак не выдвинуты, суд апелляционной инстанции полагает, что в наличии достаточно оснований для вывода о том, что Компания Duker GmBH (Германия) является надлежащим истом по настоящему спору.

В судебном заседании 17.05.2019 суд огласил и исследовал распечатку с официального сайта WIPO Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, предложил ответчику ознакомиться с указанной распечаткой. От осмотра страницы сайта непосредственно в судебном заседании представитель ответчика отказался.

Направляя спор на новое рассмотрение в апелляционный суд, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость проверки полномочий представителя истца Курочкиной О.Л., в том числе и в части наличия полномочий на увеличение размера исковых требований.

Согласно материалам дела полномочия представителя Курочкиной О.Л. выражены в следующих документах:

- выданной правообладателем обществу ООО "ГК ИКТС" сроком на 2 года доверенность от 23.08.2017 с правом передоверия, имеется апостиль (т. 7, л.д. 13-21). Подлинность подписей господина Алоиса Франца и господина Маркуса Келера, засвидетельствована нотариусом, о чем имеются соответствующая подпись и печать нотариуса Маркусом Бергерхофф Ашаффенбург. Последним, на основании ознакомления с торговым реестром участкового суда города Вюрцбург от 22.08.2017, HR B 13344, подтверждено, что господин Алоис Франц и господин Маркус Келер зарегистрированы в качестве уполномоченных представителей вышеупомянутой ГмбХ и уполномочены на его совместное представительство (т. 7, л.д. 19);

- выданная ООО "ГК ИКТС" в порядке передоверия доверенность (т. 7, л.д. 97-98) на представление интересов Компании Duker GmBH. Доверенность подписана генеральным директором ООО "ГК ИКТС" Иванчиковой С.Н., полномочия которой подтверждаются представленной в материалы дела выпиской из ЕГРЮЛ. Тексты доверенностей содержат, в том числе, право на передоверие полномочий, право подписания и подачи в суд искового заявления.

В соответствии со статьей 62 АПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе.

В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Выданная правообладателем обществу ООО "ГК ИКТС" доверенность от 23.08.2017 с правом передоверия (т. 7, л.д. 13-21), кроме прочего, содержит полномочия изменять предмет и основания иска (пункт d доверенности).

Выданная ООО "ГК ИКТС" в порядке передоверия доверенность Курочкиной О.Л. (т. 7, л.д. 97-98) также содержит полномочия изменять предмет и основания иска (второй снизу абзац доверенности).

Полномочия изменять предмет иска включают в себя возможность изменять размер исковых требований как в большую, так и в меньшую сторону. В связи с чем, апелляционный суд полагает, что Курочкина О.Л. заявила ходатайство об увеличении размера компенсации в пределах полномочий, предоставленных ей доверенностями.

Согласно исковому заявлению (том 1, л.д. 3-7) первоначально истец сформулировал исковые требования следующим образом:

1) Обязать ООО "Феникс ЛТД" прекратить использование товарного знака Dker, а также ввоз на территорию Российской Федерации и дальнейшую реализацию продукции, маркированной товарным знаком "Dker";

2) Обязать ООО "Феникс ЛТД" изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, нарушающую исключительные права Duker GmBH на товарный знак "Duker", задекларированную по ТД N 10113110/271117/0161980;

3) Обязать ООО "ФениксЛТД" в дальнейшем никогда не осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации, не предлагать к продажи и не реализовывать продукцию под товарным знаком "Dker";

4) Взыскать с ООО "Феникс ЛТД" компенсацию в пользу компании Dker GmBH за незаконное использование товарного знака в размере 3 446 126 руб. 76 коп.

Заявлением от 24.12.2017 Компания Duker GmBH уточнила предмет требования (том 1, л.д. 99-100), увеличив подлежащий взысканию размер компенсации до 4 613 932 руб. 46 коп.

18.10.2018 при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, Компания Dker GmBH заявила об изменении исковых требований (том 19, л.д. 314-316), просит суд:

1. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH использовать товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849 в отношении товаров, для которых данный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в пользу Компании Dker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "Dker" по свидетельству 906849 в размере 4 613 932 руб. 46 коп.

Уточнения исковых требований приняты судом области и апелляционным судом в порядке статьи 49 АПК РФ, доверенность представителя, подписывавшего заявления об уточнении иска содержит необходимый объем полномочий.

Отменяя постановление апелляционного суда, Суд по интеллектуальным правам, кроме прочего, отметил (абзац 2 на странице 16 постановления СИП от 13 февраля 2019 года), что в судебном акте апелляционного суда отсутствует оценка довода ответчика об отсутствии в доверенности представителя Курочкиной О.Л. полномочия на увеличении размера исковых требований.

Принимая во внимание указания суда кассационной инстанций, изложенные в постановлении от 13.02.2019, с учетом положений части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд полагает необходимым разъяснить следующее.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Под основанием иска понимают те обстоятельства, с которыми, как с юридическими фактами связаны материально-правовые требования или само правоотношение в целом.

При этом согласно абзацу второму пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ N 13) под изменением основания иска подразумевается изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Предмет иска - это конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, указание истцом на субъективное право, о защите которого он просит суд и определяет итогом судебного разбирательства.

Изменение предмета иска представляет собой замену первоначального предмета другим при условии сохранения тех же оснований (фактического состава).

Одновременное изменение предмета и основания иска не допускается в силу положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ N 13.

Согласно положениям пункта 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачей судопроизводства в арбитражном суде является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 N 445/13, суду, учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, следует установить действительную цель обращения в суд с заявленными требованиями.

Из материалов дела следует, что, обращаясь за защитой нарушенных прав, истец в обоснование своих доводов представил, в том числе выписку ВОИС, подтверждающую регистрацию и предоставление правовой защиты товарному знаку "Dker" по свидетельству 906849, в том числе на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, представленные сторонами доказательства, учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, и исходя из целей его обращения в суд с заявленными требованиями, суд полагает, что фактически иск, в части неденежных исковых требований, направлен на предотвращение действий ответчика, выразившиеся в использовании товарного знака "Dker" без разрешения правообладателя.

Ходатайство истца об изменении исковых требований является изменением лишь предмета иска, а не его основания.

Увеличение же размера компенсации также не является дополнительным требованием. Истец уточнил расчет размера компенсации в пределах, установленных ГК РФ, дополнительных требований с отдельным предметом и основанием истцом не заявлено.

В судебном заседании 17.05.2019 представитель истца Курочкина О.Л. представила в материалы дела заявление об изменении исковых требований, в котором истец просит:

- запретить ООО "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Duker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак Duker по свидетельству N 906849;

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс Лтд" в пользу Компании Duker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб.

В отношении требований в части запрета ООО "Феникс Лтд" без разрешения Компании Duker GmBH использовать товарный знак Duker по свидетельству N 906849, в отношении товаров для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с указанной целью этих товаров; представитель заявил отказ от исковых требований, о чем получено подтверждение представителя истца в судебном заседании.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Выданная правообладателем обществу ООО "ГК ИКТС" доверенность от 23.08.2017 с правом передоверия (т. 7, л.д. 13-21), кроме прочего, содержит полномочия отказаться от исковых требований (пункт d доверенности).

Выданная ООО "ГК ИКТС" в порядке передоверия доверенность Курочкиной О.Л. (т. 7, л.д. 97-98) также содержит полномочия на отказ от иска (второй снизу абзац доверенности).

Поскольку заявленный истцом отказ от части исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, апелляционный суд принял отказ Компании Duker GmBH от части исковых требований.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

На основании письменного заявления от 17.05.2019 об изменении исковых требований и устного пояснения представителя ответчика, сделанного в судебном заседании, апелляционный суд принял отказ от части исковых требований, производство по делу в этой части подлежит прекращению.

Таким образом, заявлениями, подписанными представителем Курочкиной О.Л., уточнены исковые требования, не являющиеся одновременным изменением предмета и основания иска, и не являющиеся дополнительными требованиями.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции принимает во внимание правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении от 11.05.2010 N 161/10, согласно которой не является достаточным основанием для отмены судебного акта вышестоящей инстанцией принятие судом уточненных требований, если того требует принцип эффективности судебной защиты.

Также ООО "Феникс ЛТД" настаивает на наличии оснований для оставления иска без рассмотрения (или об учёте данного обстоятельства в качестве основания для снижения размера компенсации до минимального). В обоснование ходатайства об оставлении иска без рассмотрения общество указало, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора.

ООО "Феникс ЛТД" полагает, что представленные в материалы дела доказательства не подтверждают соблюдение Компанией Dker GmBH досудебного порядка урегулирования спора.

Ответчик указывает, что уведомление о нарушении исключительных прав от 01.06.2017, подписанное физическим лицом, а именно: Курочкиной О.Л., отправителем данного уведомления указано АК "Право для бизнеса" (лицо, не участвующее в деле), полагает, что на дату 01.06.2017 у Курочкиной О. Л. и отправителя АК "Право для бизнеса" отсутствовали какие-либо полномочия на совершение данных действий.

Считает, что претензия N 02-П от 31.10.2017, получателем которой указано иное юридическое лицо (наименование получателя не соответствует наименованию ответчика), направлена ответчику при отсутствии факта какого-либо нарушения исключительных прав истца.

ООО "Феникс ЛТД" указывает, что истец в обоснование исковых требований сослался на нарушения ответчиком его исключительных прав, имевших место 27.11.2017 и 22.12.2017, следовательно, претензия от 31.10.2017 не может быть признана таковой в связи с отсутствием события (факта) нарушения, инкриминируемого ответчику, а также - несоответствием действий истца целям досудебного урегулирования спора.

Ответчик настаивает, что представленный истцом в качестве подтверждения отправки претензии почтовый документ содержит наименование лица, отличное от наименования ответчика и адрес без указания конкретного населенного пункта, а отправителем указано "Право для бизнеса" - лицо, не участвующее в деле, и не имеющее соответствующих полномочий.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, пришел к выводу о том, что доводы о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора, и, как следствие, о необходимости оставления искового заявления без рассмотрения, подлежат отклонению по следующим основаниям.

Суд отклоняет доводы ООО "Феникс ЛТД" об отсутствии необходимых полномочий у представителя иностранного юридического лица - компании DiikerGmBH Курочкиной О.Л. для направления претензии по настоящему спору.

В соответствии с пунктом 3 статьи 254 АПК РФ иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу положений статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо. Таким образом, в подтверждение своего статуса юридическое лицо должно представить надлежащим образом удостоверенные официальные документы государства места инкорпорации компании, свидетельствующие о регистрации компании и ее статусе на момент подачи искового заявления.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса", арбитражные суды принимают меры к установлению юридического статуса лиц, участвующих в споре.

Арбитражный суд принимает документы, составленные на языках иностранных государств, только при условии сопровождения их нотариально заверенным переводом на русский язык (пункт 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8).

В соответствии с пунктом 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда N 8 от 11.06.1999 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" и пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 10 от 25.12.1996 "Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 01.06.1995 года" (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 10 от 25.12.1996) юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, гражданства или местожительства иностранного лица. Аналогичные разъяснения в настоящее время содержатся в пункте 19 постановления Пленума Верховного суда N 23 от 27.06.2017 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом".

В пункте 25 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц" разъяснено, что официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Исходя из разъяснений пункта 26 вышеуказанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158 проставление легализационной надписи или апостиля на удостоверительной надписи нотариуса, которой засвидетельствована подлинность подписи и печати должностного лица на подтверждающем статус иностранного лица официальном документе, соответствует требованиям статьи 255 АПК РФ.

Как установлено статьей 225 АПК РФ, документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Пунктом 1 статьи 126 АПК РФ определено, что к исковому заявлению прилагаются доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Согласно пункту 1 статьи 62 АПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Как следует из материалов дела, исковое заявление подано от имени иностранного юридического лица - Компании DiikerGmBH, представителем Курочкиной О.Л.

При этом в материалы дела представлены необходимые доказательства, подтверждающие юридический статус иностранного юридического лица и полномочия представителя на подписание иска.

В качестве доказательств, подтверждающих юридический статус Компании DiikerGmBH, в материалы представлена официальная хронологическая выписка из торгового реестра (т. 7, л.д. 50-58), соответствующая требованиям статьи 225 АПК РФ. В подтверждение полномочий Курочкиной О.Л. представлены:

- выданная правообладателем в адрес ООО "ГК ИКТС" сроком на 2 года доверенность от 23.08.2017 с правом передоверия, имеется апостиль (т. 7, л.д. 13-21). Подлинность подписей господина Алоиса Франца и господина Маркуса Келера, засвидетельствована нотариусом, о чем имеются соответствующая подпись и печать нотариуса Маркусом Бергерхофф Ашаффенбург. Последним, на основании ознакомления с торговым реестром участкового суда города Вюрцбург от 22.08.2017, HR B 13344, подтверждено, что господин Алоис Франц и господин Маркус Келер зарегистрированы в качестве уполномоченных представителей вышеупомянутой ГмбХ и уполномочены на его совместное представительство (т. 7, л.д. 19);

Оспариваемая ответчиком претензия N 02-П от 31.10.2017 (том 1, л.д. 52) о прекращении незаконного использования товарного знака, адресована ООО "Феникс ЛТД" от имени Компании DiikerGmBH. Претензия от имени истца подписана представителем Курочкиной О.Л., полномочия которой проверены судом, и признаны надлежащим образом оформленными и подтвержденными документально.

К претензии приложено уведомление Смоленской таможни N 16-11/35654 от 30.11.2017 (том 1, л.д. 107), позволяющее идентифицировать нарушение, по случаю которого направлена претензия. Направление претензии ответчику подтверждено почтовой квитанцией о направлении почтового отправления и прослеживается по сайту Почты России отчетом об отслеживании отправления.

Указание в качестве отправителя в почтовых документах АК "Право для бизнеса" не могло ввести в заблуждение получателя, поскольку из предыдущего уведомления N 01-27/13/17 от 01.06.2017 (том 1, л.д. 48) явно следует, что адвокат Курочкина О.Л. действует как член Адвокатской Палаты Московской области АК N2741 "Право для бизнеса".

Арбитражный суд оставляет без рассмотрения исковое заявление в том случае, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Кроме того, согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015), если из обстоятельств дела следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора, суд на основании части 5 статьи 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении.

Апелляционный суд пришел к выводу, что заявленное ООО "Феникс ЛТД" ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка в настоящем случае явно направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора.

В связи с отсутствием основания для оставления иска без рассмотрения, апелляционный суд оставил ходатайство ООО "Феникс ЛТД" без удовлетворения.

Направляя спор на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что отменяя решение арбитражного суда от 04 июня 2018 года и дополнительное решение от 27 июня 2018 года, переходя к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда первой инстанции, апелляционный суд не указал мотивов, по которым пришел к выводу о нарушении судом области тайны совещания.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года исковые требования Компании Dker GmBH удовлетворены частично.

Указанным решением суд запретил ответчику без разрешения истца осуществлять введение в гражданский оборот любым способом на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в двух спорных таможенных декларациях (N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694), на которых размещен товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849.

Одновременно суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849 в сумме 300 000 руб., снизив размер компенсации от заявленной суммы.

При этом, суд области распределил судебные расходы по иску, взыскав с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в сумме 52 070 руб.

Определением от 09 июня 2018 года суд области назначил судебной заседание по делу, руководствуясь статьей 178 АПК РФ, поскольку установил, что в резолютивной части решения суда (резолютивная часть 28.05.2018, в полном объеме решение изготовлено 04.06.2018) не отражены результаты рассмотрения требования истца о запрете ООО "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Duker GmBH использовать товарный знак Duker по свидетельству N 906849. Данное обстоятельство послужило основанием для назначения судебного заседания по рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения по правилам статьи 178 АПК РФ.

Определением от 14 июня 2018 года суд области исправил опечатку, удалив из текста резолютивной части решения указание на взыскание с ответчика в пользу истца расходов по уплате государственной пошлины в сумме 52 070 руб., и включив в резолютивную часть два новых абзаца:

"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (ОГРН 1143256007707, ИНН 3245515080) в пользу Компании Dker GmBH расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 996 руб.

Возвратить Компании Dker GmBH из федерального бюджета 24 838 руб. 63 коп. излишне уплаченной государственной пошлины".

Распределение расходов по уплате государственной пошлины таким образом, как приведено в определении об исправлении опечатки, соответствует рассмотрению иска с учетом отказа в удовлетворении требования истца о запрете ООО "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Duker GmBH использовать товарный знак Duker по свидетельству N 906849, которое будет рассмотрено судом позднее вынесения определения об исправлении опечатки при вынесении дополнительного решения от 27 июня 2018 года (резолютивная часть 26.06.2018).

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что при вынесении определения об исправлении опечатки 14.06.2018 суд области высказался о результатах рассмотрения дополнительного решения, назначенного к рассмотрению 26.06.2018.

Порядок принятия решения арбитражным судом установлен статьей 167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно пункту 3 которой решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 167 АПК РФ судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

Вместе с тем из содержания определения суда первой инстанции от 14 июня 2018 года следует, что под видом исправления опечатки суд первой инстанции изменил содержание своего судебного акта в части определения размера подлежащих взысканию судебных расходов и лица, с которого подлежат взысканию судебные расходы, то есть фактически принял новое решение.

Апелляционный суд полагает, что изменяя резолютивную часть решения путем подписания определения об опечатке, суд первой инстанции изменил содержание вынесенного решения, поскольку включил в резолютивную часть определение сведения о результатах рассмотрения требований, результаты рассмотрения которых отсутствовали в резолютивной части решения.

При этом распределяя расходы по уплате государственной пошлины с учетом результатов рассмотрения требования, для рассмотрения которого было назначено судебное заседание в порядке статьи 179 АПК РФ, суд области раскрыл сведения о результатах рассмотрения в будущем.

По мнению суда апелляционной инстанции, указанным определением суд первой инстанции не устранил опечатки, а по существу изменил содержание вынесенного решения, что противоречит части 3 статьи 179 АПК РФ. В то время как порядок рассмотрения требования, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, но судом не было принято решение, предусмотрен пунктом 1 статьи 178 АПК РФ.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 178 АПК РФ суд по своей инициативе вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Устранение противоречий путем внесения исправлений в оглашенную резолютивную часть судебного акта недопустимо, кроме случаев, если неточность является следствием ошибки судьи в подсчетах, эта ошибка должна быть очевидной, либо должна иметься возможность ее проверки. Под видом исправления описок и ошибок арбитражный суд, вынесший судебный акт, не вправе вносить изменения иного характера, в частности менять первоначальный вывод по делу.

Таким образом, как усматривается из материалов дела, резолютивная часть решения, объявленная в день окончания судебного разбирательства, и резолютивная часть после исправления опечатки решения, изготовленного в полном объеме, после исправления опечатки предопределили существо принятого по делу дополнительного решения.

Учитывая, что судом первой инстанции при рассмотрении дела допущено нарушение норм процессуального права, служащее безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционный суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции и дополнительное решение по делу подлежат отмене.

Изменение содержания объявленной резолютивной части решения после ее оглашения участвующим в деле лицам путем изложения в решении суда иной резолютивной части, является самостоятельным основанием для отмены судебного акта, принятого судом первой инстанции применительно к пункту 7 части 4 статьи 270 АПК РФ.

05.04.2019 от ООО "Феникс ЛТД" в материалы дела поступило ходатайство о признании факта легального происхождения (оригинальности) спорных товаров установленным. К ходатайству приложена расшифровка аудиозаписи судебного заседания в Суде по интеллектуальным правам от 12.02.2019 по делу N А09-16352/17.

В соответствии части 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. В соответствии с частью 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При этом, в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания.

В материалах настоящего дела отсутствует соглашение по фактическим обстоятельствам, оформленное согласно правилам статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которым сторонами признавался бы факт легального происхождения (оригинальности) спорных товаров.

Более того, истец возражает против признания легального происхождения товаров, ввезенных по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку подлинность ввезенных товаров прямо оспаривается представителем Компании DiikerGmBH в настоящем судебном заседании, ходатайство ООО "Феникс ЛТД" о признании факта легального происхождения (оригинальности) спорных товаров установленным удовлетворению не подлежит.

Также при новом рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции от ООО "Феникс ЛТД" поступили ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков Компании Нормбуд и Компании Тимар.

Определениями апелляционного суд (резолютивные части от 15.04.2019) в удовлетворении заявлений ООО "Феникс ЛТД" о привлечении к участию в деле N А09-16352/2017 в качестве вторых ответчиков Компании Normbud и Компании Тимар отказано, поскольку судом не установлено обстоятельств невозможности рассмотрения настоящего дела без участия указанных ответчиком лиц, обязательное участие в деле данных лиц в качестве ответчика законом не предусмотрено, при этом согласие истца по указанным вопросам отсутствует.

Вместе с тем, апелляционный суд считает необходимым отметить, что согласно пункту 72 Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 лицо, с которого взыскана компенсация, при наличии оснований, вправе предъявить регрессное требование к лицу, по вине которого первым лицом было допущено нарушение, о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам (пункт 4 статьи 1250 ГК РФ). Положения статьи 1081 ГК РФ в данном случае не подлежат применению.

Суд при рассмотрении настоящего дела о нарушении исключительного права не привлек в качестве третьих лиц к участию в деле лиц, к которым, по мнению ответчика, возможно предъявление регрессного требования. Вместе с тем, непривлечение таких лиц к участию в деле о нарушении исключительного права не препятствует предъявлению к ним иска в порядке регресса.

26.02.2019 в апелляционный суд поступило ходатайство ООО "Феникс ЛТД" об отмене принятых Арбитражным судом Брянской области мер по обеспечению иска, указанных в определениях от 07 декабря 2017 года и от 25 декабря 2017 года, а в случае отказа в удовлетворении данного ходатайства - о замене обеспечительных мер.

Определением апелляционного суда от 11 марта 2019 года отказано в удовлетворении ходатайства ООО "Феникс ЛТД" об отмене обеспечительных мер, принятых определениями Арбитражного суда Брянской области от 07 декабря 2017 года и от 25 декабря 2017 года. Тем же определением отказано в удовлетворении ходатайства ООО "Феникс ЛТД" о замене обеспечительных мер.

09.04.2019 от ООО "Феникс ЛТД" поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы (в порядке статьи 82 АПК РФ) с приложением документов: платежного поручения N 894 от 05.04.2019 на сумму 80 000 руб., информационного письма и документов экспертной организации, копией доверенности, почтовых квитанций.

В ходатайстве заявитель просит поставить перед экспертом вопрос о соответствии представленных на исследование образцов труб и фитингов партии товаров, задекларированных в ТД N 10113110/271117/0161980 и находящихся (хранящихся) на территории СВХ ООО "Альфа Транс Терминал", расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна, ул. Заозёрная, 33; признакам соответствующей оригинальной продукции, право на которую определено свидетельством на товарный знак N 906849 за Компанией Duker GmBH согласно перечню:

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - заглушка MLK PLUG DN150, артикул: 665547;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - заглушка MLK PROTECT PLUG DN100, артикул: 665527;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - отвод MLK BOGEN DN100<45, артикул: 661147;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения

- канализационных труб без сварки - отвод MLK BOGEN DN150<45, артикул: 661267;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - переходник MLK REDUCER DN100*50, артикул: 662517;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник MLK SINGLE BRANCH DN100 <45, артикул: 663157;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник MLK SINGLE BRANCH DN150 <45, артикул: 663427;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник MLK SINGLE BRANCH DN150*100<45, артикул: 663367;

- фитинги литые MLK из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник MLK SINGLE BRANCH DN150*100<46, артикул: 663367;

- трубы безраструбные канализационные MLK из чугунного литья - труба MLK PIPE DN150 L=3000 ММ, артикул: 660367;

- трубы безраструбные канализационные MLK из чугунного литья - труба MLK PIPE DN100 L=3000 ММ, артикул: 660187;

- трубы безраструбные канализационные MLK из чугунного литья - труба MLK PIPE DN150 L=3000 ММ, артикул: 660367.

Проведение судебной экспертизы по указанному вопросу просит поручить Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Московский исследовательский центр" (ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр") ИНН 7710960640, ОГРН 1147746415189, Юридический адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, 13.

Кроме того, ответчик просит допустить к участию (присутствию) в производстве судебной экспертизы представителей ООО "Феникс Лтд" с оформленными полномочиями.

15.04.2019 в судебном заседании представители ООО "Феникс ЛТД" заявили ходатайство о назначении судебной экспертизы (в порядке статьи 82 АПК РФ), к которому приложены необходимые для назначения экспертизы документы: платежное поручение N 895 от 05.04.2019 на сумму 80 000 руб., информационное письмо и документы экспертной организации, копии доверенностей, почтовых квитанций).

В ходатайстве от 15.04.2019 заявитель просит суд рассмотреть его в случае отказа в удовлетворении ходатайства общества о признании факта легального происхождения (оригинальности) всех спорных товаров и/или - спорных товаров SML (труб и фитингов SML), указанных в таможенных декларациях N 10113110/271117/0161980 и 10113094/211217/0022694.

Для разрешения просит поставить перед экспертом вопрос о соответствии представленных на исследование образцов труб и фитингов товаров, задекларированных в ТД N 10113094/211217/0022694 и находящихся (хранящихся) на территории Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул. Заречная, 2, признакам соответствующей оригинальной продукции, право на которую определено свидетельством на товарный знак N906849 за компанией Duker GmBH согласно перечню:

- фитинги литые SML из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - заглушка PLUG DN150;

- фитинги литые SML из ковкою чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - опорный фитинг BEARING FOR DOWN PIPE SUPPORT DN125;

- фитинги литые SML из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки -опорный фитинг DOWN PIPE SUPPORT DN125;

- фитинги литые SML из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - отвод BEAD DN100 <45;

- фитинги литые SML - из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник SINGLE BRANCH DN125*100<45;

- фитинги литые SML - из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник SINGLE BRANCH DN125*50<45;

- фитинги литые SML - из ковкого чугуна, изготовлены для соединения канализационных труб без сварки - тройник SINGLE BRANCH DN150<45;

- трубы безраструбные канализационные SML из чугунного литья, от других видов чугунных труб отличается отсутствием раструбов - труба PIPE DN100 L=3000 MM;

- трубы безраструбные канализационные SML из чугунного литья, от других видов чугунных труб отличается отсутствием раструбов - труба PIPE DN150 L=3000 MM;

- трубы безраструбные канализационные SML из чугунного литья, от других видов чугунных труб отличается отсутствием раструбов - труба PIPE DN200 L=3000 MM;

- трубы безраструбные канализационные SML из чугунного литья, от других видов чугунных труб отличается отсутствием раструбов - труба PIPE DN50 L=3000 MM.

Проведение судебной экспертизы просит поручить Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Московский исследовательский центр" (ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр") ИНН 7710960640, ОГРН 1147746415189, Юридический адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, 13.

Кроме того, просит допустить к участию (присутствию) в производстве судебной экспертизы представителей ООО "Феникс ЛТД" с оформленными полномочиями.

Настаивая на контрафактности товаров, ввезенных ответчиком по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, истец возражает против проведения экспертизы (том 25, стр. 76-78), полагает проведение экспертизы излишним, отмечает, что проведение сравнения с оригинальным товаром невозможно.

Апелляционный суд предложил сторонам спора рассмотреть вопрос о возможности назначения экспертизы для определения оригинальности товаров, следуя обязательным указаниям суда кассационной инстанции, изложенным на страницах 19, 20 постановления СИП от 13.02.2019, согласно которым, в связи с тем, что доводы ответчика сводятся оригинальности ввозимого товара, поскольку он произведен и маркирован спорным товарным знаком самим правообладателем, взыскание с ответчика компенсации в полном размере не соответствует правовым позициям, изложенным Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении N 8-П.

В данном постановлении Конституционного суда РФ указано, что исходя недопустимости применения компенсации как меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, суды не должны допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Ссылаясь на постановление Конституционного Суда Российской Федерации N 8-П от 13.02.2018, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что неисследование судом апелляционной инстанции вопроса о легальности происхождения спорного товара может привести к возложению на ответчика имущественной ответственности в виде взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в объеме, несоразмерном последствиям допущенного нарушения и не соответствующем принципам разумности и справедливости.

Учитывая обязательные указания суда кассационной инстанции, а так же разъяснения Конституционного суда РФ о смысле положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суд апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора пришел к выводу об отсутствии необходимости проведения экспертизы для определения оригинальности ввозимых товаров для достижения цели определения адекватного правонарушению размера компенсации, обеспечивающего соразмерность компенсации совершенному правонарушению, а также соблюдение баланса основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ заключения экспертов, полученные в результате проведения судебной экспертизы, являются одним из доказательств по делу, которые исследуется в судебном заседании, оценивается судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда заранее установленной силы (часть 4 и часть 5 статьи 71 АПК РФ).

Рассмотрев ходатайства ответчика о назначении экспертизы подлинности товаров, при том, что истец, настаивающий на контрафактности товара, возражает против проведения экспертизы, результаты которой, в случае установления факта контрафактности, послужили бы подтверждением доводу истца о необходимости назначения большего размера компенсации, апелляционный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Довод истца о контрафактности товаров никак не подтвержден материалами дела. Какие обстоятельства позволили истцу усомниться в оригинальности спорных товаров, из пояснений истца не усматривается.

В то же время, ответчик, предпринимая попытки подтвердить оригинальность товаров, представил в материалы дела отзывы официального продавца спорных товаров Компании Normbud, товарно-транспортные документы, подтверждающие продвижение товаров, соответствующих товарам, в отношении которых ведется настоящее разбирательство.

В материалы дела ответчиком представлен ответ Компании Dker GmBH (том 26, стр. 3-7) в отношении товаров, поставленных Компании Normbud, в котором истец соглашается с оригинальностью товаров, представленных на фотографиях, и приобретенных Компанией Normbud.

Согласно инвойсам (счетам-фактурам), и иным учетным документам, представленным в дело истцом (том 4, стр. 100-150), покупателями спорных товаров являются Компания Normbud и Компания Тимар.

Апелляционный суд полагает, что ответчик представил в дело достаточно косвенных доказательств оригинальности принадлежащих ему товаров, представленных на таможенные посты, для опровержения не подтвержденного доказательствами заявления истца о контрафактности спорного товара.

В рассматриваемом случае, процессуальными действиями истца на ответчика перекладывается бремя доказывания обстоятельства, на котором настаивает истец, что не является добросовестным процессуальным поведением.

При этом экспертные организации, предложенные сторонами спора по запросу суда, не дают однозначных выводов о способах и порядке исследования (том 25, стр. 62) или предлагают подготовить заключение на основании визуального исследования товара (том 25, стр. 82), что не свидетельствует о возможности получения неопровержимого вывода относительно оригинальности спорных товаров.

Экспертная организация НИИ Независимой судебной экспертизы "Эксперт-Столица" предполагает проведение экспертизы, кроме прочего, с использованием сравнительного исследования спорного товара с аналогичными оригинальными изделиями (том 26, стр. 99-100). Возражая против проведения экспертизы (том 25, стр. 76-78), истец заявляет, что проведение сравнения с оригинальным товаром невозможно.

Учитывая, что в силу статьи 82 АПК РФ назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда, принимая во внимания, что, при изложенных обстоятельствах разбирательства, результаты экспертизы не смогут достоверно подтвердить или опровергнуть фактические обстоятельства, а оригинальность или контрафактность спорных товаров является лишь одним из обстоятельств, влияющих на определение размера компенсации, апелляционный суд пришел к выводу, что в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы следует отказать.

Апелляционный суд полагает, что при рассмотрении настоящего спора истец не представил достаточных доказательств контрафактности товара вопреки требованиям процессуального законодательства, утверждение истца по данному вопросу является ничем не подтвержденным. В связи с чем апелляционный суд полагает возможным оценить последствия допущенных ответчиком правонарушений исходя из оригинальности товаров, перевозимых в порядке параллельного импорта.

11.04.2019 от ООО "Феникс ЛТД" поступило ходатайство о приобщении к материалам доказательств, с указанием, что CD - диск, содержащий данные доказательства в электронном виде, и сами доказательства на бумажном носителе приобщены к материалам дела в ходе судебного заседания 15.04.2019.

15.04.2019 в судебном заседании представители ООО "Феникс ЛТД" заявили ходатайство о приобщении к материалам дела CD - диск, а также Каталоги Компании Duker GmBH. Ходатайство судом удовлетворено, представленные документы приобщены к материалам делам. Указанные документы, которые ответчик представил в подтверждение довода об оригинальности товаров, представляют электронную переписку с истцом, из которой следует, что все представленные на фото товары, а также товары продвигаемые по инвойсам N 7739089, N 7735656, N 7735168, N 7734707 Компании Duker GmBH признает оригинальной продукцией.

15.04.2019 до начала судебного заседания от Компании Duker GmBH поступили пояснения, в которых указал, что взыскание с ответчика компенсации в размере 4 613 932 руб. 46 коп. является обоснованным. В том же судебном заседании судом исследован вопрос о порядке расчета истцом размера компенсации по настоящему иску.

Согласно пояснениям представителя истца, размер компенсации определялся исходя из стоимости товаров, указанной в инвойсах, экспортных счетах-фактурах (том 4, л.д. 100-150) по курсу валюты в рублях на дату подачи декларации. Однако письменный расчет в виде отдельного документа в материалах дела отсутствует.

Возражения ответчика против размера суммы компенсации изложены в контррасчете ООО "Феникс ЛТД" (том 15, л.д. 134-137).

В судебном заседании, назначенном на 08.05.2019, был объявлен перерыв в соответствии со статьей 163 АПК РФ до 17.05.2019 года 11-00, после окончания перерыва судебное разбирательство продолжено.

После окончания перерыва в судебном заседании 17.05.2017 истец представил в дело ходатайство о разрешении представителю Компании Duker GmBH совместно с представителем ООО "Феникс ЛТД" произвести осмотр товаров, задекларированных ответчиком по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, с целью установления оригинальности либо контрафактности товара.

Апелляционный суд отклонил указанное ходатайство, поскольку в рамках настоящего спора запрета на осмотр товаров суд не налагал, в ходатайстве отсутствует пояснения о наличии препятствий для осмотра товаров и о действиях суда, необходимых для разрешения сторонам спора произвести осмотр.

Кроме того, в ходатайстве отсутствует указание на то, какое доказательство оригинальности товара возникнет после совместного осмотра товара представителями сторон.

17.05.2019 в судебном заседании истец обратился к суду с ходатайством о направлении судебного запроса в Федеральную таможенную службу России о представлении информации в отношении ввоза ООО "Феникс ЛТД" в 2017 году в Российскую Федерации товаров, маркированных товарным знаком Duker.

Рассмотрев указанное ходатайство с учетом мнения представителей ответчиков апелляционный суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Вместе с тем, истец не указал, какие обстоятельства в обоснование каких доводов имеющих значение для рассмотрения настоящего спора, могут содержаться в информации о ввозе ООО "Феникс ЛТД" в 2017 году в Российскую Федерации товаров, маркированных товарным знаком Duker.

ООО "Феникс ЛТД" в процессе судебного разбирательства не опровергала поставок в Российскую Федерацию товаров маркированных товарным знаком Компании Duker GmBH. В обоснование довода о наличии у него разрешения правообладателя на ввоз спорных товаров на территорию России, представитель ответчика ссылался на данные "ВебМониторинга", распечатки которого представлены ответчиком в материалы дела (том 12, стр. 117). При этом, для разрешения настоящего спора у суда отсутствует необходимость определения точного объема поставки товаров в прошлые периоды, также как и не имеет значение наличие или отсутствие разрешения правообладателя на ввоз товаров в прошлые периоды.

При этом апелляционный суд полагает, что в случае беспрепятственного ввоза в Российскую Федерации товаров, маркированных товарным знаком Duker, ввоз товара производился с разрешения правообладателя, следовательно, у Компании Duker GmBH не может отсутствовать информация о ввозе.

17.05.2019 истец представил заявление об изменении исковых требований (том 26, стр. 90), согласно окончательному уточнению истец просит:

Исследовав материалы дела, выслушав доводы истца и ответчика, апелляционный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Как следует из материалов дела, Компания Duker GmBH является правообладателем товарного знака "Duker" по свидетельству N 906849, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 6, 7, 11, 19-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Письмом N 16-11/3564 от 30.11.2017 Смоленская таможня сообщила Компании Duker GmBH, что таможенным органом принято решение о приостановлении выпуска товаров, содержащих товарный знак "Duker" - чугунных литых канализационных труб и фитингов для их соединения на срок семь рабочих дней. Указанный товар был помещен декларантом ООО "Феникс ЛТД" под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980.

06.12.2017 Компания Duker GmBH обратилась в арбитражный суд с иском к ООО "Феникс ЛТД" о защите исключительных прав на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, определив размер компенсации в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 1515 ГК РФ равным 3 446 126,76 руб., исходя из стоимости товара, указанного в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980.

Определением арбитражного суда от 07 декабря 2017 года исковое заявление принято судом, возбуждено производство по делу.

Письмом N 16-11/38679 от 22.12.2017 Смоленская таможня сообщила Компании Duker GmBH, что по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, под видом товаров, произведенных Normud Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytova (Warsaw 04-987 wal Miedzeszynski 177K), товарный знак отсутствует, ввез на территорию Российской Федерации трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker". Указанные товары находятся на территории Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу: 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул. Заречная, 2.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ суд области принял уточнение исковых требований от 25.12.2017, спор рассматривался с учетом уточнений.

В обоснование требования о взыскании компенсации на нарушение исключительного права на товарный знак "Dker" Компания Dker GmBH, указывает, что она не давала разрешения ООО "Феникс ЛТД" на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим ей товарным знаком, и, ссылаясь на нарушение указанным обществом ее исключительного права на вышеуказанный товарный знак, обратилась в Арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В материалы дела Смоленской таможни ФТС России представлены копии деклараций на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694, согласно которым на таможенную территорию поступили трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker".

Ответчик факт ввоза товара, маркированного товарным знаком "Duker" по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 не отрицает, настаивает на том, что разрешение от правообладателя он получил.

Однако доказательства такого разрешения - дистрибьютерского договора, либо письменного одобрения Компанией Dker GmBH выпуска товара в ответ на уведомление таможни о приостановке выпуска товара, суду не представлено.

Ответчик настаивает, что спорные товары приобретены Компании Normbud и компанией Тимар (Польша) у истца. В инвойсах и их нотариальных переводах (инвойс N 7739089 от 08.12.2017; инвойс N 7735656 от 10.11.2017; инвойс N 7735168 от 07.11.2017; инвойс N 7734707 от 02.11.2017; инвойс NFE/2017/11/MG/004 от 23.11.2017), составленных истцом, в качестве покупателей спорных товаров указаны: Компании Normbud и Компания Тимар (Польша).

ООО "Феникс ЛТД" представило в материалы дела экспертное заключение, составленное по результатом исследования, кроме прочего, таможенных документов на спорный товар, из которого следуют, что представленные на исследование товары являются оригинальными изделиями Компании Dker GmBH.

Компания Dker GmBH, обращаясь за защитой нарушенного права, от нарушителя вместо возмещения убытков требует выплаты компенсации, предусмотренной пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей), в размере, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Обосновывая размер заявленной ко взысканию компенсации за нарушение права на товарный знак, Компания Duker GmBH исходит из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товара, определив размер требования о компенсации в окончательном варианте в сумме 5 000 000 руб.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13 февраля 2019 года также отметил, что обществом "Феникс ЛТД" не оспаривается факт ввоза на территорию Российской Федерации по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 906849 (абзац 4 на странице 19 постановления СИП от 13.02.2019).

Вместе с тем, суд кассационной инстанции обратил внимание апелляционного суда, что доводы ответчика, заявленные им как в суде первой, так и в суде апелляционной инстанции, а также содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к тому, что ввезенный им на территорию Российской Федерации товар является оригинальным, поскольку произведен и маркирован спорным товарным знаком самим правообладателем, в связи с чем, взыскание с него компенсации в полном размере не соответствует правовым позициям, изложенным Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении N 8-П.

Оценив представленные доказательства, учитывая доводы лиц, участвующих в деле, и обязательные указания кассационной инстанции, апелляционный суд, вновь рассматривая дело, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Duker" по свидетельству N 906849, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг 6,7,11,19,40 классов МКТУ.

В дело представлена выписка ВОИС, подтверждающая регистрацию и предоставление правовой защиты товарному знаку "Dker" по свидетельству N 906849, в том числе на территории Российской Федерации. На сайте WIPO Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/) в разделе "Глобальная база данных по брендам" в качестве правообладателя товарного знака N 906849 Duker указана Компания Duker GmBH (Германия).

При проведении таможенного досмотра таможней установлено, что ответчиком ввезены на территорию Российской Федерации трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Dker". Между тем истец указал, что ответчик не является лицом, уполномоченным ввозить товары, маркированные товарным знаком "Dker", на территорию Российской Федерации и не давал своего согласия ответчику на использование этого товарного знака каким-либо способом, в том числе путем ввоза товаров на территорию Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что содержащиеся на ввезенном ответчиком товаре обозначения являются принадлежащими истцу товарными знаками, при этом Компания Duker GmBH не давала разрешения ООО "Феникс ЛТД" на ввоз маркированных товарным знаком "Dker" товаров, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее - ТК ТС) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

Таким образом, осуществление действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, с представлением их к таможенному оформлению и контролю в соответствии с таможенной процедурой, которая предполагает возможность последующего введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот, является самостоятельным способом осуществления правообладателем своего исключительного права на товарные знаки.

Действия по ввозу товаров на территорию Российской Федерации считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации (пункт 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

Указанные действия могут составлять самостоятельное нарушение исключительного права на товарный знак вне зависимости от введения маркированных им товаров в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации, подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы декларации на товары.

Согласно материалам дела, ООО "Феникс ЛТД" является собственником товара, ввезенного им по ДТ N N N 10113110/271117/0161980 и 10113094/211217/0022694. Между тем истец и ответчик в договорных отношениях не состоят, и согласия ответчику на воз товара, маркированного товарным знаком Компания "Duker", по ДТ N 10113110/271117/0161980 и ДТ N 10113094/211217/0022694 истец не давал.

Доказательства наличия законного права на помещение на основании таможенных деклараций N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, на которых размещен товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо введения правообладателем указанного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" при рассмотрении спора в суде не представлено.

Доказательства введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "Dker", суду не представлено.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ суд полагает, что ответчик, осуществивший ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя, является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849.

Разъяснения по вопросам применения законодательства при разрешении судами споров об охране и защите интеллектуальных прав даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

Согласно пункту 59 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Факт нарушения исключительного права Компания Dker GmBH подтверждается материалами дела. Довод ответчика о том, что запрета на ввоз маркированных товарным знаком Dker товаров не установлено, не может служить основанием для освобождения его от гражданско-правовой ответственности, установленной ГК РФ, поскольку согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1229 ГК РФ отсутствие запрета на использование исключительных прав не считается согласием (разрешением).

Размер компенсации определен Компания Duker GmBH в пределах, установленных пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ, при расчете истец исходил из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, подтвержденной товарными накладными, в размере 5 000 000 руб. за оба правонарушения (уточнения в томе 26 на стр. 91).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Оценив обстоятельства поставки товара, порядок формирования иска о защите исключительных прав, апелляционный суд пришел к выводу, что предметом разбирательства в настоящем случае являются два правонарушения: незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694.

Товары, перечисленные в указанных декларациях, ввезены ответчиком в разное время и на территории разных таможенных постов:

- по декларации N 10113110/271117/0161980 товар ввезен по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д.Стабна, ул.Заозёрная, 33 (территория СВХ ООО "Альфа Транс Терминал");

- по декларации N 10113094/211217/0022694 товар ввезен на территорию Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу: 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул.Заречная, 2.

Указанные партии товара оформлены различными товаротранспортными документами, и поступили на таможенные посты в разное время. Две хозяйственные операции не связаны между собой, и не являются последовательными по отношению друг к другу действиями.

Кроме того, истец обратился за защитой исключительных прав первоначально в связи с возом ответчиком товаров по декларации N 10113110/271117/0161980, и только спустя некоторое время дополнил основания исковых требований доказательствами нарушения ответчиком исключительного права истца на тот же товарный знак ввозом товара по декларации N 10113094/211217/0022694.

На основании изложенного апелляционный суд пришел к выводу, что в данном случае незаконное (без разрешения правообладателя) использование товарного знака при введении в оборот товаров, представляет из себя два правонарушения.

Таким образом, за каждое установленное правонарушение должна быть определена компенсация в порядке, избранном истцом.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель Компания Dker GmBH выбрала способ, предусмотренный пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

Уточняя исковые требования заявлением от 24.12.2017, Компании Duker GmBH указала, что, по мнению истца, компенсация за правонарушение по ввозу товара по декларации N 10113094/211217/0022694 равна стоимости товара в размере 1 167 805,70 руб.

Следовательно, исходя из общей суммы исковых требований равной 4 613 932, 46 руб., компенсация за правонарушение по ввозу товара по декларации N 10113110/271117/0161980, на тот момент рассмотрения спора, равнялась 3 446 126,76 руб.

Однако, уточняя размер компенсации непосредственно перед завершением судебного разбирательства по делу (том 26, стр. 91) истец просит взыскать с ответчика 5 000 000 руб.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 4 пункта 60 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, в случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Поскольку в настоящем иске согласно последним уточнениям размера компенсации истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, следовательно, за каждое правонарушение истребуется компенсация в сумме 2 500 000 руб.

Из разъяснений пункта 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Общими обстоятельствами, имеющими место при совершении ООО "Феникс ЛТД" обоих правонарушений, является то, что представленный к таможенному оформлению товар является достаточно известным. В материалы дела представлены документы, свидетельствующие о том, что данная продукция многократно использовалась при возведении общественных зданий на территории Российской Федерации. Этот факт не оспаривается сторонами и многократно обсуждалось в процессе разбирательства применительно к разным доводам (например, том 19, стр. 342-349 - "Референс-лист объектов в РФ").

Товарный знак позволяет отделить конкретный товар от аналогов и закрепить за ним определенные ассоциации у покупателей, благодаря чему товар приобретает известность на рынке и свою группу потребителей. Это положительно влияет на рост продаж и позволяет повышать цены по отношению к аналогичным товарам (в таком случае потребитель платит за гарантию качества продукта и определенный образ, которому он доверяет).

То есть, продукция Dker известна в Российской Федерации, пользуется спросом, следовательно, ввоз ее для продажи на территорию РФ является заведомо прибыльным. При этом поступление товара, имеющего маркировку защищаемым товарным знаком, минуя разрешение правообладателя влечет риск недобросовестной манипуляции ценой (демпинг), что снизит востребованность легально ввезенных товаров.

В этом смысле объем ввозимого без разрешения правообладателя товара имеет значение, поскольку с увеличением объема параллельного импорта увеличивается риск снижения востребованности легально ввезенного товара.

Указанное обстоятельство, по мнению апелляционного суда, должно учитываться при определении размера компенсации.

При этом, истец не доказал, что ввезенный ответчиком по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товар является контрафактным. Ответчик напротив, подтвердил первичными документами движение товара от производителя, и основания полагать, что оригинальный товар в какой-то момент продвижения подменили контрафактным товаром, у суда отсутствуют.

В связи с отсутствием доказательств контрафактности товара, при условии, что в данном случае ответчик привел доказательства продвижения соответствующей оригинальной продукции Dker, для увеличения размера компенсации в связи с использованием контрафактного товара у суда нет оснований.

Способ использования товара, маркированного товарным знаком Dker: приобретение у Компанию Normbud, организация перевозки, представление на таможенные пункты, свидетельствует о том, что ответчик действовал осознанно, совершал волевые усилия для продвижения товара, действовал самостоятельно и на свой риск.

При этом характеристики товара и объем продвигаемых на рынок товаров свидетельствуют о том, что товар продвигался на рынок с целью получения прибыли от использования, либо продажи товаров. Из представленных в материалы дела документов следует, что продажа товара является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, доказательств иного ответчик не представил.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, вероятные имущественные потери правообладателя суд вправе оценивать в размере стоимости исключительных прав (возможно, стоимости права на продажу по лицензионному договору).

Поскольку истец не представил в материалы дела документов, позволяющих определить стоимость использования исключительного права на товарный знак Dker, суд использовал общедоступную информацию о стоимости использования брендов и товарных знаков, размещенную в сети "Интернет", из которой следует, что стоимость использования товарного знака средней компании в сфере производства в любом случае превышает максимальный размер компенсации, установленной пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ.

Оценивая разумность, справедливость, а также соразмерность размера истребуемой истцом компенсации, апелляционный суд учитывает разъяснения, приведенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П, согласно которым суду прямо предписано определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, в связи с чем предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

По смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов).

Это означает, что товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак с учетом содержащегося в настоящем Постановлении конституционно-правового истолкования положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации.

В рассматриваемом споре истец самостоятельно отказался от первоначально заявленного требования об уничтожении ввезенного по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товара, что суд оценивает как процессуальную добросовестность в условиях недоказанности истцом контрафактности товара.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П указано, что, суды, управомочены не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности (взыскание компенсации) без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Оценивая с приведенной позиции Конституционного Суда РФ размер компенсации, заявленный ко взысканию Компанией Dker GmBH, апелляционный суд полагает, что в данном случае 2 500 000 руб. за одно правонарушение представляет из себя адекватный характеру правонарушения размер компенсации.

Для правонарушения в виде ввоза без разрешения правообладателя товара по декларации N 10113110/271117/0161980 данная компенсация составляет 72,5 % цены товара, определенной в рублевом эквиваленте (3 446 126,76 руб.).

Такая цена, по мнению суда, компенсирует возможную прибыль истца при продаже товара легальным путем, при этом не возлагает бремени по возмещению репутационных потерь. Убытки истца от продажи ответчиком поддельной продукции на товарном рынке России, с учетом значимости объектов строительства, на которых использовался товар Компании Dker (а это крупнейшие общественные здания, что не опровергается ни истцом, не ответчиком) могли бы быть существенно выше, чем просто цена реализуемого товара.

При этом, нельзя не учитывать другие характеристики, оценка которых, согласно позиции Конституционного Суда РФ является значимой. Продукция Dker известна в Российской Федерации, пользуется спросом, ввоз ее для продажи на территорию РФ является заведомо прибыльным. Способ использования товара, маркированного товарным знаком Dker: приобретение у Компанию Normbud, организация перевозки, представление на таможенные пункты, свидетельствует о том, что ответчик действовал осознанно, совершал волевые усилия для продвижения товара, действовал самостоятельно и на свой риск. Товар продвигался на рынок с целью получения прибыли от использования, либо продажи товаров.

Из представленных в материалы дела документов следует, что продажа товара является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, доказательств иного ответчик не представил.

Поскольку истец не представил в материалы дела документов, позволяющих определить стоимость использования исключительного права на товарный знак Dker, суд использовал общедоступную информацию о стоимости использования брендов и товарных знаков, размещенную в сети "Интернет", из которой следует, что стоимость использования товарного знака средней компании в сфере производства в любом случае превышает максимальный размер компенсации, рассчитанный избранным истцом способом.

Для правонарушения в виде ввоза без разрешения правообладателя товара по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694 компенсация в размере 2 500 000 руб. более чем в два раза превышает цену товара, определенную в рублевом эквиваленте (1 167 805,70 руб.).

Однако, апелляционный суд обращает внимание, что ввоз товара, маркированного товарным знаком Duker по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694 является повторным правонарушением ООО "Феникс ЛТД" исключительных прав того же правообладателя на тот же самый защищаемый объект интеллектуальных прав (товарный знак Duker). Апелляционный суд обращает внимание, что маркированный товарным знаком Duker товар по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694 ввезен на таможенный пост уже после возбуждения дела по настоящему иску. Более того, на дату представления таможенной декларации на товар, ввезенный прежде, уже был наложен судебный арест в целях обеспечения иска.

Приведенные обстоятельства, по мнению апелляционного суда, свидетельствуют о настойчивости ООО "Феникс ЛТД" при совершении повторного однородного правонарушения. В данной ситуации ответчик не мог не знать о неправомерном характере своих действий, не мог не отдавать отчет в последствиях своих действий, но продолжал совершать аналогичные предыдущему правонарушению действия, представляя следующую партию товара на таможенный пост.

Апелляционный суд полагает, что во втором случае характер допущенного правонарушения, в условиях осознания ответчиком первого правонарушения, отражает существенную степень виновности ответчика в совершаемых действиях. В связи с этим правонарушение имеет грубый характер и свидетельствует о пренебрежении ООО "Феникс ЛТД" установленными общепринятыми правилами поведения, что, по общему подходу, является общественно опасным действием.

Исходя из содержания пункта 64 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

В рассматриваемом случае основания для снижения размера компенсации в соответствии с абзацем третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ отсутствуют, поскольку в настоящем иске заявлено о взыскании компенсации за нарушение права на один результат интеллектуальной деятельности, при этом каждое из нарушений является самостоятельным не связанным с другим нарушением действием, и не является единым процессом использования.

Определяя правомерным размер компенсации, рассчитанный истцом, апелляционный суд учитывает как то, что компенсация взыскивается за два правонарушения исключительных прав на один товарный знак (что является неоднократностью), так и то, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Заявляя ходатайство о снижении компенсации за допущенное правонарушение (том 24, стр. 3-5, стр. 7-20), ООО "Феникс ЛТД" приводит возражения процессуального характера о недоказанности полномочий и не соблюдении досудебного порядка истцом, настаивает на том, что товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849 не представляет никакой ценности для истца, убытки не доказаны, в оплата за спорные товары получена истцом. Указывает на том, что правонарушение не имеет негативных последствий для истца, а у ответчика отсутствует вина во вменяемом ему правонарушении.

Обстоятельства, приведенные в доводах ответчика о необходимости снижения размера компенсации, не соответствуют основаниям, установленным для этой цели постановлением Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П и Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, в связи с чем, не повлияли на внутреннее убеждение суда об отсутствии оснований для уменьшения размера компенсации.

Ответчик настаивает на оригинальности спорных товаров (том 24, стр. 14) и недобросовестном поведении истца в хозяйственном обороте при использовании принадлежащего истцу товарного знака. Полагает, что истребуемый истцом размер компенсации не соответствует характеру нарушения и финансовым возможностям сторон, а также балансу интересов.

Характер правонарушения и баланс интересов сторон принят судом во внимание при оценке размера компенсации, в то время как, определение адекватности размера не поставлено разъяснениями высших судов в зависимость как финансовых возможностей сторон.

Довод о недобросовестности истца в хозяйственном обороте при использовании принадлежащего истцу товарного знака не подтверждается материалами дела, при этом согласно гражданскому законодательству Российской Федерации добросовестность участников гражданского оборота предполагается, пока не доказано иное, согласно общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

При рассмотрении настоящего спора недобросовестность правообладателя при использовании товарного знака не установлена.

Апелляционный суд полагает, что размер компенсации, исчисленный истцом исходя из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям товара, является разумным, справедливым, а также соразмерен последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции, учитывает позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, и исходит из того, что снижение судом размера компенсации возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Возражая против взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, ответчик представил контррасчет размера компенсации (том 15, стр. 134), из пояснений, изложенных в котором следует, что ответчик полагает разумным и обоснованным снижение размера компенсации до минимального, предусмотренного для одного правонарушения - 10 000 руб. Доводам, обосновывающим позицию ответчика по этому вопросу, дана оценка судом апелляционной инстанции в мотивировочной части настоящего постановления. Приведенные доводы не являются основанием для уменьшения компенсации относительно размера, определенного истцом.

Не установив условий, необходимых для снижения судом размера компенсации, приняв во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, исходя из принципов разумности и справедливости суд апелляционной инстанции на основании установленных по настоящему делу обстоятельств, полагает возможным взыскать компенсацию в размере, определенном истцом.

Пунктом 57 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 разъяснен порядок осуществления правообладателем путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право. Согласно третьему абзацу указанного пункта Пленума такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Согласно последней редакции исковых требований (уточнение принято судом 17.05.2019) Компания Dker, кроме компенсации, просит запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс Лтд" без разрешения Компании Duker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак Duker по свидетельству N 906849.

Данное требование о запрете содержит указание на номера таможенных деклараций, по которым товар был представлен для ввоза на территорию Российской Федерации, противоправное поведение конкретного лица еще не завершено (ответчик настаивает на ввозе товара), и, учитывая повторную попытку ввоза при наличии судебного ареста на товар по первому правонарушению, апелляционный суд полагает, что не исключена угроза дальнейшего нарушения права.

При принятии настоящего судебного акта апелляционный суд проанализировал все доводы как истца, так и ответчика. Многие доводы неоднократно повторяются сторонами в различных процессуальных документах. Однако, апелляционный суд принял во внимание все утверждения сторон, в частности, заявление ответчика о том, что спорные товары имеют легальное происхождение, приобретены у официального представителя истца, который, в свою очередь, совместно с представителем истца в России, приобрел эти товары у истца, которому неоднократно и в течение длительного срока сообщалось о ввозах и использовании его товаров на территорию России.

Суд оценил ссылки ответчика на то, что ввоз спорных товаров осуществлен на основании договора с официальным представителем истца, заключение которого было одобрено истцом, на то, что истцом получена оплата в полном объеме за спорные товары (компанией первоначальным покупателем), что означает получение им экономической выгоды и недопустимость извлечения преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения в виде получения "двойной", по мнению ответчика, оплаты одних и те же товаров в виде компенсации.

Данные доводы не имеют значения для установления факта совершения правонарушений, которые установлены при рассмотрении настоящего спора. Также данные доводы не опровергают заявления истца о том, что Компания Duker GmBH не давала разрешения на ввоз маркированных ее товарным знаком товаров по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694.

В соответствии с частью 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года и дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017 отменить.

Принять отказ Компании Duker GmBH от требований в части запрета обществу с ограниченной ответственностью "Феникс Лтд" без разрешения Компании Duker GmBH использовать товарный знак Duker по свидетельству N 906849, в отношении товаров для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с указанной целью этих товаров.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования Компании Duker GmBH удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс Лтд" без разрешения Компании Duker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак Duker по свидетельству N 906849.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс Лтд" в пользу Компании Duker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., из которых:

- 2 500 000 руб. компенсация за нарушение прав на товарный знак Duker при ввозе товара по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980;

- 2 500 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак Duker по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694.

Возвратить Компании Duker GmBH из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 22 908 руб. 63 коп.

Возвратить Компании Duker GmBH из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину в размере 6 000 руб. в связи с отказом от части исковых требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс Лтд" в пользу Компании Duker GmBH расходы по уплате государственной пошлины в сумме 63 000 руб., из которых уплаченная истцом государственная пошлина: в размере 54 000 руб. - за рассмотрение иска; в сумме 6 000 руб. за рассмотрение двух заявлений об обеспечении иска; 3 000 руб. - государственная пошлина при обращении с апелляционной жалобой.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.А. Григорьева

Судьи

Н.А. Волошина
Е.И. Афанасьева

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.