Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2019 г. N 19АП-262/19

город Воронеж

23 мая 2019 г.

Дело N А14-3727/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 мая 2019 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ушаковой И.В.,

судей Поротикова А.И.,

Щербатых Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Куриловой А.С.,

при участии:

от индивидуального предпринимателя Сафонова Сергея Анатольевича: Сафонова С.А., паспорт РФ; Беляева О.И., представителя по доверенности от 21.02.2019;

от общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от индивидуального предпринимателя Извековой Елены Юрьевны: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от общества с ограниченной ответственностью "Автосила": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от индивидуального предпринимателя Маркиной Натальи Викторовны: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от индивидуального предпринимателя Новикова Сергея Владимировича: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Сафонова Сергея Анатольевича (ОГРНИП 316366800067002, ИНН 366404168711) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.12.2018 по делу N А14-3727/2018 (судья Баркова Е.Н.) по иску общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450) к индивидуальному предпринимателю Сафонову Сергею Анатольевичу (ОГРНИП 316366800067002, ИНН 366404168711) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

третьи лица: индивидуальный предприниматель Извекова Елена Юрьевна (ОГРНИП 304366536300182, ИНН 366501835914), общество с ограниченной ответственностью "Автосила" (ОГРН 1063667253187, ИНН 3662113844), индивидуальный предприниматель Маркина Наталья Викторовна (ОГРНИП

308366807100084, ИНН 366221652876), индивидуальный предприниматель Новиков Сергей Владимирович (ОГРНИП 312505305500019, ИНН 505300555430),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (далее - ООО "РУСМАШ") обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю Сафонову Сергею Анатольевичу (далее - ИП Сафонов С.А., ответчик) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 473042; а также 7 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска; 660 руб. судебных издержек - расходов по приобретению контрафактного товара; 79 руб. 50 коп. судебных издержек - расходов по оплате почтовых услуг.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Извекова Елена Юрьевна, общество с ограниченной ответственностью "Автосила", индивидуальный предприниматель Маркина Наталья Викторовна и индивидуальный предприниматель Новиков Сергей Владимирович.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 10.12.2018 с ИП Сафонова С.А. в пользу ООО "РУСМАШ" взыскано 207 739 руб. 50 коп., в том числе 200 000 руб. компенсации, 7 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 739 руб. 50 коп. судебных издержек.

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ИП Сафонов С.А. обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просил обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции истец и третьи лица явку полномочных представителей не обеспечили.

Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения указанных лиц о месте и времени судебного заседания, апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие их представителей в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ, пункта 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

В настоящем судебном заседании суда апелляционной инстанции Сафонов С.А. и его представитель поддержали доводы апелляционной жалобы, считая решение незаконным и необоснованным, полагая, что оно принято с нарушением норм материального и процессуального права, а также при неполном выяснении обстоятельств дела, просили суд его отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении иска.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса РФ, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав пояснения ответчика и его представителя, считает необходимым решение суда первой отменить, в удовлетворении заявленного иска отказать.

Судебная коллегия апелляционного суда руководствуется при этом следующим.

Из материалов дела усматривается, что истец является правообладателем товарного знака, зарегистрированного по свидетельству N 473042. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.10.2012, приоритет товарного знака с 13.09.2011, срок действия регистрации истекает 13.09.2021. При этом, указанный товарный знак зарегистрирован, в отношении товаров/услуг: 12 класса МКТУ, в том числе: "двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя".

Между ООО "РУСМАШ" (лицензиар) и ИП Новиковым С.В. (лицензиат) 01.03.2016 был заключен лицензионный договор N 2, по условиям которого (пункт 2.1) лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия лицензионного договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на Территории (территория Российской Федерации) на использование товарных знаков по свидетельствам N 473042 и N 561554, в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, включенных в состав правовой охраны вышеприведенных свидетельств.

Согласно пункту 4.1 лицензионного договора, лицензиат за получение неисключительного права на условиях настоящего договора обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение в размере: за использование товарного знака N 473042 - 100 000 руб. за отчетный период. Отчетный период - 12 месяцев с момента вступления настоящего договора в силу.

Пунктами 10.2, 10.3 лицензионного договора предусмотрено, что он вступает в силу с момента его подписания сторонами. Лицензиар обязуется в течении двух месяцев с даты подписания настоящего договора сторонами за свой счет произвести регистрацию в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Настоящий договор заключен на срок до 13.09.2021.

Копиями платежных поручений N 112 от 29.06.2016 и N 14 от 08.02.2018 подтверждается перечисление ИП Новиковым С.В. ООО "РУСМАШ" по 200 000 руб. в качестве оплаты по лицензионному договору N 2 от 01.03.2016.

Истцом в материалы дела представлена копия договора N Д/08/АИ-11 от 22.09.2011, заключенного между ООО "Авента-Инфо" (компания) и ООО "РУСМАШ" (клиент), по условиям которого (пункт 1.1) компания поставляет клиенту, а клиент принимает и оплачивает компании защитные стикеры в соответствии со спецификацией (приложение N 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. Технические требования к защитным стикерам (приложение N 2), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.3 указанного договора, компания предоставляет потребителям продукции клиента возможность осуществлять проверку подлинности выпущенной в обращение продукции на сайте www.3888.ru и по Сервисным номерам мобильной связи, посредством отправки СМС - запроса, содержащего УИК, отправленного абонентами сотовых сетей: МТС, Билайн, МегаФон, СМАРТС, ЗАО "НСС", Теле 2 на территории РФ.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что стоимость, сроки оплаты и сроки поставки защитных стикеров согласованы сторонами в приложении N 1 к настоящему договору.

В соответствии с пунктом 12.1 договора, он вступает в силу с момента его подписания сторонами и исполняется по поставкам защитных стикеров до момента исполнения взаимных обязательств, а по информационному обслуживанию защитных стикеров в течение 5 лет с момента последней поставки защитных стикеров компанией клиенту в соответствии с настоящим договором.

В приложении N 3 к указанному договору стороны определили ответы Системы при запросе проверки подлинности.

30.09.2016 в магазине "Автобат", расположенном по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.Новая Усмань, ул. Ростовская, 2Б представителем истца был приобретен товар - "Автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ, на упаковке которого нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца N 473042.

В подтверждение указанного обстоятельства истцом представлены: копии и оригинал кассового чека от 30.09.2016, на котором указано "ИП Сафонов С.А., ИНН 366404168711, наименование товара: Натяжитель цепи ВАЗ-2121-21214 Автомат (Пилот), стоимость - 660 руб., адрес и телефон торговой точки"; видеозапись момента приобретения товара; спорный товар.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству истца был допрошен в качестве свидетеля сотрудник ООО "РУСМАШ" Боков А.Н., который по его словам и согласно утверждениям истца, производил спорную закупку.

Истцом в материалы дела также представлено заключение исследования комиссии N 6/10/2016 от 13.10.2016, в составе технического директора ООО "РУСМАШ" Новикова Д.С., заведующей производством ООО "РУСМАШ" Илюхиной О.А., исследовавшей изделие "автоматический натяжитель цепи "пилот" (АНЦ "пилот") на предмет наличия признаков контрафактности и оценки подлинности.

По результатам исследования в заключении комиссии были отражены следующие выводы:

1. Предоставленный для экспертного исследования 1 автоматический натяжитель цепи "пилот", приобретенный в магазине "Автобат", расположенном по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 2Б в ООО "РУСМАШ" не производился;

2. Предоставленный для экспертного исследования 1 автоматический натяжитель цепи "Пилот", приобретенный в магазине "Автобат", расположенном по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 2Б имеет технические признаки контрафактности;

3. Ответ системы бренд-контроля DAT означает, что представленное для исследования изделие является подделкой.

ООО "РУСМАШ" 05.10.2016 направило в адрес ответчика претензию N 2016/10/8, в которой сообщило о произведенной закупке товара, на упаковке которого нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 473042, зарегистрированным за истцом. Кроме того, истец указал, что приобретенный товар содержит признаки несоответствия легальной продукции, и просил связаться с представителем ООО РУСМАШ" для определения окончательной суммы компенсации и заключения соглашения в течении 5 рабочих дней с момента получения претензии.

Претензия была получена ответчиком 13.10.2016, о чем свидетельствует отчет об отслеживании почтового отправления.

ООО "РУСМАШ" 17.10.2016 вновь направило в адрес ответчика (г.Воронеж, ул. Космонавтов, д. 11, кв. 26) претензию по спорному случаю. При этом, истец приложил к претензии копию товарного чека от 30.09.2016, заключение исследования комиссии от 13.10.2016, копию свидетельства на товарный знак, копию лицензионного договора N 2 от 01.03.2016, копию патента на полезную модель. Указанная претензия с приложением не была получена ответчиком и возвращена отправителю с отметкой об истечении срока хранения.

Аналогичная претензия была вновь направлена ИП Сафонову С.А. 03.02.2017 по адресу: г.Воронеж, ул. Космонавтов, д. 11, кВ. 26, а также по адресу магазина "Автобат": Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 2Б.

Отправление с идентификатором 14401008002059 было получено ответчиком 16.02.2017.

Кроме того, в адрес ответчика 13.03.2018 истцом еще раз была направлена претензия (г.Воронеж, ул.Пеше-Стрелецкая, д. 79А, кв. 92).

При этом, согласно информационной выписки из ЕГРИП, адресом места нахождения ИП Сафонова С.А. с 03.03.2016 указан: г.Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 79А, кв. 92.

В ответе на претензию истца от 13.03.2018 ответчик просил предоставить ряд документов и сведений для её рассмотрения, в частности фактические доказательства приобретения у него контрафактного товара, сведения о квалификации специалистов, участвовавших в проведении исследования N 6/10/2016 от 13.10.2016, доказательства того, что именно приобретенный у ИП Сафонова С.А. товар был предметом исследования, а также данные представителя ИП Сафонова С.А., участвовавшего или отказавшегося от участия в совместных действиях с представителем истца при упаковке и опечатывании товара с целью его последующей передачи экспертной организации.

Истцом в материалы дела были представлены: копия акта от 03.10.2016; письменные объяснения Бокова А.Н. от 18.06.2018; запрос на проведение исследования от 12.10.2016; копия патента N 104268; копия приказа о приеме на работу Илюхиной О.А.; копия приказа о приеме на работу Новикова Д.С.; копия приказа о приеме на работу Бокова А.Н.; копия свидетельства о регистрации ТС; копия инвентаризационный карточки учета объекта основных средств. Истцом также представлены копии бухгалтерской справки по счету 43 за 2014-2017 гг. (сведения по количеству готовой продукции) в отношении автоматических натяжителей цепи 2101-2106 и 21214, оборотно-сальдовые ведомости по счету 43 за 2014-2017 годы; макеты упаковки, разработанной ИП Новиковым С.В. для ООО "РУСМАШ" с товарным знаком ООО "РУСМАШ" по свидетельству N 473042.

Третьим лицом ИП Новиковым С.В. в материалы дела представлены: бухгалтерская справка по исполнению лицензионного договора N 2 от 01.03.2016.

Ссылаясь на то обстоятельство, что осуществляя реализацию товара с вышеуказанным изображением ответчик допустил нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 473042, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 Гражданского кодекса РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса РФ), если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1480 Гражданского кодекса РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков).

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 473042 и зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведениями в отношении указанного товарного знака подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак N 473042, зарегистрированный 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением "РУСМАШ".

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления от 19.06.2006 N 15, и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Таким образом, истец обязан доказать факт принадлежности ему исключительного права на товарный знак или права на его защиту, а также факт использования указанного права ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства при использовании исключительного права на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Таким образом, требование о взыскании компенсации может быть удовлетворено при наличии несанкционированного использования товарного знака, то есть при наличии факта правонарушения. В этой связи указанное разъяснение нельзя толковать как обязывающее истца подтверждать, что товар является контрафактным.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). В свою очередь истец вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение реализации ИП Сафоновым С.А. товара - "Автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ, на упаковке которого нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца N 473042, истцом в материалы дела представлены копии и оригинал кассового чека от 30.09.2016, на котором указано "ИП Сафонов С.А., ИНН 366404168711, наименование товара: Натяжитель цепи ВАЗ-2121-21214 Автомат (Пилот), стоимость - 660 руб., адрес и телефон торговой точки"; видеозапись момента приобретения товара; спорный товар.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству истца был допрошен в качестве свидетеля сотрудник ООО "РУСМАШ" Боков А.Н., который производил спорную закупку.

Как следует из представленных истцом заключений исследования комиссии N 01/08/2018 от 04.08.2018 и N 02/08/2018 от 05.08.2018 упаковочная коробка спорного товара имеет внешние признаки схожести формы, размеров, изображений, нанесенного текста, но имеется отличия от оригинальной упаковки по качеству полиграфической печати, цветовой гамме изображений, размерам букв в текстовых надписях, оттенкам цветов; на верхней и передней сторонах упаковочной коробки спорного товара имеются изображения, сходные с товарным знаком N 473042; на передней стороне упаковочной коробки находится стикер системы бренд-контроля DAT, на котором под защитным слоем нанесен цифровой код, проверка указанного кода путем SMS-сообщений подтверждает получение сообщений о подделке товара; имеются также отличия в самом спорном товаре и оригинальных изделиях: в способе заделке храповика, формы оси храповика, отсутствия следов термообработки толкателя, методов обработки штока, форме механизма фиксации штока и др.

Обозрев обозначения, размещенные на упаковке спорного товара, в виде силуэта головы лошади, шестеренки словесного обозначения "РУСМАШ", суд области пришел к выводу о том, что указанные обозначения тождественны с товарным знаком, зарегистрированным за N 473042, принадлежащим истцу, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы.

Возражая против заявленных ООО "РУСМАШ" требований, ответчик ссылался на то, что, по его мнению, истцом не представлено надлежащих доказательств того, что ИП Сафонов С.А. реализовал представителю истца именно тот экземпляр товара, который представлен суду и исследовался комиссией ООО "РУСМАШ" на предмет контрафактности. Ответчик указывал, что в его магазине реализовывался аналогичный, но легальный товар, который был приобретен у официального дилера ООО "РУСМАШ" (ООО "РУСМАШ" - ИП Маркина Н.В. - ООО "Автосила" - ИП Извекова Е.Ю. - ИП Сафонов С.А.).

Ответчиком и третьими лицами на стороне ответчика в материалы дела представлены копии: товарного чека N И0000173 от 27.09.2016 (приобретение ответчиком у ИП Извековой Е.Ю. товара с артикулом 2121-1001020 "Натяжитель цепи 21214 автомат (Пилот)" в количестве 1 штуки по цене 570 руб.; сообщения ИП Извековой Е.Ю., согласно которому, реализованный ИП Сафонову С.А по накладной N 17457 от 26.09.2016 товар - натяжитель цепи 21214 автомат (Пилот) был ранее приобретен у ООО "Автосила" по накладной N 17457 от 26.09.2016 в рамках договора поставки N 199/2014 от 26.02.2014; договора поставки N 199/2014 от 26.02.2014, заключенного между ООО "Автосила" (поставщик) и ИП Извековой Е.Ю. (покупатель); универсального передаточного документа N 17457 от 26.09.2016 (ИП Извековой Е.Ю. ООО "Автосила" передавался, в том числе натяжитель цепи Pilot 21214 автоматический в количестве 1 штуки по цене 515 руб. 27 коп. с НДС.); договора поставки N 07/12/01/16 от 12.01.2016, заключенного между ИП Маркиной Н.В. (поставщик) и ООО "Автосила" (покупатель), и дополнительных соглашений N 1 и N 2 к нему, а также протокола разногласий; товарных накладных N 482 от 03.02.2016, N 600 от 10.02.2016, N 959 от 02.03.2016, N 1571 от 06.04.2016, N 3008 от 22.06.2016, N 3122 от 28.06.2016, N 3632 от 26.07.2016, N 3747 от 02.08.2016 (передавались, в том числе, автоматические натяжители цепи "Pilot"), договора N 2/14 от 27.01.2014, заключенного между ООО "РУСМАШ" (продавец) и ИП Маркиной Н.В. (покупатель); универсальные передаточные документы N 206 от 31.08.2015, N 22 от 03.02.2016, N 71 от 17.03.2016 (по которым от истца ИП Маркиной Н.В. передавались автоматические натяжители цепи Pilot).

Кроме того, по мнению ответчика, представленная истцом видеозапись фиксирует момент передачи товара. При этом, на записи видно, что продавец положил товар на прилавок. Затем товар и кассовый чек на него появляются в руках покупателя. На товаре при этом имеется наклейка, на которой указано "30.09.2016 Сафонов Сергей Анатольевич 873225 21214-1006060Натяжитель цепи ВАЗ-2121-21214 автомат (Пилот) Цена за 1 шт 660 руб. С - 17 -указанными товаром и чеком покупатель выходит из магазина и подходит к автомобилю, в котором уже производит подробный осмотр упаковки и товара.

В ходе рассмотрения дела арбитражным судом области по делу проводилась судебная экспертиза.

Заключением эксперта N 9865/4-3 от 02.11.2018, подготовленным ФБУ ВРЦСЭ на основании определения суда, установлено следующее:

1) В результате проведенного исследования свойств файла "HDV_0045.MP4" и видеопотока, а также инструментальным исследованием фонограммы - каких-либо признаков монтажа или изменений, привнесенных в процессе записи или после её окончания, средствами, имеющимися в распоряжении эксперта, не обнаружено;

2) Объект -автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ и (или) его упаковочная коробка с момента его передачи продавцом (время записи с 02 минут 15 секунд) до окончания видеозаписи выпадает из кадра видеозаписи 5 раз;

3) Определить, является ли имеющийся в деле товар - автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" и его упаковочная коробка теми же объектами, которые на видеозаписи переданы от продавца покупателю время видеозаписи с 02 минут 15 секунд) до момента первого выпадения данного объекта из кадра не представляется возможным по причинам, указанных в исследовательской части заключения.

Оценив все представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, принимая во внимание результаты проведенной по делу судебной экспертизы, пояснения ИП Сафонова С.А., в полной мере объяснившего обстоятельства приобретения спорного товара для продажи, судебная коллегия апелляционного суда не может согласиться с выводами арбитражного суда области о том, что ИП Сафоновым С.А. реализован представителю истца именно тот экземпляр товара, который представлен суду и исследовался комиссией ООО "РУСМАШ" на предмет контрафактности.

С учетом результатов судебной экспертизы, указанная видеозапись не позволяет достоверно установить, что на ней показаны именно представленный в материалы дела и исследованный комиссией ООО "РУСМАШ" товар ("Автоматический натяжитель цепи "Пилот" для ВАЗ 21214"). Объект - автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ и (или) его упаковочная коробка с момента его передачи продавцом (время записи с 02 минут 15 секунд) до окончания видеозаписи выпадает из кадра видеозаписи 5 раз. Таким образом, от момента приобретения до момента опечатывания спорный товар и товарный чек не находятся в кадре постоянно.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные доказательства, апелляционный суд приходит к выводу о том, что представленные истцом доказательства достоверно не подтверждают факт нарушения исключительных прав истца действиями ИП Сафонова С.А.

Учитывая, что предприниматель в ходе рассмотрения дела настаивал на законности реализации произведенного обществом и введенного им же в гражданский оборот товара, а также тот факт, что на реализованном предпринимателем товаре в качестве производителя указано именно общество, судебная коллегия приходит к выводу, что предположения истца о том, что спорный товар является контрафактным, подлежало обоснованию и доказыванию.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения настоящего дела по существу, по мнению судебной коллегии, с истцом не было представлено бесспорных доказательств предполагаемой контрафактности реализуемого предпринимателем товара.

Представленные истцом заключения N 01/08/2018 от 04.08.2018 и N 02/08/2018 от 05.08.2018 подготовлены комиссией, состоящей из сотрудников ООО "РУСМАШ", а не независимых экспертов, в этой связи критически оцениваются апелляционным судом в качестве доказательства клонтрафактности товара.

Таким образом, доводы истца о незаконном использовании предпринимателем защищаемого товарного знака и о нарушении ответчиком исключительного права истца, признаются несостоятельными.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законом, является исчерпание исключительного права (статья 1487 Гражданского кодекса РФ).

Согласно статье 1487 Гражданского кодекса РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Истец на обстоятельства незаконного использования товарного знака официальным дилером ООО "РУСМАШ", участвующим в ряде последовательных сделок по приобретению спорного товара ответчиком, не ссылался. Доказательств того, что товарный знак на товар не был нанесен непосредственно самим правообладателем, обществом не представлено.

Кроме того, судебная коллегия апелляционного суда отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В обоснование заявленного размера компенсации в 200 000 руб. истец сослался положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ и на наличие заключенного между ним и третьим лицом ИП Новиковым В.С. лицензионного договора N 2 от 01.03.2016, указывая, что стоимость такого права составляет 100 000 руб. за каждый товарный знак.

По смыслу положений пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель, самостоятельно распоряжаясь принадлежащими ему правами, определяет вид компенсации, при этом суд по своей инициативе не вправе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Вместе с тем в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в рассматриваемом споре бремя доказывания соответствия взыскиваемого размера компенсации стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возлагается на истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Исследовав представленный истцом лицензионный договор N 2 от 01.03.2016, представленные третьи лицом ИП Новиковым С.В. документы и пояснения, судебная коллегия приходит к выводу о том, что лицензионный договор N 2 от 01.03.2016 не может подтверждать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, поскольку ИП Новиков С.В. во исполнение указанного лицензионного договора фактически лишь изготавливает по заказу истца - правообладателя упаковку к товару, производимому истцом, по согласованному сторонами макету размещает на упаковке товарные знаки истца, стикеры системы контроля, но не использует принадлежащий истцу товарный знак, зарегистрированный под N 473042, в порядке неисключительной лицензии.

Кроме того, из представленного договора 01.03.2016 N 2 невозможно установить по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака, поскольку лицо, которому передано право использования спорного товарного знака по лицензионному договору, является учредителем ООО "РУСМАШ"/, также из договора не усматривается использование товарного знака третьим лицом в собственных интересах.

Факт его государственной регистрации сам по себе в отсутствие доказательств его исполнения не может подтверждать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии доказательств действительной стоимости лицензии, иных доказательств соответствия цены договора свободному рынку либо цены, которая бы подтверждала стоимость права использования товарного знака для целей применения положений пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ.

Ссылки ООО "РУСМАШ" о том, что вышеназванный лицензионный договор не был признан недействительным или незаключенным и, следовательно, подтверждает действительную стоимость использования права, не может быть признан обоснованным, поскольку реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.03.2019 N304-ЭС19-2091).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из положений части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку истцом не был доказан факт использования спорного товарного знака в рамках представленного в материалы дела лицензионного договора от 01.03.2016 N 2 и не опровергнут факт аффилированности его сторон, равно как и не представлены иные лицензионные договоры, которые бы подтверждали стоимость использования спорного товарного знака, либо доказывали бы среднерыночную стоимость использования подобных товарных знаков, апелляционный суд приходит к выводу о том, что стоимость использования товарного знака применительно к предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ истцом не доказана.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия апелляционного суда не находит оснований для удовлетворения заявленного иска.

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.12.2018 на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

По правилам статей 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные издержки по делу относятся на истца. В связи с чем, уплаченная ИП Сафоновым С.А. государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы и расходы по оплате экспертизы подлежит взысканию в его пользу с истца.

Руководствуясь статьями 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.12.2018 по делу N А14-3727/2018 отменить.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450) к индивидуальному предпринимателю Сафонову Сергею Анатольевичу (ОГРНИП 316366800067002, ИНН 366404168711) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450) в пользу индивидуального предпринимателя Сафонова Сергея Анатольевича (ОГРНИП 316366800067002, ИНН 366404168711) 22 386 руб. судебных издержек по проведению судебной экспертизы, 3 000 руб. в возмещение расходов за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

И.В. Ушакова

Судьи

А.И. Поротиков Е.Ю. Щербатых