Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2019 г. N 16АП-405/19

г. Ессентуки

27 мая 2019 г.

Дело N А63-14231/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 мая 2019 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Афанасьевой Л.В. (судья-докладчик),

судей: Белова Д.А., Семенова М.У.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, апелляционную жалобу ООО "Нарзан Крымский на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 04 декабря 2018 года по делу N А63-14231/2017 (судья Гладских Н.В.),

по заявлению ООО "Нарзан Крымский" (г. Феодосия, Республика Крым, ОГРН - 1149102033090),

к ООО "КавМинВоды" (г. Кисловодск, Ставропольский край, ОГРН - 1022601315098),

о взыскании компенсации за незаконное нарушение исключительного права на товарный знак "Нарзан Тавриды" в размере 5 000 000 руб.,

третье лицо - АО "Кавминкурортресурсы" (г. Ессентуки),

при участии в судебном заседании представителейООО "Нарзан Крымский - Графичева Н.В. по доверенности от 01.04.2019 и Байрамуков Р.Д. по доверенности от 01.04.2019,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Нарзан Крымский" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к ООО "КавМинВоды" (далее - ответчик), о взыскании компенсации за незаконное нарушение исключительного права на товарный знак "Нарзан Тавриды" в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 04.12.2018, в удовлетворении иска отказано. Судебный акт мотивирован тем, что совокупность доказательств не позволяет установить совершение ответчиком действий по нарушению исключительных прав истца на указанный им товарный знак, подтверждающих факт реализации ответчиком продукции, нарушающих исключительное право истца, наличие угрозы смешения продукции ответчика с товарным знаком истца. Словесный элемент "Нарзан" имеет иное смысловое значение и не содержит наименование географического объекта, отличное от смыслового значения "Нарзан Тавриды". Обратное ООО "Нарзан Крымский" не доказано.

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, вынести по делу новый судебный акт которым взыскать с ответчика компенсацию в размере 5000 000 руб. В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на то, что обжалуемое решение основано на экспертном заключении, которое не может быть признано достоверным доказательством по данному делу, так как оно не отвечает в полном объеме на поставленные судом вопросы; суд нарушил нормы процессуального права.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в пределах доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, учитывая доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, изучив и оценив в совокупности материалы дела, приходит к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, а апелляционная жалоба не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак: "Нарзан Тавриды" (свидетельство N 54229 (UA), от 11.05.2004 г., зарегистрированного на территории Российской Федерации 06.04.2015 г.).

Ответчик, осуществляет деятельность, в том числе путем производства и реализации газированной питьевой воды с обозначением слова "Нарзан", имеет документы в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), ГОСТ Р51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования" и прочими нормативно-правовыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ, на производство и продажу питьевой воды первой категории под названием "Нарзан" о чем свидетельствует декларация, о соответствии ЕАЭС за номером регистрации N RU Д-RU/МГ11.В.08846 от 17.01.2017 г.

Претензия, направленная ответчику с требованием прекратить выпуск и реализацию бутилированной минеральной воды с наименованием "Нарзан" была оставлена без ответа.

На основании изложенного истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации за незаконное нарушение исключительного права на товарный знак.

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстанции правильно исходил из следующего.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу положений п. 1 ст. 1477 ГК РФ, правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, графические, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешенияобозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, в сети Интернет.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 7. ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходноес ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

По своей правовой природе наименование места происхождения товаров не может принадлежать какому-либо одному правообладателю; производитель товаров, происходящих из этого географического объекта, по существу получает лишь право пользования данным наименованием. Таким образом, все изготовители товаров, происходящих из данного географического объекта и обладающих особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами, получают возможность включать наименование места происхождения товара в состав своего товарного знака как неохраняемый элемент.

Согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), по сходству обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 2.3.1 Правил предусмотрено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В пункте 14.4.2.3 Правил указано, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных элементов определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с п. 14.4.2.2 (б) Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Согласно пункта 4.2.4.2 Методических рекомендаций N 197 по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, установлено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

В соответствии с Постановлениями Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, отмечено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

При этом оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать правовые позиции, сформулированные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений, закреплённой статьёй 10 ГК РФ.

Как видно из материалов дела, определением суда от 10.07.2018 по заявлению истца по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено Центру по проведению судебных экспертиз и исследований Автономной некоммерческой организации "Судебный Эксперт":115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр.5, эксперту Куликовой Марии Геннадьевне, на разрешение которой поставлены вопросы: является ли исследуемое обозначение "НАРЗАН" сходным с зарегистрированным товарным знаком "НАРЗАН ТАВРИДЫ" по свидетельству N 538926 (RU) зарегистрированному в отношении товаров по классу: 05 - минеральные воды для медицинских целей; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; ванны из минеральных вод; напитки лечебные, 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки? является ли товар с наименованием "НАРЗАН", выпускаемый ООО "КавМинВоды" однородным по отношению к товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак "НАРЗАН ТАВРИДЫ" по свидетельству N 538926 (RU)? возникает ли вероятность смешения обозначения "НАРЗАН" с зарегистрированным товарным знаком "НАРЗАН ТАВРИДЫ" по свидетельству N 538926 (RU)?

В заключении судебного эксперта N 579/18 от 01.08.2018 АНО "Судебный эксперт", экспертом Куликовой М.Г. по первому вопросу, сделан вывод, что словесное обозначение "НАРЗАН" не является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "НАРЗАН ТАВРИДЫ" по свидетельству N 538926 (RU) зарегистрированному в отношении товаров по классу: 05 - минеральные воды для медицинских целей; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; ванны из минеральных вод; напитки лечебные, 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; по второму вопросу, экспертом сделан вывод, что данный вопрос выходит за пределы компенсации эксперта, которому получено проведение экспертизы. Для ответа на поставленный вопрос требуется привлечения эксперта в области товароведческих экспертиз или эксперта-патентоведа; по третьему вопросу, на основании вышеизложенного в первом вопросе экспертом сделан вывод, что вероятность смешения обозначения "НАРЗАН" с зарегистрированным товарным знаком "НАРЗАН ТАВРИДЫ" по свидетельству N538926 (RU) отсутствует.

В комплексном анализе результатов экспертизы указано: словесное обозначение "НАРЗАН" и товарный знак "НАРЗАН ТАВРИДЫ" имеют частичное тождество на фонетическом уровне. Тождественная фонетическая часть располагается в слабой (с точки зрения различительной способности) позиции; словесное обозначение "НАРЗАН" и товарный знак "НАРЗАН ТАВРИДЫ" различны на графическом уровне; имеет место наличие частичного совпадения содержательного плана словесного обозначения "НАРЗАН" и товарного знака "НАРЗАН ТАВРИДЫ", тождественная семантическая составляющая располагается в слабой (с точки зрения различительной способности) позиции. Словесное обозначение "НАРЗАН" не содержит сильного (с точки зрения различительной способности) семантического компонента. Товарный знак "НАРЗАН ТАВРИДЫ" содержит сильный (с точки зрения различительной способности) семантический компонент.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения совестного обозначения "НАРЗАН" и товарного знака "НАРЗАН ТАВРИДЫ". Поскольку выявленное частичное совпадение касается слабого (с точки зрения различительной способности) элемента, вероятность смешения обозначения "НАРЗАН" с зарегистрированным товарным знаком "НАРЗАН ТАВРИДЫ" по свидетельству N 538926(RU) отсутствует.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что в рассматриваемом изображении товарного знака, не усматривается установленного фонетического, визуального, семантического сходства, поскольку комбинированное обозначение, в композицию которых входят словесные элементы "Нарзан Тавриды" представляет собой единый неделимый товарный знак и поэтому не может быть разделен на составные части при анализе сходства.

Словесный элемент "Нарзан" имеет иное смысловое значение и не содержит наименование географического объекта, отличное от смыслового значения "Нарзан Тавриды".

Кроме того, истец не является единственным владельцем товарного знака с использованием слова "Нарзан" и других производных от него.

В материалы дела представлены доказательства регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности товарных знаков по 32-му классу МКТУ минеральная вода, содержащих словесное обозначение "HAP3AH"/"NARZAN" (свидетельство N 452165 и N 465041) с указанием, что все цифры и слова являются неохраняемым элементом товарного знака, что свидетельствует о широком распространении вышеуказанного слова в зарегистрированных Роспатентом товарных знаков на имя различных правообладателей.

Суд первой инстанции правильно указал, что в случае предоставления правовой охраны товарному знаку "НАРЗАН ТАВРИДЫ" затрагиваются права и законные интересы правообладателей владельцев свидетельств НМПТ "Нарзан" охраняемые по закону, поскольку нарушается принцип равенства участников гражданского оборота, установленный ст. 1 Кодекса, в отношении объема предоставляемой правовой охраны одинаковым средствам индивидуализации (товарным знакам), включающим в свои составы охраняемое в Российской Федерации наименование места происхождения товара.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-784/2016 от 26.07.2017 г указано: регистрация НМПТ "НАРЗАН" за N 15 произведена по заявке N 95711384, поданной 10.10.1995 году.

Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации заявленное наименование зарегистрировано 29.12.1995 г. в отношении товара "минеральная вода".

Исключительное право использования данного наименования было предоставлено по заявке N 95711384 с датой подачи от 10.10.1995 г. ОАО "Нарзан" г. Кисловодск, по свидетельству N 0015/1, срок действия которого истек 10.10.2015 г.; по заявке N 96706035 с датой подачи от 13.05.1996 г. - обществу с ограниченной ответственностью "Кавказские минеральные воды" по свидетельству N 0015/2, срок действия которого истек 13.05.2006 г.; по заявке N 98712145 с датой подачи от 11.08.1998 г. - закрытому акционерному обществу "Висма" по свидетельству N 0015/3, срок действия которого истек 11.08.2008 г.

Данное НМПТ зарегистрировано в отношении минеральной воды, входящей в группу сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых 3 минеральных вод с наименованием "НАРЗАН (Кисловодский)". Согласно ГОСТ 13273-88 вода данной группы может быть добыта из скважин 5/0, 5/0-бис и 7-РЭ.

Вышеизложенное подтверждает, что на момент перерегистрации словесного товарного знака "Нарзан Тавриды" принадлежащего истцу на территории Российской Федерации 06.04.2015 г. действовал НМПТ "Нарзан" принадлежащий ОАО "Нарзан" г. Кисловодск, по свидетельству N 0015/1, срок действия которого истек 10.10.2015 г.

В настоящее время правообладателями НМПТ "Нарзан" является ООО АО "Кавмикурортресурсы" г. Ессентуки, на основании свидетельства N 15/4 об исключительном праве на НМПТ "НАРЗАН" добывающих минеральную воду из скважины N 5/0 входящей в ГОСТ 13273-88 с наименованием минеральной воды "НАРЗАН" (Кисловодский).

С учетом изложенных обстоятельств, совершение ответчиком действий по нарушению исключительных прав истца на указанный им товарный знак, подтверждающих факт реализации ответчиком продукции, нарушающих исключительное право истца, наличие угрозы смешения продукции ответчика с товарным знаком истца, материалами дела не подтверждено.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований истца.

Довод апелляционной жалобы, о том что обжалуемое решение основано на экспертном заключении, которое не может быть признано достоверным доказательством по данному делу, так как оно не отвечает в полном объеме на поставленные судом вопросы, подлежит отклонению, так как, суд первой инстанции при вынесении обжалуемого решения с учетом иных обстоятельств дела и доказательств представленных в деле правильно посчитал ответы экспертизы, изложенные в экспертном заключении достаточными для правильного разрешения спора, апеллянтом доказательств порочности экспертного заключения либо доказательств недостоверности сведений содержащихся в экспертном заключении в материалы дела не представлено.

Довод апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции необоснованно не приняты уточнения иска, также подлежат отклонению, так как судом апелляционной инстанции установлено, что уточнения, заявленные истцом изменяют предмет и основание иска, что противоречит нормам ст. 49 АПК РФ, в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно отказал в принятии указанных уточнений.

Судом первой инстанции верно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Иные доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность выводов суда первой инстанции.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя жалобы, в связи с отклонением доводов жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 04 декабря 2018 года по делу N А63-14231/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.В. Афанасьева

Судьи

Д.А. Белов М.У. Семенов