Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2019 г. N 09АП-39156/19

г. Москва

25 июля 2019 г.

Дело N А40-58402/19

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 июля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Б. Расторгуева, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Диалог Столица", Общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2019 года

по делу N А40-58402/19, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон"

(ОГРН 1025401927583; 630048, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Римского-Корсакова, дом 9/4)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Диалог Столица"

(ОГРН: 1157746200831; 111116, город Москва, Авиамоторная улица, дом 6 строение 2)

о взыскании 5 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Маломоркина О.О. по доверенности от 05.04.2019, Додонкин В.А. по доверенности от 05.04.2019, Кравченко Ф.Д. по доверенности от 16.07.2019

от ответчика: Разуваева О.С. по доверенности от 03.12.2018

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" (далее - ООО "Радио Юнитон", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Диалог Столица" (далее - ООО "Диалог Столица", ответчик) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019 исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Диалог Столица" в пользу ООО "Радио Юнитон" взыскано 100 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

Истец просил изменить решение суда, взыскав 5 000 000 рублей компенсации, указав на то, что судом первой инстанции не был оценен существенный характер распространения товара посредством веб-сети "Интернет", о чем свидетельствуют протоколы осмотра сайта ООО "Диалог Столица", а также возможности доставки товара и объемного круга потенциальных потребителей.

Кроме того, судом первой инстанции не учтены доказательства вероятных имущественных потерь правообладателя.

Ответчик, в свою очередь, настаивая на необходимость отказа в удовлетворении исковых требований, указывает на недоказанность факта продажи контрафактного товара, поскольку содержание спорного кассового чека не ассоциируется с приобретенным контрафактным товаром.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку апелляционные жалобы поданы без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 17.07.2019 представитель истца заявил частичный отказ от исковых требований в части взыскания 4 900 000 рублей компенсации, оставив в части удовлетворенных требований решение суда без изменения.

Ответчик доводы своей апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд находит основания для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "Радио Юнитон" является правообладателем товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520.

Словесный товарный знак "ЮНИТОН" по заявке N 2005716963 с приоритетом от 28.06.2005 зарегистрирован Роспатентом 13.11.2006 за N 316520, в том числе в отношении следующих товаров: товаров 3-го класса МКТУ - "мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты"; товаров 5-го класса МКТУ - "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды".

В аптеке ООО "Диалог Столица" представителями истца была осуществлена покупка товара компании ISISPHARMA FRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС: отшелушивающий гель UNITONE 4REVEAL GEL 150 ml с указанием изготовителя и импортера (ООО "ПАРАМЕД"), что подтверждается кассовым чеком N 44202472 от 06.09.2017 аптеки, находящейся по адресу г. Москва, Ленинградский п-кт, д. 78. к. 1.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам 08.07.2016 принято постановление по арбитражному делу N СИП-448/2015, которым оставлено без изменения решение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2016, принятое по иску компании ISISPHARMA FRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС к ООО "Радио Юнитон". Указанными судебными актами был установлен факт неправомерного требования компании ISISPHARMA FRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС к ООО "Радио Юнитон" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству РФ N316520 в отношении части товаров 3 и 5 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

При этом судебными актами установлено, что компания ISISPHARMA FRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС является производителем товаров 3 и 5-го классов МКТУ, поставляемых, в том числе в Россию, и желает распространить охрану товарного знака "UNITONE" по международной заявке N 1194342 на Российскую Федерацию, чему препятствует товарный знак "ЮНИТОН", правообладатель которого является ООО "Радио Юнитон" по свидетельству Российской Федерации N 316520.

Поскольку кассовым чеком N 44202472 от 06.09.2017 документально доказан факт распространения (розничной продажи, предложения к продаже) на территории России товара с размещенным на нем товарным знаком "UNITONE", с нарушением прав ООО "Радио Юнитон" - владельца товарного знака N 316520 на территории России, а протоколом осмотра информационного ресурса сети Интернет, составленными нотариусом Идрисовой Л.А. 05.09.2017 подтверждено, что на сайте httр://dialog.ru в сети Интернет была размещена информация о продаже контрафактного товара и приведены адреса аптек, в которых можно было приобрести данные товары в аптечной сети "Диалог" города Москвы и Московской области, истец обратился с требованиями о взыскании с ответчика компенсации за нарушение прав на товарный знак в сумме 5 000 000 рублей, ввиду сходства до степени смешения товарного знака "ЮНИТОН" с обозначением "UNITON", нанесенным на товар компании ISISPHARMA FRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС.

Суд первой инстанции определен размер подлежащей к взысканию компенсации за нарушения интеллектуальных прав 100 000 рублей, исходя из имевшихся оснований для ее снижения.

Ответчик в апелляционной жалобе указывал на необходимость отказа в удовлетворении исковых требований, со ссылкой на недоказанность факта продажи контрафактного товара, поскольку содержание спорного кассового чека не ассоциируется с приобретенным контрафактным товаром.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что обозначение "UNITON" и товарный знак "ЮНИТОН" выполнены буквами разного алфавита, но при этом обозначение "UNITON" по своей сути является транслитерацией спорного словесного товарного знака "ЮНИТОН", то есть они имеют общее звуковое (фонетическое) и смысловое (семантический) элемент "ЮНИТОН"/"UNITON".

При этом доводы о том, что содержание спорного кассового чека не ассоциируется с приобретенным контрафактным товаром, подлежат отклонению, поскольку ответчик не представил доказательств того, что под названием "Исис Фарма Унитон 4Ревеал гель отшелуш" им реализовывался товар, отличный от того, на который ссылается истец, либо то, что конкретно ответчику по указанному чеку был отпущен какой-либо другой товар, подлинность чека ответчиком не оспаривается.

Таким образом, факт реализации ответчиком товара на упаковке которого незаконно размещалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 316520 подтверждено.

Учитывая указанные нарушения, истцом в суде первой инстанции были заявлены требования о взыскании 5 000 000 рублей компенсации.

По правилам части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно части 5 статьи 49 АПК РФ, арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ, арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Суд апелляционной инстанции полагает, что письменное заявление истца о частичном отказе от иска в части взыскания 4 900 000 рублей компенсации подлежит удовлетворению, поскольку заявлено уполномоченным на то лицом, частичный от исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Учитывая изложенное, производство по делу в части взыскания 4 900 000 рублей компенсации подлежит прекращению.

Таким образом, требуемая истцом компенсации подлежащая взысканию с ответчика составила 100 000 рублей.

В отзыве на исковое заявление ответчик просил суд снизить размер компенсации до минимального размера, ввиду того что ООО "Парамед" (поставщик ответчика) передал в рамках договора поставки N М-81/15 от 15.06.2015 одну единицу товара UNITONE 4 REVEAL гель туба 150 мл, стоимость которой составила 1 000 рублей 35 копеек.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10 по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При определении размера компенсации судом, учтено также, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом указывалось на то, что на сайте http://dialog.ru в сети Интернет была размещена информация о продаже контрафактного товара и приведены адреса 9 аптек в которых можно было приобрести данные товары в аптечной сети "Диалог", а также возможность заказа контрафактного товара через сети "Интернет", что дает основания полагать о существенном характере распространения товара.

Ответчиком было представлено единственное доказательство, подтверждающее разовую реализацию товара - кассовый чек N 44202472 от 06.09.2017 аптеки, находящейся по адресу г. Москва, Ленинградский п-кт, д. 78. к. 1.

Вместе с тем, тот факт, что приобретение истцом спорного товара в одной из сети аптек ответчика не свидетельствует о расширенном пространстве распространения ООО "Диалог Столица" данной продукции.

Таким образом, нарушение носило однократный и явно незначительный характер, не доказана длительность использования товарного знака, суд апелляционной инстанции считает заявленную истцом сумму компенсации чрезмерной и признает достаточной компенсацию в размере 10 000 рублей.

Согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. В случае отмены решения арбитражного суда первой инстанции апелляционным судом принимается новый судебный акт.

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобы подлежит распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 49, 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2019 года по делу N А40-58402/19 отменить.

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" от исковых требований в части 4 900 000 рублей.

Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Диалог Столица" (ОГРН: 1157746200831; 111116, город Москва, Авиамоторная улица, дом 6 строение 2) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" (ОГРН 1025401927583; 630048, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Римского-Корсакова, дом 9/4) 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Диалог Столица" (ОГРН: 1157746200831; 111116, город Москва, Авиамоторная улица, дом 6 строение 2) в доход федерального бюджета 4 000 (Четыре тысячи) рублей государственной пошлины по иску.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.Б. Расторгуев Д.Н. Садикова