Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2019 г. N 18АП-7431/19

г. Челябинск

29 июля 2019 г.

Дело N А76-21868/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 июля 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Ивановой Н.А., Киреева П.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Джуманьязова Олега Андреевича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 10.04.2019 по делу N А76-21868/2018 (судья Мухлынина Л.Д.).

В судебном заседании принял участие представитель:

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Вектор" - Новоселова О.В. (доверенность от 01.11.2018).

Индивидуальный предприниматель Джуманьязов Олег Андреевич (далее - истец, предприниматель, ИП Джуманьязов О.А.) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Вектор" (далее - ответчик, общество, ООО "НПО "Вектор") с требованиями:

- об обязании прекратить нарушение исключительных прав предпринимателя на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих на основании патента на полезную модель N 172784 путем изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, хранения или введения в гражданский оборот иным способом следующих изделий: вспомогательных насосных блоков вакуумной машины, используемых при изготовлении товара: МВ-16 КАМАЗ-65115 Е4 (двухнасосная) и МВ-18 КАМАЗ-6520 (сдвоенный насос);

- об обязании изъять из гражданского оборота и уничтожить за счет своих средств контрафактные материальные носители, а именно: вспомогательные насосные блоки вакуумной машины, используемые при изготовлении товара: МВ-16 КАМАЗ-65115 Е4 (двухнасосная) и МВ-18 КАМАЗ-6520 (сдвоенный насос);

- об обязании опубликовать сведения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя патента на полезную модель N 172784 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- о взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей.

Определениями суда первой инстанции к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью НПО "Транс Мастер".

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований предпринимателю отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП Джуманьязов О.А. обратился с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить. В обоснование доводов апелляционной жалобы предприниматель указывает на необоснованный отказ суда первой инстанции в удовлетворении его ходатайства о назначении экспертизы, а также на неверный вывод суда первой инстанции о наличии у ООО "НПО "Вектор" права преждепользования.

В письменных пояснениях, ответчик отклонил доводы апелляционной жалобы, сослался на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие истца, третьего лица.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Джуманьязов Олег Андреевич является обладателем исключительного права на полезную модель "Вспомогательный насосный блок вакуумной машины" по патенту N 172784 по заявке N 2017100222 с приоритетом от 09 января 2017 года.

Формула полезной модели: вспомогательный насосный блок вакуумной машины, содержащий нагнетательную систему с насосом и дополнительно установленный второй насос, отличающийся тем, что в устройстве соосно установлены вакуумный насос с левым вращением вала и дополнительный вакуумный насос с правым вращением вала, собранные в блок посредством муфты резиновой, со стороны насоса с левым вращением вала установлен шкив под ремень для передачи вращения от карданного вала на муфту, со стороны насоса с правым вращением вала установлен шкив для передачи вращения через муфту на вал дополнительного второго насоса (том 1 л.д. 21-22).

Истец предполагает, что ООО НПО "Вектор" нарушает исключительное право истца на полезную модель по следующим основаниям.

ИП Джуманьязову Олегу Андреевичу стало известно, что ответчиком - ООО НПО "Вектор" предлагаются к продаже товар - МВ-16 КАМАЗ-65115 Е4 (двухнасосная), МВ-18 КАМАЗ-6520 (сдвоенный насос), при производстве которых, по мнению истца, используется насосный блок вакуумной машины, формула которого приведена в патенте на полезную модель.

Предложение о продаже товара размещено на сайте www.vektornpo.ru, принадлежащем ответчику.

16 октября 2017 года временно исполняющей обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа Зылевич Светланой Юрьевной произведен нотариальный осмотр сайта www.vektornpo.ru, о чем составлен протокол осмотра письменных доказательств путем осмотра сайта N 24АА 2952328 (том 1 л.д. 23-35).

Истец, ссылаясь на то, что в производстве и продаже следующего товара: МВ-16 КАМАЗ-65115 Е4 (двухнасосная), МВ-18 КАМАЗ-6520 (сдвоенный насос) использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели "Вспомогательный насосный блок вакуумной машины" по патенту N 172784.

Отказывая истцу в удовлетворении требований, суд пришел к выводу о недоказанности истцом нарушения его прав ответчиком, а также наличии у ответчика права преждепользования.

Заслушав объяснения представителя ответчика, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданское законодательство основывается на необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В силу подпункта 8 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ полезная модель является одним из результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Пунктом 1 статьи 1345 ГК РФ установлено, что интеллектуальные права на полезную модель являются патентными правами.

Согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на полезную модель.

Пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса (для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требованием от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Из оснований требований истца и указанных норм права по настоящему спору о нарушении исключительного права на полезную модель входит установление обстоятельств использования ответчиком в предлагаемых к продаже товарах каждого признака, приведенного в формуле полезной модели к патенту истца N 172784 по заявке N 2017100222 с приоритетом от 09 января 2017 года.

Указанные обстоятельства возможно установить путем назначения судебной экспертизы.

Истец обратился в арбитражный суд с ходатайством о назначении судебной патентоведческой экспертизы по вопросу: есть ли в товаре ответчика (в его насосном блоке) каждый признак, приведенный в формуле полезной модели, приведенной в патенте на полезную модель N 172784, приоритет модели 09.01.2017, дата государственной регистрации в государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 24.07.2017? (т.2, л.д.17).

01.04.2019 судом первой инстанции с целью разрешения ходатайства истца направлены запросы в экспертные организации: Южно-Уральская торгово-промышленная группа патентных поверенных, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ООО "Южуралпатент" о возможности проведения судебной экспертизы по вопросу:

возможно ли по черно-белой фотографии вспомогательных насосных блоков вакуумной машины, установленных на изделиях МВ-16 КАМАЗ-65115 Е4 (двухнасосная) и МВ-18 КАМАЗ-6520 (сдвоенный насос), определить наличие (отсутствие) всех признаков независимых пунктов формулы полезной модели по патенту N 172784, а именно: вспомогательный насосный блок вакуумной машины, содержащий нагнетательную систему с насосом и дополнительно установленный второй насос, отличающийся тем, что в устройстве соосно установлены вакуумный насос с левым вращением вала и дополнительный вакуумный насос с правым вращением вала, собранные в блок посредством муфты резиновой, со стороны насоса с левым вращением вала установлен шкив под ремень для передачи вращения от карданного вала на муфту, со стороны насоса с правым вращением вала установлен шкив для передачи вращения через муфту на вал дополнительного второго насоса?

Суд первой инстанции указал, что возможность передать на экспертизу оригинал насоса отсутствует.

03.04.2019 в Арбитражный суд Челябинской области от Южно-Уральской торгово-промышленной палаты поступил ответ на запрос суда, согласно которому формулировка категоричного вывода по поставленному вопросу будет зависеть от качества представленных на экспертизу фотоматериалов (том 2 л.д. 85).

04.04.2019 в Арбитражный суд Челябинской области от ООО "Челпатент" поступил ответ на запрос суда, согласно которому по фотографиям не представляется возможным сделать выводы об использовании всех признаков по патенту N 172784 (том 2 л.д. 87).

08.04.2019 в судебном заседании суда первой инстанции экспертом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Солодкиной Л.А. обозревались фотографии образцов ответчика с целью выяснения возможности проведения судебной экспертизы, эксперт пояснила о невозможности проведения судебной экспертизы по представленным в материалы дела фотографиям.

С учетом мнения эксперта, суд первой инстанции в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынес определение об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении судебной экспертизы по представленным фотографиям, при этом к мнению истца о проведении судебной экспертизы в городе Красноярске суд отнесся критически, указав на сомнение в добросовестности проведения судебной экспертизы (т.2, л.д.95-96).

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец полагает возможным установление использования каждого признака формулы полезной модели в устройстве ответчика по имеющимся черно-белым фотографиям устройства ответчика (т.1, л.д.32), вместе с тем, экспертные учреждения по запросу суда указали, что проведение судебной экспертизы с такой фиксацией устройства ответчика невозможно.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно договору от 20.12.2016 N 104-12/16 на поставку навесного оборудования: автоцистерна вакуумная МВ-18 с установкой на давальческое шасси КАМАЗ 6520-3072-43 ответчиком 20 декабря 2016 года (то есть до момента подачи заявки истцом на регистрацию полезной модели - 09.01.2017) была поставлена одна единица навесного оборудования (том 1, л.д. 74- 77).

При этом, как указал ответчик, за период с 09.01.2017 по настоящее время автомашины с установленными на них сдвоенными насосами им не реализовывались и не производились, указанное исключает возможность представления насоса в натуре.

При этом не может быть принята ссылка истца на ответ ООО "Межрегиональное бюро экспертиз", подтверждающий возможность проведения экспертизы по фотографиям, так как в своем ответе ООО "Межрегиональное бюро экспертиз" указало, что помимо фотографий эксперту необходимы описание товара (в его насосном блоке), имеющиеся рекламные материалы, иллюстрации, схемы и прочие материалы на товар (т.2, л.д.19).

Между тем, указанная документация отсутствует, что не позволило суду первой инстанции назначить проведение судебной экспертизы, так как использование полезной модели истца в устройстве ответчика требует толкование ее формулы, как указали экспертные учреждения, а осуществление такого толкования только на основании черно-белых фотографий не представляется возможным.

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлено мнение: ответ ПАО "Уральская кузница" от 30.01.2019 о том, что в результате анализа полезной модели и фотографий 2-х устройств ответчика с технической точки зрения объективно видны отличия указанных устройств, а именно: существенные различия как в принципе соединения узлов, так и в размещении оборудования и его подключения, габаритных размеров, кроме того, устройство ответчика имеет ряд существенных отличий от полезной модели (том 2, л.д. 4).

В свою очередь, истцом в опровержение довода ответчика не представлено заключение специалиста об обратном, кроме того, истец не обращался к ответчику, третьему лицу с запросом о предоставлении описания и чертежей, по которым, по мнению истца, могло быть изготовлено устройство ответчика, также не обращался и за содействием к суду в порядке части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об истребовании доказательств.

Таким образом, истец не доказал нарушение исключительного права на полезную модель путем введения ответчиком в гражданской оборот товара МВ-16 КАМАЗ-65115 Е4 (двухнасосная), МВ-18 КАМАЗ-6520 (сдвоенный насос), где используется насосный блок вакуумной машины, содержащий каждый признак полезной модели в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, обладателем которого является истец.

В соответствии разъяснениями, изложенными в пунктах 126 - 128 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 30 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв.Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), для оценки использования лицом созданного независимо от автора тождественного решения в своей деятельности, что указывает на наличие у него права преждепользования, необходимо принимать во внимание о необходимых приготовлениях, которое квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Как следует из материалов дела, в обоснование наличия у ответчика права преждепользования представлен договор от 20.12.2016 N 104-12/16 на поставку навесного оборудования: автоцистерна вакуумная МВ-18 с установкой на давальческое шасси КАМАЗ 6520-3072-43 ответчиком 20.12.2016, то есть до момента подачи заявки истцом на регистрацию полезной модели 09.01.2017 (том 1 л.д. 74-77).

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что истец, указывая на направление 24.03.2016 третьему лицу разобранного насосного блока для установки на автоцистерну истца (т.1, л.д.132-154), полагает, что придуманное и разработанное Джуманьязовым О.А. решение вспомогательного насосного блока вакуумной автоцистерны стало известно ответчику через третье лицо, вместе с тем не представляет доказательств указанных обстоятельств.

Однако в решении суда первой инстанции в отсутствие доказательств использования ответчиком решения, тождественного запатентованному решению истца, поэтому суд апелляционной считает ошибочным вывод суда первой инстанции о наличии права преждепользования у ответчика.

Между тем, неверный вывод суда первой инстанции не привел к принятию неправильного решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 10.04.2019 по делу N А76-21868/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Джуманьязова Олега Андреевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

Н.А. Иванова П.Н. Киреев