Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2019 г. N 18АП-8258/19

г. Челябинск

31 июля 2019 г.

Дело N А76-8501/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 июля 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Костина В.Ю.,

судей Арямова А.А., Плаксиной Н.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чубчанковой К.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.04.2019 по делу N А76-8501/2017 (судья Мухлынина Л.Д.),

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" - Быков В.А. (паспорт, доверенность от 29.05.2017);

от ответчика: общества с ограниченной ответственностью ПК "Царь-упаковка" - Бывальцев Б.В. (паспорт, доверенность от 15.10.2018), Рощупкин Н.А, (паспорт, доверенность от 01.02.2019), Гопфауф Н.П. (паспорт, доверенность N 4 от 09.01.2019).

Общество с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" (далее - истец, ООО "Агентство интеллектуальной собственности", Агентство) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь-упаковка" (далее - ответчик, ООО ПК "Царь-упаковка", Производственная компания)

- о прекращении производства и реализации изделий Пкр-15;

- об обязании ответчика изъять все имеющиеся в наличии экземпляры Пкр-15 из оборота и уничтожить их;

- о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на полезную модель.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по существу истцом заявлено ходатайство об отказе от исковых требований в части взыскания компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на полезную модель.

Определением суда от 06.12.2017 (резолютивная часть от 30.11.2017) отказ от иска принят, производство по делу в указанной части прекращено.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2017 (резолютивная часть решения объявлена 30.11.2017) в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2017 по делу N А76-8501/2017 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2017 по делу N А76-8501/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 по тому же делу отменено. Дело N А76-8501/2017 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Маревен Фуд Сэнтрал", ОГРН: 1065077007489, д. Ивановское, Серпуховского района Московской области, Бушуева Юлия Борисовна, г. Челябинск, Гуричев Виктор Борисович, г. Москва, Паничев Юрий Владимирович, г. Москва.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 30.04.2019 (резолютивная часть решения объявлена 25.04.2019) в удовлетворении заявленных требований отказано.

С общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" в доход федерального бюджета взыскано 12000 руб. государственной пошлины.

Истец не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права.

В апелляционной жалобе просит решение суда первой инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ООО "Агентство интеллектуальной собственности" указывает на то, что действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента.

ООО "Агентство интеллектуальной собственности" считает, что судом первой инстанции при новом рассмотрении дела нарушены нормы материального и процессуального права. Истец не согласен с основаниями, по которым суд отказал в удовлетворении иска, поскольку материалы дела содержат изделия, закупленные у ответчика. При этом в качестве доказательства для проведения экспертизы самим ответчиком была представлена вся номенклатура производимых им изделий, которая подробно была изучена судебным экспертом и размеры, установленные экспертом, совпадают с размерами для пластиковой крышки ПКР-15, которая так и была поименована на сайте ответчика. Из отзыва третьего лица Бушуевой видно, что именно эту крышку ПКР-15 та, закупила у ответчика и перепродала истцу. Истец уверен, что в гражданский оборот ответчиком вводилась именно эта пластиковая крышка. Ответчик сам не отрицал, что производит тождественное изделие. При этом доказательств того, что представленные крышки не имеют отношения к ответчику в суд не представлено. Вывод суда об отсутствии доказательств о принадлежности крышек не соответствует материалам дела, принципу эстоппель и рекомендациям Суда по интеллектуальным правам.

Считает, что суд первой инстанции не верно толкует смысл иформационного письма ВАС РФ N 122, и говорит о "конкурирующих" патентах на объекты патентных прав.

Полагает, что стороны признали, что независимые пункты их патентов на полезную модель не обладают одинаковыми признаками.

Ссылается на то, что судебной экспертизой подтверждено использование всех признаков независимого пункта формулы полезной модели Истца по патенту N 130592, в связи с чем, наличие у Ответчика полезной модели по патенту N 155995, а также тот факт, что по данной полезной модели также используется спорное изделие не освобождает ответчика от ответственности в силу ч. 4 ст. 1358 ГК РФ, а исключительные права Истца признаются нарушенными.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте слушания дела на интернет-сайте суда; в судебное заседание представители от третьих лиц не явились.

С учетом мнения представителей истца и ответчика в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие третьих лиц.

В судебном заседании заслушаны пояснения представителя истца относительно доводов апелляционной жалобы. Решение суда первой инстанции просит отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить. Представители ответчика поддержали возражения против доводов апелляционной жалобы.

В судебном заседании представитель истца заявлял ходатайство о приобщении к материалам дела протокола нотариуса с интернет-сайта ответчика.

В судебном заседании, руководствуясь частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", суд апелляционной инстанции протокольным определением отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку уважительных причин нереализации своего права на представление доказательств при рассмотрении дела в суде первой инстанции суду не названо.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Гуричев Виктор Борисович и Паничев Юрий Владимирович являются патентообладателями полезной модели, защищенной патентом РФ N 130592 от 23.04.2013 (т.1, л. д. 29).

Согласно описанию полезной модели действие патента было прекращено 24.04.2014 и восстановлено 10.05.2016.

Также имеется запись о государственной регистрации договора N РД0216980 от 20.02.2017 о распоряжении исключительным правом.

Истец является правопользователем полезной модели, защищенной патентом РФ N 130592 "Крышка контейнера для пищевых продуктов", на основании исключительной лицензии на срок действия патента на территории РФ N РД0216980 от 20.02.2017, зарегистрированном Федеральной службой по интеллектуальной собственности (т.1 л. д. 31-32).

Истцу стало известно, что ответчиком введена в гражданский оборот универсальная крышка для упаковки контейнеров ПКР-15, что подтверждается сведениями с сайта "http://www.kigpack.ru./tube/pkr-15".

Ссылаясь на то, что ООО ПК "Царь-упаковка" в выпускаемой и реализуемой продукции использует все признаки, присущие полезной модели по патенту Российской Федерации N 130592, право использования которой передано Агентству на исключительных условиях, последнее обратилось в суд с настоящим иском, из которого следует, что ответчиком реализуется указанная крышка неограниченному кругу лиц, что подтверждается договором купли - продажи N 50 от 26.09.2016, спецификацией к нему, универсальным передаточным документом от 08.09.2016, счетом на оплату N 683 от 26.09.2016 и декларацией о соответствии (т.1, л.д. 20-37). Указанный комплект документов и образцы полезной модели ПКР - 15 (крышки) получены истцом в результате проведения контрольной закупки.

Образцы полезной модели, приобретенные у ответчика, истцом были переданы специалистам для проведения патентно - технического исследовании.

В выводах заключения специалистов ООО "Агентство интеллектуальной собственности" по результатам проведения патентно - технического исследования указано, что приведенный выше сравнительный анализ признаков исследуемого образца и признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте 1 формулы патента РФ N 130592 и поясняемых описанием и графическими материалами данного патента, позволяет сделать вывод о том, что образцу присущи все признаки независимого пункта 1 формулы патента РФ 130592 (т.1, л. д. 64).

Истцом в адрес ответчика 28.02.2017 направлена претензия с требованием прекратить производство и реализацию ПКР-15, а также изъятии всех имеющихся в наличии экземпляров ПКР - 15 из оборота и их уничтожении (т. 1, л.д. 16-17), однако требование истца ответчиком не исполнено, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии нарушения ответчиком патентных прав истца.

Оценив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В силу подпункта 8 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель является одним из результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что интеллектуальные права на полезную модель являются патентными правами.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1345, пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации автору полезной модели, патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель, в частности исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Согласно статье 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на полезную модель.

Пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица, кроме правообладателя, не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

На основании пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из вышеуказанной нормы, изделие признается изготовленным с использованием запатентованных промышленного образца или полезной модели, если оно содержит все их существенные признаки.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что доказательства, подтверждающие все обстоятельства, подлежащие определению для установления права преждепользования, в материалы дела не представлены, соответственно, возможность установить право преждепользования отсутствует. Кроме этого, получение Производственной компанией в период прекращения действия патента Российской Федерации на полезную модель N 130592, патента Российской Федерации на полезную модель N 155995, в описании которой в качестве прототипа указан патент Российской Федерации N 130592, не является основанием для вывода о возникновении права послепользования. Поскольку на момент восстановления действия патента Российской Федерации N 130592 ответчиком зарегистрирован патент Российской Федерации N 155995, право послепользования у ответчика также отсутствует.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждено, что общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь - Упаковка" зарегистрировано в качестве юридического лица 23.09.2014, основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий для упаковки товаров (ОКВЭД - 22.22).

Ответчиком представлен патент РФ на полезную модель N 155995 "Стопка крышек контейнеров для пищевых продуктов", патентообладателем которого является ООО Производственная компания "Царь - Упаковка", приоритет полезной модели 17.12.2014, патент зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 01 октября 2015 г, срок действия патента истекает 17 декабря 2024 г. (т.1, л.д. 62).

В описании полезной модели к патенту N 155995 указано, что уже известно укладываемое при изготовлении в стопу изделие в виде крышки для контейнеров для пищевых продуктов, описанное в патенте РФ N130592 от 23.04.2013, также указано, что патент РФ N130592 выбран в качестве прототипа патента ответчика, что не отрицается ответчиком. Между тем, доказательства оспаривания (признание недействительным) истцом патента N 155995, в материалах дела отсутствуют.

Как следует из материалов дела истцу стало известно, что ответчиком введена в гражданский оборот универсальная крышка для упаковки контейнеров ПКР-15, что подтверждается сведениями с сайта "http://www.kigpack.ru./tube/pkr-15". По мнению истца, ответчиком реализуется указанная крышка неограниченному кругу лиц, что подтверждается договором купли - продажи N 50 от 26.09.2016, спецификацией к нему, универсальным передаточным документом от 08.09.2016, счетом на оплату N 683 от 26.09.2016 и декларацией о соответствии (т. 1, л.д. 20-37). Этот комплект документов и образцы полезной модели ПКР -15 (крышки) получены истцом в результате проведения контрольной закупки. Образцы полезной модели, приобретенные у ответчика, истцом были переданы специалистам для проведения патентно - технического исследовании.

В заключении специалиста ООО "Агентство интеллектуальной собственности" по результатам проведения патентно - технического исследования указано, что приведенный выше сравнительный анализ признаков исследуемого образца и признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте 1 формулы патента РФ N 130592 и поясняемых описанием и графическими материалами данного патента, позволяет сделать вывод о том, что образцу присущи все признаки независимого пункта 1 формулы патента РФ N 130592.

При рассмотрении дела по ходатайству ответчика судом назначена судебно-патентоведческая экспертиза. Проведение судебной экспертизы поручено эксперту ООО "Челпатент" Крешнянской Елене Анатольевне (т.1, л.д. 147-148).

На разрешение патентного поверенного поставлены следующие вопросы:

1. Используется ли в изделии ПКР - 15 производства общества с ограниченной ответственностью "Царь - Упаковка" каждый признак независимого пункта формулы полезной модели общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" (патент на полезную модель N 130592 "Крышка контейнера для пищевых продуктов") или признак, эквивалентный ему?

2. Идентичны ли между собой изделие, представленное в материалы дела обществом с ограниченной ответственностью "Царь - Упаковка", и изделие, представленное в материалы дела общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности", по конструктивным элементам, их форме, взаимному расположению и взаимосвязи между ними, а также по составу материалов (веществ), входящих в изделия конструктивных элементов?

По результатам проведенной экспертизы экспертом представлено экспертное заключении, в соответствии с которым экспертом сделаны следующие выводы на вопрос N 1: "В изделии ПКР - 15 производства ООО ПК "Царь - Упаковка" использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели ООО "Агентства интеллектуальной собственности" (патент на полезную модель N130592 "Крышка контейнера для пищевых продуктов)".

На вопрос N 2 сделаны следующие выводы: "Изделие, представленное в материалах дела ООО ПК "Царь - Упаковка", и изделие, представленное в материалы дела ООО "Агентства интеллектуальной собственности", по конструктивным элементам, их форме, взаимному расположению и взаимосвязи между ними, а также по составу материалов (веществ), входящих в изделие конструктивных элементов, не являются идентичными.

В целях изделия сходны. Отличия касаются количества и расположения углублений" (т.2, л.д. 64).

Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца.

При разработке патента ответчиком за основу взят патент истца.

Соглашение о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.

Ответчиком в материалы дела представлены следующие доказательства: письмо N 326 от 25.06.2012 в котором ответчик извещает ООО "Доширак Коя" о готовности поставлять крышку пластиковую в объеме 5 млн. штук, договоры на поставку N 72 от 01.11.2012, N 73 от 01.11.2012 (т.1, л.д. 70-96).

На основании представленных доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу, что указанные договоры подтверждают факт изготовления и реализации крышек ранее установления приоритета по патенту N 130592 от 23.04.2014, подтверждают наличие у ответчика производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства спорной продукции (т.2, л.д. 139-147, т.3, л.д. 1-118).

Судом первой инстанции установлено, что патент на полезную модель N 155995 был получен ответчиком в период, когда патент истца N 130592 от 23.04.2013 не действовал (т.е. в период прекращения действия патента N 130592 от 23.04.2013).

ООО ПК "Царь-Упаковка" в материалы дела представлены доказательства использования полезной модели в период прекращения действия патента истца: договор ЦУ/МФС-ТУМ - 01 от 23.10.2014 с ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" на поставку крышки ПКР - 15 (т.1, л.д. 85-95), товарные накладные, которые подтверждают что полезная модель ПКР - 15 использовалась ответчиком в период 2015-2016 год, то есть в период прекращения патента N 130592, действие которого было восстановлено 10.05.2016.

В тот период времени, когда правовая охрана полезной модели (промышленному образцу) не предоставляется, каждый имеет право свободно использовать полезную модель (промышленный образец) без каких-либо ограничений. И только восстановление действие патента порождает обязанность у лиц, использующих полезную модель (промышленный образец) устранения патентообладателем препятствий к охране, применять в своей деятельности объект правовой охраны по соглашению с его обладателем (т.е. патентообладателем).

Следовательно, в период 24.04.2014 по 10.05.2016 у полезной модели с патентом N 130592 с приоритетом от 23.04.2013 отсутствовала правовая охрана.

В период отсутствия правовой охраны у патента N 130592 от 23.04.2013 ответчиком был получен патент N155995 с приоритетом от 17.12.2014 "Стопка крышек контейнеров для пищевых продуктов".

Из пояснений ответчика, представленных в суды первой и апелляционной инстанции, следует, что дальнейшее производство крышек для контейнеров осуществлялось в соответствии с полученным патентом.

Как указывалось, право пользования возникает в том случае, если после восстановления действия патента лицо продолжает использовать полезную модель, патент на которую ему не принадлежит, в отсутствие собственного патента на полезную модель.

В настоящем деле ответчику принадлежит собственный патент, зарегистрированный и неоспоренный в установленном законом порядке.

Как указывалось выше, в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового, в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Согласно разъяснениям п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.12.2007 N 122 при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Для применения указанного пункта необходимо, чтобы в изготавливаемом изделии использовался каждый признак независимых пунктов формулы патента истца и при этом ответчик бы являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимой формулы.

Как следует из материалов дела, в ходе проведения экспертизы установлено, что в изделии ПКР - 15 производства ООО ПК "Царь - Упаковка" использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели ООО "Агентства интеллектуальной собственности" (патент на полезную модель N 130592 "Крышка контейнера для пищевых продуктов)".

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Следовательно, по смыслу п.3 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, полезная модель истца использована в полезной модели ответчика, что также подтверждается проведенной экспертизой.

Таким образом, коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что требования истца к ответчику не подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком патент Российской Федерации N 155995 на полезную модель с более поздней датой приоритета, но имеющий одинаковые (эквивалентные) признаки, приведенные в независимом пункте формулы, в установленном законом порядке не был признан недействительным, а следовательно, действия ответчика по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения прав патентообладателя патента Российской Федерации N 130592 с более ранней датой приоритета.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что в описании патента Российской Федерации на полезную модель N 155995 полезная модель, защищенная патентом Российской Федерации N 130592, указана в качестве прототипа, то есть технического решения, обладающего наиболее близкой совокупностью существенных признаков. Т.е. технические решения не обладают полным набором тождественных или эквивалентных признаков, а полезная модель с более поздней датой приоритета обладает отличительными от прототипа признаками.

Во исполнение указаний постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 судом первой инстанции в ходе повторного рассмотрения дела был поставлен вопрос об осуществлении сравнительного анализа признаков полезных моделей по патентам Российской Федерации N 130592 и N 155995 с целью установить или опровергнуть их тождественность или эквивалентность (всего перечня).

В ходе судебного разбирательства между сторонами 10.04.2019 в порядке ч. 2 ст. 70 АПК РФ подписано соглашение о признании обстоятельств, принимаемых арбитражным судом в качестве фактов, не требующих доказывания, в соответствии с текстом которого стороны достигли соглашения о признании следующих обстоятельств по делу в качестве фактов, не требующих доказывания:

- в спорных изделиях ПКР-15 (модификации с количеством углублений на сторонах крышки по формуле "22*33" и "33*44") используется полезная модель "Стопа крышек контейнеров для пищевых продуктов" по патенту РФ N 155995;

- совокупность признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели "КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" по патенту РФ N 130592 и совокупность признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели "Стопа крышек контейнеров для пищевых продуктов" по патенту РФ N 155995, не являются идентичными (тождественными/одинаковыми).

Факт заключения такого соглашения повлек отказ сторон от проведения судебной экспертизы на предмет установления идентичности формул полезных моделей, используемых сторонами.

В ходе судебного разбирательства ответчик настаивал на том, что при производстве продукции им используется полезная модель "Стопа крышек контейнеров для пищевых продуктов" по патенту РФ N 155995.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что материалы дела не содержат доказательств того, что на день принятия настоящего искового заявления к производству, а также на день принятия судом решения истцом производятся или вводятся в оборот изделия Пкр-15, содержащие все существенные признаки полезной модели истца.

В качестве доказательства введения в гражданский оборот универсальной крышки для упаковки контейнеров ПКР-15 истцом представлены протокол осмотра письменного доказательства от 06.03.2017, составленный Марковой О.Б. нотариусом города Москвы, договор купли - продажи N 50 от 26.09.2016, спецификация к нему, универсальный передаточный документ от 08.09.2016, счет на оплату N 683 от 26.09.2016 и декларация о соответствии.

Анализ перечисленных документов позволяет утверждать о факте приобретения следующего товара: крышка 172*137*9 размер поставляемых крышек, но не являются надлежащим подтверждением относимости приобретенного товара к изделию "Пкр-15", и не могут подтвердить их относимость к "Пкр-15", производимой ответчиком с использованием полезной модели истца. Также эти документы не установили какое-либо отношение ответчика к приобретенному у третьего лица товару.

Из представленного универсального передаточного документа N 1 от 20.01.2017 нельзя сделать вывод, что третьим лицом истцу передан товар, производителем которого является именно ответчик.

Эти обстоятельства в ходе судебного разбирательства судом первой инстанции ставились на обсуждение, однако истец не представил суду иных доказательств, свидетельствующих о том, что ответчиком изготавливаются и предлагаются к продаже, в период с даты обращения в суд с иском до даты принятия решения, спорные крышки.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что из содержания представленных истцом в материалы дела документов не усматривается доказательств того, что ответчик нарушает исключительное право истца на полезную модель путем изготовления крышек ПРК-15 и введения спорных товаров в хозяйственный оборот.

Учитывая то обстоятельство, что истцом в материалы дела не представлены доказательства того, что ответчик производит и вводит в гражданский оборот спорные крышки с использованием всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту истца, требование истца о прекращении производства и реализации изделий Пкр-15 и об обязании ответчика изъять все имеющиеся в наличии экземпляры Пкр-15 из оборота и уничтожить их фактически будет означать запрет на использование ответчиком исключительных прав на полезную модель по патенту РФ N 155995, что противоречит сущности исключительного права, установленной пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением, соответственно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; это требование должно быть конкретизировано по предмету и фактическим основаниям. Данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения, доказывание наличия которого относится к процессуальному бремени истца.

Ни одно из исследованных доказательств не свидетельствует о наличии в действиях ответчика длящегося и продолжающегося к моменту принятия решения суда, нарушения исключительного права на полезную модель. В связи с чем, не имеет значения, имелось ли нарушение исключительных прав в ранее совершавшихся ответчиком действиях, на которые ссылался истец, поскольку данные обстоятельства не могут повлиять на результат рассмотрения настоящего спора в рамках заявленных истцом требования, учитывая отсутствие нарушения, длящегося на момент принятия судом решения.

По мнению апелляционной инстанции, все представленные в материалах дела доказательства оценены судом первой инстанции с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи надлежащим образом, результаты этой оценки отражены в судебном акте.

Доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании действующего законодательства и опровергаются материалами дела, а потому оснований для ее удовлетворения не имеется.

Всем доказательствам, представленным сторонами, обстоятельствам дела, а также доводам, в том числе, изложенным в жалобе, суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку, оснований для переоценки выводов у суда апелляционной инстанции в силу ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.04.2019 по делу N А76-8501/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

В.Ю. Костин

Судьи

А.А. Арямов Н.Г. Плаксина