Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2019 г. N 09АП-38334/19

г. Москва

01 августа 2019 г.

Дело N А40-264727/18

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Б. Расторгуева, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 мая 2019 года

по делу N А40-264727/18, принятое судьей О.В. Козленковой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО"

(ОГРН: 1117746349764; 111024, город Москва, Авиамоторная улица, 65 стр.1)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Современные пищевые технологии"

(ОГРН: 5147746233432; 105523, город Москва, Щёлковское шоссе, дом 100 корпус 1а, этаж 1 пом 12)

третьи лица: Роспатент, ООО "ДЖИДИСИ"

о защите исключительных прав на промышленный образец

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ларшин Р.В. по доверенности от 07.03.2019, Пелих А.Н. по доверенности от 07.03.2019

от ответчика: Киселев М.М. по доверенности от 16.01.2017

от третьих лиц: от Роспатента - извещено, представитель не явился; от ООО "ДЖИДИСИ" - извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" (далее - ООО "ДЖИДИПРО", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Современные пищевые технологии" (далее - ООО "Современные пищевые технологии", ответчик) просило:

- обязать ООО "Современные пищевые технологии" признать исключительное право ООО "ДЖИДИПРО" на промышленный образец - "Салатник с прозрачной крышкой, патент N 102942, по заявке N 2016501196 с датой приоритета от 01.04.2016;

- обязать ООО "Современные пищевые технологии" прекратить незаконное использование исключительных имущественных прав на промышленный образец - "Салатник с прозрачной крышкой, патент N 102942, по заявке N 2016501196 с датой приоритета от 01.04.2016 в своей деятельности и прекратить действия по предложению к продаже, использованию, рекламе, иному вводу в гражданский оборот продукции с использованием запатентованного промышленного образца ООО "ДЖИДИПРО";

Изъять из оборота и уничтожить:

А) Контрафактную продукцию, используемую при упаковке пищевых продуктов, реализуемых через сеть городских кофеен "Три правила", расположенных по следующим адресам:

- г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4 (ТЦ "Авиапарк", 4 этаж);

- г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, фудкорт (ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, 4 этаж);

* г. Москва, Пресненская набережная, д. 2 (ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, 2 этаж);

* г. Москва, ул. Сходненская, д. 56 (ТРЦ "Калейдоскоп");

* г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100 (ТЦ "Щелково");

* Московская обл., г. Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2 (ТРК "Красный кит");

* г. Москва, ул. Вавилова, д. 3 (ТРЦ "Гагаринский");

* г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61 А (ТЦ "Калужский");

* г. Москва, Олимпийская деревня, д.З., к. 1 (ТЦ "Фестиваль");

* г. Москва, ул. Фестивальная, д. 2 Б (ТРЦ "Речной");

* г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 (ТРК "Щука");

* г. Моква, Лениградское шоссе, д. 164Ас 4 (ТЦ "Метрополис");

* г. Москва, Головинское шоссе, д. 5 (ТЦ "Водный");

* г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. ЗА (ТДК "Тройка");

* г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 13 (ТРЦ "Ереван Плаза");

* г. Москва, д.1 с 1 (ТЦ "Звездочка").

Б) Рекламные материалы и изображения (фото) изделий с использованием запатентованного промышленного образца по патенту N 102942 (правообладатель ООО "ДЖИДИПРО), в том числе, размещенные на сайте

www.http://3pravila.com/

Уничтожение контрафактной продукции, рекламных материалов и фотографий, в том числе, расположенных на сайте www.http://3pravila.com/ произвести за счет ООО "Современные пищевые технологии". Опубликовать в официальном бюллетене "Промышленные образцы" Федерального органа по интеллектуальной собственности Решение суда о неправомерном использовании ООО "Современные пищевые технологии" исключительных прав ООО "ДЖИДИПРО" на gатент N 102942, по заявке N 2016501196 с датой приоритета от 01.04.2016 за счет ООО "Современные пищевые технологии".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент, ООО "ДЖИДИСИ".

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил исковые требования, в которых просил признать незаконными действия ООО "Современные пищевые технологии", выраженные в использовании изделий, воспроизводящих все существенные признаки запатентованного промышленного образца "Салатник с прозрачной крышкой", патент N 102942, по заявке N 2016501196 с датой приоритета от 01.04.2016, в качестве упаковки для пищевых продуктов при реализации готовой пищевой продукции в розничной сети городских кафе "Три правила".

Изъять из оборота и уничтожить:

А) Контрафактные изделия, используемые при упаковке пищевых продуктов, реализуемых через сеть городских кофеен "Три правила".

Б) Изображения (фото) пищевой продукции, упакованной в изделия с использованием всех существенных признаков запатентованного промышленного образца по патенту N 102942 (правообладатель ООО "ДЖИДИПРО), в том числе, размещенные на сайте www.http://3pravila.com/.

Уничтожение контрафактных изделий, воспроизводящих по всем существенным признакам патент N 102942, используемых при упаковке пищевой продукции, принадлежащей ООО "Современные пищевые технологии", а также изображений (фото) в том числе, расположенных на сайте www.http://3pravila.com/ произвести за счет ООО "Современные пищевые технологии".

3. Опубликовать в официальном бюллетене "Промышленные образцы" Федерального органа по интеллектуальной собственности Решение суда о неправомерном использовании ООО "Современные пищевые технологии" исключительных прав ООО "ДЖИДИПРО" на патент N 102942, по заявке N 2016501196 с датой приоритета от 01.04.2016 за счет ООО "Современные пищевые технологии".

Судом первой инстанции указанные уточнения исковых требований приняты к рассмотрению.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на то, что ответчик подтвердил обстоятельства введения в гражданский оборот товара, который был упакован в контейнер с прозрачной крышкой, сопоставительный анализ признаков промышленного образца по патенту РФ N 102942 и признаков изделия - контейнер с прозрачной пластиковой крышкой, показал, что использованы все признаки промышленного образца, что позволяет сделать вывод о том, что промышленный образец использован в изделии ответчика.

Несмотря на то, что судом первой инстанции было установлено использование промышленного образца в изделии, которое вводится в гражданский оборот ответчиком, в удовлетворении исковых требований отказано, что является нарушением норм материального и процессуального права.

В материалы дела приобщено два контейнера, в которые были упакованы товары, приобретенные у ответчика, на одном контейнере была проставлена маркировка "3 правила", второй контейнер не содержал какую-либо маркировку, однако данному обстоятельству оценка не дана, не исследовался товар, который был приобретен по договору, на предмет его идентичности с контейнером, в который был упакован товар ответчика. Несмотря на указанное обстоятельство, суд первой инстанции согласился с доводом ответчика о том, что его товар был упакован в контейнер, купленный у третьего лица.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

Судом апелляционной инстанции заседание 17.07.2019 было отложено, поскольку вещественные доказательства в материалах дела отсутствовали.

В адрес суда по запросу направлены вещественные доказательства - два контейнеры.

В заседании суда апелляционной инстанции 29.07.2019 представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направили.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2019 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем патента РФ N 102942 на промышленный образец Салатник с прозрачной крышкой, дата подачи заявки: 01.04.2016, дата регистрации: 06.04.2017.

Как указывает истец, 30.03.2018 и 26.04.2018 заявитель произвел две закупки товара, упакованного в изделие, при производстве которых использовался запатентованный образец заявителя.

Истец указал следующие существенные признаки образца "Салатник с прозрачной крышкой":

- выполнением контейнера из картона и наложением пластиковой прозрачной крышки;

- выполнением в виде усеченной четырехугольной пирамиды, получаемой путем сложения заранее подготовленной картонной заготовки таким образом, что дном контейнера является меньшее основание пирамиды;

- креплением треугольных двухслойных клапанов снаружи контейнера с помощью клея;

- наличием рицовок на дне и треугольных фланцах для более острого формирования сложенных граней;

- наличием в верхней части каждой из четырех боковых граней по периметру отворота наружу, имеющего в центральной части удлинение в виде полукруглого выступа;

- выполнением пластиковой прозрачной крышки четырехгранной формы, при этом нижней части по периметру выполнен плоский горизонтальный четырехугольный участок со скругленными внешними углами, переходящий по радиусам скругления в непродолжительный восходящий участок, переходящий в свою очередь снова во второй плоский горизонтальный четырехугольный участок;

- наличием объемных выступов-замков прямоугольной формы с закругленными стаями, направленных внутрь крышки, и расположенных по две на каждой из четырех ее сторон для фиксации крышки;

- колористическое решение характеризуется натуральным золотисто-коричневым цветом крафт-картона;

- наличием полного ламинированного внутреннего слоя;

- возможны нанесение печати на упаковку и исполнение внутреннего минированного слоя как прозрачными, так и цветными пленками.

При этом, истцом при сравнительном анализе установлено, что изделие реализуемое ответчиком идентично запатентованному промышленному образцу.

Указанные выводы истца также подтверждены заключением патентного поверенного о проведении сопоставительного анализа товаров "Салатники".

Поскольку ответчик от использования интеллектуальной собственности истца получает прибыль, тем самым причиняя убытки истцу, и вводит покупателей в заблуждении относительно производителя спорной продукции, ООО "ДЖИДИПРО" обратилось с соответствующими исковыми требованиями в суд.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при 3 охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Судом первой инстанции установлено, что 19.12.2014 между ответчиком (покупателем) и третьим лицом (поставщиком) заключен договор поставки N 1912/14- 01.

Ответчику третьим лицом - ООО "ДЖИДИСИ" поставил упаковку ECO OpSalad 400 с печатью "3 правила" в общем количестве 244 000 штук общей стоимостью 1 769 000 рублей.

При этом, ООО "ДЖИДИСИ" является единственным официальным дистрибьютором компании истца и продает по договору поставки данную продукцию. Генеральный директор третьего лица, в прошлом учредитель истца, является автором этого патента. Не имея на период регистрации производственных мощностей для производства данного патента, заключил договор уступку права регистрации на ООО "ДЖИДИПРО", с последующей перепродажей данного изготовленного товара исключительно компании третьего лица.

Из представленных ответчиком в материалы дела выписок из ЕГРЮЛ, Савельев А.В. является учредителем истца, а также генеральным директором и одним из учредителей третьего лица.

Учитывая изложенное, проведя анализ представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности ввода в гражданский оборот ответчиком приобретенной им упаковки, в которой использован промышленный образец истца.

Истец в свою очередь в апелляционном суде оспаривал добросовестность факта использования ответчиком упаковки, поскольку сопоставительный анализ признаков промышленного образца по патенту РФ N 102942 и признаков изделия - контейнера с прозрачной пластиковой крышкой, показал, что использованы все признаки промышленного образца, что позволяет сделать вывод о том, что промышленный образец использован в изделии ответчика, а использование промышленного образца в изделии, которое вводится в гражданский оборот ответчиком, является незаконным.

Истцом утверждалось о проведенной 30.03.2018 и 26.04.2018 закупки товара, в ходе которой приобретены 2 контейнера - с печатью "Три правила" и не содержащий какой-либо маркировки. При этом, ООО "Современные пищевые технологии" закупалась маркированная продукция с логотипом "Три правила" у третьего лица, происхождение контейнера не содержащего какой-либо маркировки, ответчик не обосновал.

Суд апелляционной инстанции, проверяя указанные доводы, а также представленные в материалы письменные и вещественные доказательства - 2 контейнера для еды, пришел к выводу о том, что представленные в материалы вещественные доказательств невозможно идентифицировать как приобретенные в результате проведенной истцом закупки.

В материалах дела имеются следующие доказательства закупки - копия кассового чека о покупке "Нежного картофельного пюре", кассового чека с нечитаемыми реквизитами, кассовый чек о покупке "Медовик со сгущенкой".

Согласно положениям части 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Статьей 68 АПК РФ установлено, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Судом апелляционной инстанции не представляется возможным сделать вывод о реализации ответчиком представленных в материалы дела контейнеров, ввиду отсутствия на них идентифицирующих признаков позволяющих сопоставить представленные чеки вместе с представленными контейнерами.

В обоснование покупки спорного контейнера у лица, предполагаемо нарушившего исключительные права правообладателя, также может быть представлена видеосъемка закупки товара.

Частью 2 статьи 64 АПК РФ предусмотрено, что в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном данным Кодексом.

К доказательствам в виде иных документов и материалов относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом (части 2 статьи 89 АПК РФ).

Вместе с тем, таких доказательством истцом в материалы дела представлено не было.

Как было сказано ранее, в обоснование апелляционной жалобы истец указывал на приобретение 2 контейнеров - с печатью "Три правила" и не содержащий какой-либо маркировки, при этом происхождение контейнера, не содержащего какой-либо маркировки, ответчик не обосновал.

Вместе с тем, у суда апелляционной инстанции нет оснований для дачи анализа происхождения контейнеров в целях установления факта правомерности введения их в гражданский оборот, ввиду недоказанности истцом самого факта реализации ответчиком спорных контейнеров.

Приходя к выводу о необходимости в отказе заявленных требований, суд апелляционной инстанции установил, что представленные доказательства, безусловно, не подтверждают юридически значимые обстоятельства и не образуют единую цепь доказательств, позволяющих доказать вину и утверждать о нарушении исключительных прав истца ответчиком.

Ответчиком, в свою очередь, не отрицался факт реализации контейнеров, купленных у ООО "ДЖИДИСИ" по договору поставки N 1912/14- 01, однако указанное обстоятельство не является основанием для удовлетворения заявленных требований.

Доводы истца о том, что судом первой инстанции не были рассмотрены все требования, заявленные истцом и уточненные в порядке статьи 49 АПК РФ, подлежат отклонению, как необоснованные и противоречащие мотивировочной и резолютивной части обжалуемого судебного акта.

Апелляционная коллегия считает, что суд первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 мая 2019 года по делу N А40-264727/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.Б. Расторгуев Д.Н. Садикова