Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2019 г. N 10АП-12914/19

г. Москва

08 августа 2019 г.

Дело N А41-19419/19

Резолютивная часть постановления объявлена 01 августа 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 августа 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Бархатова В.Ю., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Назаренко Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" на решение Арбитражного суда Московской области от 13.06.2019 по делу N А41-19419/2019 (судья Минаева Н.В.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон": Маломоркина О.О. по доверенности от 05.04.2019;

общества с ограниченной ответственностью "Диалог": Разуваева О.С. по доверенности N 23 от 03.12.2018.

Общество с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" (далее - ООО "Радио Юнитон", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Диалог" (далее - ООО "Диалог", ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.01.2019 в рамках дела N А45-46836/2018 настоящий спор передан по подсудности в Арбитражный суд Московской области.

В порядке статьи 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 450 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Уточнения исковых требований приняты судом.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.06.2019 исковые требования удовлетворены частично: взыскано с ООО "Диалог" в пользу ООО "Радио Юнитон" 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 316520. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

С вынесенным решением не согласился истец и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ООО "Радио Юнитон" (далее также - податель жалобы) просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права. Так, податель жалобы считает, что судом не были учтены существенный характер распространения товара посредством веб-сети "Интернет", доказательства вероятных имущественных потерь правообладателя.

От ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик просит в удовлетворении иска отказать.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика возражал против доводов жалобы.

Также истец заявил об отказе от исковых требований в части суммы компенсации 350 000 руб. Данный отказ принят судом апелляционной инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Радио Юнитон" является правообладателем товарного знака "Юнитон" по свидетельству Российской Федерации N 316520. Согласно приложению к свидетельству на товарный знак N 316520 срок действия исключительного права общества "Радио Юнитон" продлен до 28 июня 2025 года.

Словесный товарный знак "Юнитон" по заявке N 2005716963 с приоритетом от 28.06.2005 зарегистрирован Роспатентом 13.11.2006 за N 316520, в том числе в отношении следующих товаров: товаров 3 -го класса МКТУ - "мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты"; товаров 5-го класса МКТУ - "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды".

В рамках дела N А45-769/2017 установлено, что ООО "Парамед" осуществило ввоз на территорию Российской Федерации по таможенным декларациям N10005022/100315/0011030, N10005022/081214/0076111 товара - отшелушивающий гель UNITON 4 REVEAL GEL 150 ml марка UNITON в количестве 4320 штук (3420 + 900) и отшелушивающий гель UNITON 4 REVEAL GEL 10 ml марка UNITON в количестве 7000 штук (4000 + 3000), что подтверждается таможенными декларациями.

Получателем и декларантом указанного товара по названным таможенным декларациям является ООО "Парамед", это же общество является лицом, подавшим таможенные декларации и иные документы, необходимые для помещения товара под таможенную процедуру.

На сайте htt://isis-pharma.ru в сети Интернет размещается информация о товарах компании ISISPHARMA FRANS/ИЗИСФАРМА ФРАНС и приведены адреса аптек, в которых можно приобрести данные товары, продаваемые в аптеках Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Сочи, Уфы, Армавира и Анапы.

На сайте httр://dialog.ru в сети Интернет была размещена информация о продаже контрафактного товара и приведены адреса 9 аптек, в которых можно было приобрести данные товары в аптечной сети "Диалог" города Москвы и Московской области (г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Ивантеевка). Данные обстоятельства подтверждены документами осмотра информационного ресурса сети Интернет, составленными нотариусом Идрисовой Л.А. 05.09.2017 года (номер в реестре 7-4037).

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительное право на указанный товарный знак, обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из их законности и обоснованности. Между тем, суд счел заявленную истцом сумму компенсации чрезмерной и снизил ее.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суда.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса в случаях, предусмотренных Кодекса, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Факт принадлежности истцу товарного знака "Юнитон" подтверждается свидетельством Российской Федерации N 316520.

Вопреки указанию ответчика, истец доказал нарушение его прав на товарный знак ответчиком.

Как верно отметил суд первой инстанции, на сайте dialog.ru контрафактный товар предлагался к продаже минимум в 9 аптеках аптечной сети "Диалог" - минимум 9 тюбиков геля (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Смешение (вероятность смешения) имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Товарный знак истца обладает сходством до степени смешения с обозначением UNITON на товарах, предлагаемых к реализации ответчиком.

Сходство указанных словесных обозначений является и звуковым (фонетическим), и смысловым (семантическим). При этом визуально словесное обозначение UNITON является транслитерацией словесного обозначения товарного знака ЮНИТОН.

В рамках настоящего дела истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 450 000 руб. (с учетом отказа от части иска в суде апелляционной инстанции - 100 000 руб.)

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истец доказательства, подтверждающие соразмерность требуемой суммы компенсации, не представил (ч.1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 названного постановления Пленума, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вопреки утверждению подателя жалобы, суд первой инстанции в обжалуемом решении верно указал, что заявленный истцом размер компенсации 450 000 руб., с учетом установленных судом фактических обстоятельств, а также возражений ответчика, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств самостоятельного производства ответчиком спорного товара, а также доказательств, указывающих на систематическую реализацию данного товара ответчиком (в течение длительного времени), незначительную стоимость спорного товара, недоказанность истцом вероятных имущественных потерь в заявленном размере компенсации, отсутствие доказательств реализации товара, является несоразмерным последствиям нарушения, в связи с чем верно указал, что компенсация может быть определена в данном случае в минимальном размере, а именно в сумме 10 000 руб.

Также суд апелляционной инстанции отмечает, что одновременно с указанным выше по иску истца в настоящее время арбитражными судами рассматривается несколько аналогичных исков к разным ответчикам о взыскании суммы компенсации.

Принимая во внимание изложенное выше, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования в указанной части.

В этой связи доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты арбитражным судом апелляционной инстанции в качестве обоснованных.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При указанных обстоятельствах решение арбитражного суда первой инстанции не подлежит отмене или изменению, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Руководствуясь статьями 49, 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" от исковых требований по делу N А41-19419/2019 в части взыскания компенсации в сумме 350 000 руб.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.06.2019 по делу N А41-19419/2019 в части отказа в удовлетворении указанных требований отменить.

Производство по делу в части указанных требований прекратить.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 13.06.2019 по делу N А41-19419/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

В.Ю. Бархатов В.Н. Семушкина