Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2019 г. N 19АП-4832/19

город Воронеж

13 августа 2019 г.

Дело N А35-10328/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 06 августа 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 августа 2019 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Поротикова А.И., Ушаковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от индивидуального предпринимателя Федорова Андрея Владимировича: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от индивидуального предпринимателя Федорова Артема Андреевича: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Федорова Артема Андреевича на решение Арбитражного суда Курской области от 30.05.2019 по делу N А35-10328/2018 (судья Хмелевской С.И.),

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Федорова Андрея Владимировича к индивидуальному предпринимателю Федорову Артему Андреевичу о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. и об обязании демонтировать за свой счет вывески,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Федоров Андрей Владимирович (далее - ИП Федоров А.В., истец) обратился в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Федорову Артему Андреевичу (далее - ИП Федоров А.А., ответчик) о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. и об обязании демонтировать за свой счет вывески, расположенные на фасаде магазинов по адресам: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, д. 113/2; Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137 А; Воронежская область, г. Бобров, ул. 22 Января, д. 110; Белгородская область Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 1 И, содержащие надпись "Усадьба".

Решением Арбитражного суда Курской области от 30.05.2019 исковые требования удовлетворены в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на знак обслуживания в размере 10 000 руб., обязания ИП Федорова А.А. в месячный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу демонтировать за свой счет вывески, расположенные на фасаде магазинов по указанным адресам. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым решением, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ответчик обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, явку полномочных представителей не обеспечили.

06.08.2019 через канцелярию суда от ИП Федорова А.В. поступило заявление о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

В силу статей 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного лица или его представителя не препятствует рассмотрению дела, в связи с чем дело было рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.

24.07.2019 через канцелярию суда поступил отзыв на апелляционную жалобу, в соответствии с которым ИП Федоров А.В. с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает обжалуемое решение законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве, суд апелляционной инстанции не находит оснований к отмене или изменению обжалуемого судебного акта по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле в неспециализированных магазинах.

Истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 313961 - дата регистрации 22.09.2006, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 313961, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно приложению к указанному свидетельству срок действия исключительного права Федорова А.В. на товарный знак продлен до 03.05.2025.

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 313961 зарегистрировано для следующих классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): 35 - реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров.

Как указывает истец, ответчик осуществляет деятельность по розничной и оптовой торговле в неспециализированных магазинах, расположенных по адресам: Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Советская, д. 113/2, Орловская обл., г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137 "А", Воронежская обл., г.Бобров, ул. 22 Января, д.110, Белгородская обл., Белгородский р-он, п.Дубовое, ул. Лесная, д.1 "И".

На указанных магазинах с фасадной части ИП Федоровым А.А. размещены вывески с изображением обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным знаком обслуживания N 313961, правообладателем которого является ИП Федоров А.В.

Истец, обнаружив незаконное использование ответчиком знака обслуживания, направил последнему уведомление о проведении осмотра вывесок на вышеназванных магазинах, а также производства их фотофиксации.

Истец установил, что ответчик осуществляет аналогичную предпринимательскую деятельность по розничной и оптовой торговле в неспециализированных магазинах.

Актами осмотра от 29.08.2018 и 30.08.2018 было документально зафиксировано, что на указанных вывесках размещено изображение обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным знаком обслуживания N 313961.

Истец в адрес ответчика направил претензию от 11.09.2018 с требованием компенсации в связи с нарушением исключительного права на знак обслуживания (получена ответчиком 14.09.2018), которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд области, частично удовлетворяя исковые требования, обоснованно руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Как следует из пунктов 1, 2 статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Право ИП Федорова А.В. на знак обслуживания подтверждено свидетельством N 313961.

Доказательств, подтверждающих передачу истцом ответчику в установленном законом порядке своего исключительного права на использование знака обслуживания N 313961, из материалов не следует и ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ суду не представлено.

Оспаривая исковые требования, представитель ответчика в суде области сослался на отсутствие сходства до степени смешения между используемым им на вывесках обозначением "Усадьба" и знаком обслуживания истца, в котором кроме указанного элемента содержится также слово "Черноземья" и неохраняемый элемент "Торговая сеть".

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 164 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Как установлено судом области, знак обслуживания N 313961 является комбинированным, состоит из словесного и изобразительного элементов. Изобразительный элемент находится в левой части обозначения и представляет собой стилизованное изображение птицы зеленого цвета в профиль на фоне желтого круга. Словесный элемент "Торговая сеть Усадьба Черноземья" выполнен в кириллице в три строки буквами зеленого цвета. Слово "Усадьба" выполнено оригинальным ("старославянским") шрифтом, гармонично соединено с изобразительным элементом (буква "У" является изображением птицы) и занимает доминирующее положение в обозначении за счет более крупного размера по сравнению с остальными словесными элементами, центрального положения в обозначении и оригинальности воспроизведения.

Обозначения, используемые ответчиком на вывесках магазинов по адресам: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, д. 113/2; Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137 А; Воронежская область, г. Бобров, ул. 22 Января, д. 110; Белгородская область Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 1 И, идентичны друг другу.

Обозначение, используемое ответчиком на вывесках, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов на желтом фоне. Изобразительный элемент находится в левой части обозначения и представляет собой стилизованное изображение птицы зеленого цвета в профиль на фоне окружности белого цвета (внутри окружность окрашена в цвет фона - желтый). Словесный элемент "Усадьба" выполнен в кириллице буквами зеленого цвета. Слово "Усадьба" выполнено оригинальным ("старославянским") шрифтом, гармонично соединено с изобразительным элементом (буква "У" является изображением птицы).

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Оценив наличие сходства знака обслуживания истца и используемого ответчиком обозначения, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии сходства до степени смешения, поскольку изобразительный элемент товарного знака в виде стилизованного изображения птицы тождественен изобразительному элементу обозначения ответчика; пространственное положение изобразительного и словесного элементов сравниваемых обозначений совпадает; словесные элементы товарного знака и обозначения ответчика являются сходными до степени смешения на основании тождества словесного элемента "Усадьба" по фонетическому, графическому и семантическому критериям, указанный элемент в товарном знаке занимает доминирующее положение и именно на нем концентрируется внимание потребителя; доминирующие изобразительный и словесный элементы сравниваемых обозначений, их композиционное и цвето-графическое решение полностью совпадают, вследствие чего обозначения производят сходное общее зрительное впечатление.

Наличие в знаке обслуживания неохраняемого словесного элемента "Торговая сеть" и слова "Черноземья", воспроизведенных более мелким и стандартным шрифтом, не оказывают решающего влияния на восприятие обозначения потребителем.

Суд области в отсутствие доказательств правомерности действий ответчика по размещению обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания истца, признал указанные действия нарушением исключительных прав ИП Федорова А.В. на знак обслуживания N 313961.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Истец заявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на знак обслуживания в сумме 100 000 руб.

Ответчиком сослался на отсутствие доказательств длительности периода использования им знака обслуживания, а также размера причиненных ИП Федорову А.В. убытков, полагая соразмерной компенсацию в сумме 10 000 руб.

При этом представитель истца в судебном заседании суда первой инстанции 23.05.2019 указал, что размещение ответчиком на четырех вывесках обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания истца, представляет собой одно нарушение.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и тому подобное), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как указано в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Давая оценку степени вины ответчика, суд области учел, что компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой имущественной ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 10 000 руб., учитывая характер нарушения исключительных прав истца, отсутствие негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон.

Основания для переоценки выводов суда области у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

При этом, как следует из отзыва на апелляционную жалобу, возражений относительно размера взысканной судом компенсации истцом не заявлено.

Истцом также заявлены требования об обязании ответчика демонтировать за свой счет вывески, расположенные на фасаде магазинов по адресам: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, д. 113/2; Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137 А; Воронежская область, г. Бобров, ул. 22 Января, д. 110; Белгородская область Белгородский район, п.Дубовое, ул. Лесная, д. 1 И, содержащие надпись "Усадьба".

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

На момент вынесения судом настоящего решения доказательства демонтажа ответчиком спорных вывесок в добровольном порядке в материалы дела не представлены, в связи с чем суд первой инстанции правомерно признал обоснованным и подлежащим удовлетворению указанные требования истца.

Доводы заявителя апелляционной жалобы по существу не опровергают выводов суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Суд правильно применил нормы материального права и не допустил нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Учитывая результат рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина в сумме 3000 руб. относится на заявителя жалобы и возврату не подлежит.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курской области от 30.05.2019 по делу N А35-10328/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Федорова Артема Андреевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судьи

А.И. Поротиков И.В. Ушакова