Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2019 г. N 07АП-6516/19

город Томск

5 сентября 2019 г.

Дело N А67-9648/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 сентября 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Логачева К. Д., Хайкиной С. Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Легачевой А. М. рассмотрел апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (N 07АП-6516/19) на решение от 30.05.2019 Арбитражного суда Томской области по делу N А67-9648/2018 (судья Кузьмин А. В.) по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (607232, Нижегородская область, город Арзамас, улица Победы, дом 9, ИНН 5243001622, ОГРН 1025201335279) к индивидуальному предпринимателю Александру Геннадьевичу Запорожцу (город Томск, ИНН 701742476503, ОГРНИП 309701729900271), о взыскании 180 000 рублей.

Третьи лица: общество с ограниченной ответственности "Хофер Руссланд", общество с ограниченной ответственности "Техносфера".

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - ОАО "Рикор Электроникс", истец) обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к индивидуальному предпринимателю Александру Геннадьевичу Запорожцу (далее - ИП А.Г. Запорожец, предприниматель, ответчик) о взыскании 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, а также 200 рублей расходов на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика, 250 рублей расходов на приобретение контрафактного товара, 116 рублей почтовых расходов (с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены общество с ограниченной ответственности "Хофер Руссланд", общество с ограниченной ответственности "Техносфера" (далее совместно - третьи лица).

Решением от 30.05.2019 Арбитражного суда Томской области иск удовлетворен частично: с индивидуального предпринимателя Александра Геннадьевича Запорожца взыскано в пользу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" 56 800 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, а также 63 рубля 20 копеек судебных расходов на получение сведений из ЕГРИП на бумажном носителе, 78 рублей 89 копеек судебных расходов на получение доказательств, 32 рубля 82 копейки почтовых расходов, всего: 56 974 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 91 копейку, в удовлетворении требований в остальной части отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ОАО "Рикор Электроникс" обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Томской области отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что судом первой инстанции по собственному усмотрению определена плата за правомерное использование товарного знака; основания для снижения размера компенсации у суда первой инстанции отсутствовали, поскольку истцом избран в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ способ взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель; размер компенсации подлежит расчету на основании лицензионного договора от 01.10.2016; суд первой инстанции необоснованно использовал при расчете стоимости права использования товарного знака заключение экспертизы ООО "Западно-Сибирской оценочной компании".

Ответчик и третьи лица отзывы по доводам апелляционной жалобы не представили.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание суда апелляционной инстанции представителей не направили.

В порядке части 1 статьи 266, частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Судом апелляционной инстанции исследованы вещественные доказательства, просмотрен диск с видеозаписью закупки товара. Вещественные доказательства возвращены в материалы дела.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, вещественные доказательства, а также видеозапись, приобщенные к материалам дела, суд апелляционной инстанции считает решение от 30.05.2019 Арбитражного суда Томской области не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ОАО "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416 (дата приоритета - 22.07.2004, дата регистрации - 23.05.2005, дата окончания срока действия регистрации - 22.07.2024), зарегистрированного для товаров 7, 9, 12 и 20-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Право на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству N 289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по МКТУ открытому акционерному обществу "Рикор Электроникс" предоставило ООО "Техносфера" на основании лицензионного договора от 01.10.2016.

Товарный знак по свидетельству N 289416 включает буквенное обозначение, выполненное стандартными заглавными буквами латинского алфавита "А" и "Р".

11.02.2018 ответчиком осуществлена реализация товара - датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД), в подтверждение истцом представлены товарный и кассовый чеки от 11.02.2018 на сумму 250 руб., содержащие сведения о продавце (ИП Запорожец А.Г.), которые совпадают с информацией, указанной в выписке из ЕГРИП, представленной в материалы дела, а также видеозапись покупки товара и сам товар, приобщенный в качестве вещественного доказательства в материалы дела.

Общество, полагая, что фактом реализации товара без согласия правообладателя нарушены принадлежащие ему исключительные права, направило в адрес ответчика претензию.

Неисполнение претензии явилось основанием для обращения ОАО "Рикор Электроникс" в Арбитражный суд Томской области с иском о взыскании компенсации, исчисленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 01.10.2016.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, указанных в настоящем пункте.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела, с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

На основании представленных в суд первой инстанции доказательств (свидетельство Российской Федерации N 289416, лицензионный договор от 01.10.2016) правомерным является вывод суда о доказанности истцом принадлежности ему права на товарный знак N 289416.

Истцом в качестве доказательств нарушения своих прав ответчиком представлен датчик положения дроссельной заслонки, приобретенный у предпринимателя, который приобщен судом к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Приобретение данного товара у предпринимателя подтверждается товарным и кассовым чеками от 11.02.2018 на сумму 250 руб., содержащими сведения о продавце (ИП Запорожец А.Г.), которые совпадают с информацией, указанной в выписке из ЕГРИП, представленной в материалы дела, а также видеозаписью покупки товара.

Согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Частью 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Поскольку особый порядок фиксации факта нарушения исключительных прав правообладателя Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами не установлен, то представленные истцом чеки и видеозапись, как содержащие сведения, необходимые для установления места реализации товара, лица, осуществляющего реализацию, соответствуют требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к доказательствам по делу. Видеозапись на диске отображает факт покупки товара, местонахождение, внешний и внутренний вид торговой точки ответчика, процесс выбора приобретаемых товаров, процесс их оплаты, выдачи чеков, а также их содержание (наименование ответчика, ИНН, дата выдачи и др.), соответствующее приобщенным к материалам дела товарному и кассовому чекам, и внешний вид приобретенного товара, соответствующего представленному в материалы дела.

При этом действия истца по проведению контрольного мероприятия в целях установления неправомерного использования права на товарный знак путем приобретения соответствующего товара и осуществления видеозаписи процесса закупки направлены на защиту исключительных прав на объект интеллектуальной собственности и, по сути, являются элементами самозащиты.

Ответчиком же в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств, подтверждающих наличие у него прав на использование названного объекта интеллектуальной собственности в предпринимательских целях, предоставления ему истцом права на использование товарного знака.

Суд первой инстанции, исследовав вещественное доказательство - датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД), руководствуясь Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, установил, что товар, приобретенный истцом у ответчика, выполнен с подражанием изображению, зарегистрированному в качестве товарного знака N 289416, ввиду использования характерных изобразительных особенностей расположения букв "А" и "Р", пропорции и характерного положения их черт, и пришел к выводу о сходстве до степени смешения спорного товара с товарным знаком, зарегистрированным под N 289416.

Таким образом, доказана вина ответчика в продаже товара в нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Ввиду установления факта нарушения ответчиком исключительных прав общества на товарный знак N 289416, требование о выплате компенсации заявлено истцом обоснованно.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 180 000 рублей на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса 8 Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, в обоснование стоимости права использования товарного знака истцом представлен лицензионный договор о предоставлении неисключительных прав на использование объекта интеллектуальной собственности от 01.10.2016, согласно которому ОАО "Рикор Электроникс" (лицензиар) за вознаграждение предоставило обществу "Техносфера" (лицензиату) право на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству N 289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12, 20 классы МКТУ. В соответствии с пунктом 4.1 данного договора лицензиат за получение неисключительного права использования объекта интеллектуальной собственности обязался выплатить лицензиару фиксированное вознаграждение в размере 90 000 рублей.

Возражая против заявленной истцом стоимости права использования товарного знака, ответчиком представлен отчет ООО "Бюро оценки "ТОККО" от 10.12.2018 N 290. Согласно данному отчету, ориентировочная рыночная стоимость неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности - товарного знака (знака обслуживания) N 289416 составляет 28 800 рублей.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд первой инстанции по ходатайству ответчика назначил судебную экспертизу, проведение которой поручил ООО "Западно-Сибирская оценочная компания", эксперту Ю.А. Лобову.

Согласно заключению эксперта от 04.05.2019 N 460/2019 по делу N А67-9648/2018 рыночная стоимость права на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству N 289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы МКТУ, составила 28 400 рублей.

Заключение судебной экспертизы не оспорено, выводы эксперта документально не опровергнуты, иные лицензионные договоры представлены не были, в связи с чем суд первой инстанции пришел к выводу о возможности использования при определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака N 289416, результатов судебной экспертизы от 04.05.2019 N 460/2019.

Исходя из расчета: 28 400 рублей x 2, размер взыскиваемой компенсации за незаконное использование товарного знака, согласно решению суда, составил 56 800 рублей.

Довод апеллянта, в том числе со ссылкой на судебную практику, о том, что основания для снижения размера компенсации на основании заключения экспертизы ООО "Западно-Сибирской оценочной компании" у суда первой инстанции отсутствовали, поскольку истцом избран способ взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель (размер компенсации рассчитывается, исходя из стоимости фиксированного вознаграждения, уплачиваемой лицензиатом лицензиару, указанной в лицензионном договоре от 01.10.2016), подлежит отклонению.

Из положений главы 76 ГК РФ, иных норм части 4 ГК РФ не следует, что размер компенсации на основании избранного истцом способа взыскания компенсации - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определенный на основании размера вознаграждения согласно лицензионному договору, не может быть уменьшен, если при рассмотрении дела установлен иной размер стоимости права на использование товарного знака (на основании представленных ответчиком доказательств, в настоящем деле - на основании результатов экспертизы).

Суд первой инстанции, принимая во внимание, что истцом в материалы дела не представлены иные лицензионные договоры, помимо договора от 01.10.2016, позволяющие определить цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, отсутствие у ответчика возможности подтвердить наличие либо отсутствие таких лицензионных договоров, а также значительное (более чем в 3 раза) расхождение стоимости права использования товарного знака, установленной в договоре и определенной по результатам независимой оценки, представленной ответчиком, а также в связи с имевшимся между сторонами спором относительно стоимости права использования товарного знака, назначил судебную экспертизу.

Заключение эксперта является одним из доказательств по делу (статья 86 АПК РФ), в связи с чем суд вправе принять во внимание результаты судебной экспертизы при вынесении решения по делу.

В ином судебном деле, на которое ссылается апеллянт (N А67-9645/2018), такое доказательство отсутствовало.

Ссылка истца на проведение экспертизы в период не соотносимый с моментом правонарушения (11.02.2018), не принимается, поскольку действие лицензионного договора - с 01.10.2016 по 22.07.2024, заключение эксперта от 04.05.2019, то есть не за пределами данного периода.

При этом оснований для уменьшения размера компенсации ниже низшего предела суд не усмотрел, ввиду того, что ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства незначительности имущественных потерь правообладателя, связанных с допущенным нарушением, реализации только одного экземпляра контрафактной продукции, объективной невозможности выявить возможное нарушение исключительных прав истца до начала реализации продукции, тяжелого финансового положения, либо иных обстоятельств, объективно свидетельствующих об исключительности рассмотренного случая нарушения прав истца.

Оснований для иных выводов у апелляционного суда не имеется.

Заявление истца о взыскании судебных расходов, в том числе стоимости приобретенного товара, почтовых расходов, расходов на получение сведений из ЕГРИП рассмотрено и удовлетворено пропорционально размеру требований, признанных судом обоснованными, в соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ. Апелляционная жалоба доводов в указанной части не содержит.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Учитывая результат рассмотрения апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины за ее подачу относятся на апеллянта.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение 30.05.2019 Арбитражного суда Томской области по делу N А67-9648/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Председательствующий

С. В. Кривошеина

Судьи

К. Д. Логачев С. Н. Хайкина