Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2019 г. N 08АП-11232/19

город Омск

03 октября 2019 г.

Дело N А70-7250/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 октября 2019 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,

судей Ивановой Н.Е., Рыжикова О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Бралиной Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-11232/2019) общества с ограниченной ответственностью "Архимед" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.07.2019 по делу N А70-7250/2019 (судья Макаров С.Л.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Считай в уме" (ОГРН 1160280119669, ИНН 0278923121) к обществу с ограниченной ответственностью "Архимед" (ОГРН 1187232014914, ИНН 7203451675) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 500 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Архимед" - Посадский Э.А. по доверенности от 12.07.2019 сроком действия 1 год;

от общества с ограниченной ответственностью "Считай в уме" - директор Абдрашитов Я.В. (личность установлена на основании паспорта гражданина Российской Федерации, полномочия подтверждены выпиской из ЕГРЮЛ), Захарина Е.С. по доверенности от 01.06.2019 N 1 сроком действия по 31.12.2019,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Считай в уме" (далее - ООО "Считай в уме", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Архимед" (далее - ООО "Архимед", ответчик) о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 685442, возложении на ответчика обязанности удалить товарный знак "Считай в уме" или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, фирменного наименования в учредительных документах, взыскании 30 000 руб. расходов по оплате юридических услуг, 17 510 руб. расходов по оплате услуг нотариуса, 28 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 03.07.2019 по делу N А70-7250/2019 требования истца удовлетворены частично. С ООО "Архимед" в пользу ООО "Считай в уме" взыскано 300 000 руб. компенсации, 28 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 47 510 руб. судебных издержек. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Возражая против принятого по делу решения, ООО "Архимед" в апелляционной жалобе просит его отменить и вынести по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что судом первой инстанции не дано надлежащей правовой оценки претензии от 23.04.2019 N IN1269RU00, в которой истцом установлено временное ограничение для добровольного исполнения требований до 23.05.2019. При этом с датой составления претензии, по мнению ответчика, следует связать и дату подачи настоящего иска истцом - 24.04.2019, и первую претензию от 11.02.2019, у которой, как утверждает податель жалобы, тоже существовал срок для добровольного исполнения - 11.03.2019. Ответчик полагает, что истец, не обладая сведениями о вручении претензии от 11.02.2019 ответчику, решил продлить срок на добровольное исполнение своих требований до 23.05.2019, направив 24.04.2019 еще одну претензию, которая к определенному ООО "Считай в уме" сроку была исполнена ответчиком. С указанными обстоятельствами податель апелляционной жалобы связывает недоказанность самого факта нарушения каких-либо прав истца. Кроме того, как следует из жалобы, требования истца о взыскании с ответчика компенсации и обязании ответчика удалить товарный знак не могли быть удовлетворены с учетом фактов предоставления истцом товарного знака ответчику в рамках сложившихся между ними коммерческих концессионных отношений (приобретение франшизы), встречной оплатой аффилированными лицами, в том числе за ответчика паушальных взносов, оплата ответчиком роялти и с учетом того, что истцом 24.04.2019 отозвано согласие на продолжение пользования ответчиком товарным знаком. Ответчик отмечает также, что стороной истца не доказана вся совокупность факторов, напрямую влияющих на размер итоговой компенсации, присуждаемой судом, как не представлен и не обоснован и расчет вероятных убытков ООО "Считай в уме". По мнению ответчика, с учетом принципа разумности размер взыскиваемых с ООО "Архимед" расходов на оплату услуг на оплату представителя ООО "Считай в уме" подлежит определению как 15 000 руб. из расчета по 5 000 руб. за каждое состоявшееся судебное заседание, а также 5 000 руб. за выезд с нотариусом для обеспечения доказательств. Согласно доводам жалобы в нарушение основополагающих принципов процессуального права суд первой инстанции взыскал с ответчика судебные расходы истца в полном объеме, что ответчик полагает неправомерным.

Одновременно с апелляционной жалобой ООО "Архимед" в апелляционный суд направлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, а именно - электронной переписки частных лиц и договоров возмездного оказания услуг от 01.04.2018 N 0104-18 и от 08.05.2018 N 0805-18.

Письменный отзыв на жалобу в суд не поступил.

В заседании суда апелляционной инстанции представителем ООО "Архимед" поддержаны доводы жалобы и заявленное ходатайство. Представители ООО "Считай в уме" возразили как против удовлетворения жалобы ответчика, так и против испрошенного последним приобщения к материалам дела дополнительных документов.

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его удовлетворения.

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Вместе с тем, как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Как усматривается коллегией апелляционного суда и признается ответчиком, приложенные к апелляционной жалобе дополнительные документы, о приобщении которых к материалам дела заявлено ООО "Архимед", не представлены в суд первой инстанции при рассмотрении настоящего спора. Нераскрытие данных документов связывается ответчиком с обстоятельствами взлома почтового аккаунта на интернет-ресурсе mail.ru одного из бенефициаров ООО "Архимед", ведшего переписку с руководителем и участниками ООО "Считай в уме" Абдрашитовым Ф.Я. и Амельченко К.В., и последовавшей невозможностью получения из аккаунта соответствующих сведений.

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Обстоятельства взлома пользовательского аккаунта на общедоступном интернет-ресурсе, о которых заявляет ООО "Архимед", не подтверждены какими-либо доказательствами и следуют исключительно из утверждения ответчика, доказательственным значением не обладающего. Объективные данные, свидетельствующие о наличии указанных выше технических причин, обусловивших нераскрытие ответчиком доказательств, апелляционным судом не усматриваются. Следовательно, непредставление доказательств ответчиком на стадии рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции не связано с наличием каких-либо уважительных причин.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принимает во внимание то обстоятельство, что дополнительные документы, представленные ответчиком, содержат материалы электронной переписки физических лиц с соответствующих пользовательских электронных адресов, не принадлежащих каким-либо организациям, включая ООО "Считай в уме" и ООО "Архимед". Указанные материалы не позволяют установить правовую связь между состоявшими в переписке физическими лицами и сторонами настоящего спора, а также между волеизъявлением и юридически значимыми действиями ООО "Считай в уме" и ООО "Архимед" и физических лиц-владельцев электронных адресов.

С учетом изложенного дополнительные документы возвращены ответчику.

Рассмотрев апелляционную жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что ООО "Считай в уме" является правообладателем товарного знака в виде изобразительного обозначения в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, согласно свидетельству N 68544216, с датой приоритета 08.02.2018, сроком действия до 08.02.2028.

Ссылаясь на то, что ООО "Архимед" при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг, аналогичных услугам ООО "Считай в уме", незаконно использует товарный знак истца путем его размещения на рекламных конструкциях, баннерах, информационных табличках входной группы и внутри помещений по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Опрокиднева д. 12, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, корп. 3, г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 10, обратилось в суд с настоящим иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а также о возложении на ответчика обязанности удалить товарный знак "Считай в уме" или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, фирменного наименования в учредительных документах.

В подтверждение незаконного использования спорного товарного знака ООО "Считай в уме" представлен протокол осмотра вещественных доказательств, произведенным временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа города Тюмени Тюменской области Садовщиковой Т.Б. - Нестенко В.В., удостоверяющим фотографии, на которых отражены рекламные металлические щиты, информационные вывески с изображением товарного знака правообладателем, которого является истец, а также размещение на стенде "Информация" следующих документов, касающихся деятельности истца: свидетельства о международной регистрации имени, что "Считай в уме" зарегистрировано в Международном реестре с присвоением идентификационного кода имени ISINI 0000 000459351534, свидетельства о депонировании произведения, зарегистрировано в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС от 16.11.2016 N 016-005865, название произведения "Считай в уме", ISBN 978-5-4472-5977-8, правообладатель: ООО "Считай в уме".

Обратившись в суд с настоящим иском, ООО "Считай в уме" пояснило, что не предоставляло согласие на использование ООО "Архимед" соответствующего товарного знака, а также иных объектов интеллектуальной собственности.

Изложенные обстоятельства явились основанием обращения ООО "Считай в уме" в суд с настоящими требованиями.

Судом первой инстанции иск удовлетворен частично, с чем не согласилось ООО "Архимед", реализовав право апелляционного обжалования вынесенного по делу судебного акта.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены или изменения.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной СССР 01.07.1965, правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно статье 10-bis указанной Конвенции "3. _ подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Кодекса).

Товарный знак по свидетельству N 685442 содержит изображение лица мальчика, над головой которого изображены арабские цифры, математические знаки (сложение, вычитание, проценты, равно), которое напоминает (схоже) мыслительный процесс.

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 1, пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака (знаком обслуживания) состоит в обеспечении потенциальному покупателю (потребителю) возможности отличить маркированный товар (услугу) одного производителя от аналогичного товара (услуги) другого производителя.

В силу положений пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: - на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; - при выполнении работ, оказании услуг; - на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; - в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; - в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Кодекса гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Нарушение исключительных прав имеет место, когда лицо, к которому предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак, действительно использовало в своей хозяйственной деятельности этот товарный знак в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых такой товарный знак зарегистрирован, либо однородных им.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11).

Протокол осмотра вещественных доказательств, произведенного 04.04.2019 временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа города Тюмени Тюменской области Садовщиковой Т.Б. - Нестенко В.В., свидетельствует о том, что на первом этаже над входом жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Опрокиднева, д. 12, на рекламном металлическом щите размещено зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству N 685442 графическое изображение, а именно - лицо мальчика, над головой которого изображены многоцветным способом арабские цифры, математические знаки (сложение, вычитание, проценты, равно), с правой стороны которого имеется надпись "Считай в уме", что является фирменным наименованием истца. Одновременно на входной группе слева от входа в помещение по вышеуказанному адресу на стекло двери закреплена информационная вывеска с наименованием юридического лица ООО "Архимед", которым является ответчик.

Надпись идентична надписи, размещенной над входной группой - "Считай в уме" (выполнена черным цветом), а под ней надпись следующего содержания: "центр ментальной арифметики".

Кроме того, внутри помещения на информационном стенде с надписью "Информация" размещены копии следующих документов:

- свидетельства о международной регистрации имени, что "Считай в уме" зарегистрировано в Международном реестре с присвоением идентификационного кода имени ISINI 0000 000459351534;

- свидетельства о депонировании произведения, зарегистрировано в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС от 16.11.2016 N 016-005865, название произведения "Считай в уме", ISBN 978-5-4472-5977-8, правообладатель: ООО "Считай в уме".

Аналогичные нарушения со стороны ответчика также нотариально зафиксированы по адресам: г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13. корп. 3, г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 10.

Представленный нотариальный протокол подтверждает произведенное нотариальное действие, отвечающее требованиям статей 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в связи с чем судом первой инстанции соответствующий документ расценен как достоверное доказательство.

Приведенные выше обстоятельства не опровергаются и подателем апелляционной жалобы.

Размещение товарного знака на вывесках, в рекламе, а также размещение специализированной документации ООО "Считай в уме" создает угрозу введения потребителей в заблуждение относительного того обстоятельства, что ООО "Архимед" является авторизованным центром истца либо иным образом связан с ним, что может повлечь для ООО "Считай в уме" негативные последствия.

Используемые ООО "Архимед" обозначения тождественны зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку ООО "Считай в уме", вызывают идентичное зрительное впечатление, устойчиво ассоциируются друг с другом, в связи с чем, возможно их смешение потребителем.

При этом доказательств получения ответчиком согласия истца на использование спорного товарного знака материалы дела не содержат.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ООО "Архимед" указывает что, что использование товарного знака, правообладателем которого является истец, осуществлялось с разрешения последнего, поскольку между сторонами велась совместная деятельность в области дополнительного образования, в материалы дела в качестве доказательств представлены копии платежных поручений от 10.07.2018 N 5 на сумму 3 350 руб. с указанием назначения платежа "за информационные услуги за июль 2018 г. по счету N 42 от 04.07.2018 г.", от 30.07.2018 N 9 на сумму 7 000 руб. с указанием назначения платежа "за информационные услуги за июль 2018 г. по счету N 50 от 27.07.2018 г.", от 01.10.2018 N 40 на сумму 7 000 руб. с указанием назначения платежа "за информационные услуги за сентябрь 2018 г. по счету N 87 от 28.09.2018 г.", а также представлены копии счетов на оплату от 28.09.2018 N 87 и от 28.09.2018 N 88, выставленные за информационные услуги за сентябрь 2018 года.

Перечисленные документы обоснованно расценены судом первой инстанции как не отвечающие процессуальным требованиям к доказательствам. В силу правил относимости и допустимости доказательств арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статьи 67, 68 АПК РФ).

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Суть правила об исчерпании прав на товарный знак заключается в том, что, передав право на использование знака, правообладатель утрачивает юридическую возможность контроля за дальнейшими продажами индивидуализированных этим знаком товаров и не вправе запретить использование указанных товаров третьими лицами. Ввиду того, что речь идет о введенных в гражданский оборот товарах, а не об услугах, правило об исчерпании исключительных прав не распространяется на знаки обслуживания, точнее, исключает конструкцию исчерпания исключительного права на знак обслуживания.

Предметом иска в рамках настоящего дела в числе прочих является требование о возложении на ответчика обязанности удалить товарный знак "Считай в уме" или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, фирменного наименования в учредительных документах.

Исковые требования в данной части сочтены судом первой инстанции не подлежащими удовлетворению с учетом представления ответчиком доказательств (фотографий) добровольного исполнения соответствующего требования истца и удаления спорных обозначений с вывесок и баннеров, установленных по адресам: г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13. корп. 3, г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 10.

Решение по делу в данной части не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 Кодекса защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право, или создающих угрозу его нарушения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ устанавливает, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Кодекса).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Снижая заявленный размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарный знак истца до 300 000 руб., суд исходит из отсутствия в материалах дела доказательств, подтверждающих наступление для истца отрицательных последствий, вызванных фактом незаконного использования ответчиком товарного знака истца, а именно: наступление возможных убытков, извлечение ответчиком значительной прибыли от использования товарного знака истца, а также доказательств, свидетельствующих о продолжительности периода использования товарного знака истца; с учетом добровольного устранения ответчиком нарушения путем демонтажа вывесок и баннеров.

Проанализировав в соответствии с правилами 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, учитывая характер допущенного ООО "Архимед" нарушения, степени вины, срока незаконного использования товарного знака N 685442, однократности допущенного нарушения, отсутствия доказательств возникновения у ООО "Считай в уме" убытков от такого нарушения, руководствуясь принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации допущенному нарушению, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что компенсация в размере 300 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак отвечает природе правового института компенсации.

Все значимые установленные в рамках настоящего дела обстоятельства учтены судом первой инстанции и положены в основу решения в части требований истца о взыскании компенсации. Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для дальнейшего уменьшения размера компенсации с учетом длительного периода нарушения ответчиком правового режима товарного знака N 685442, непринятия мер по устранению такового, в том числе - после получения претензии ООО "Считай в уме".

Отклоняя доводы апелляционной жалобы об установлении истцом соблюденного ответчиком срока устранения нарушения, направленные на оспаривание факта нарушения ООО "Архимед" прав ООО "Считай в уме" в отношении товарного знака, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

С целью подтверждения соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истцом в дело представлена претензия от 11.02.2019 N IN1269RU00 с почтовой квитанцией от 14.02.2019 о направлении данной претензии в адрес ООО "Архимед" (л.д. 13-16, 122-123).

Согласно тексту поименованной претензии истцом ответчику сообщается об установлении обстоятельств нарушения прав ООО "Считай в уме" на товарный знак N 685442 и предъявляется требование о прекращении нарушения и направлении в адрес ООО "Считай в уме" подтверждения в срок до 11.03.2019.

Материалы дела не содержат доказательств направления ООО "Архимед" ответа на указанную претензию.

Впоследствии истцом в адрес ответчика была направлена повторная претензия от 23.04.2019 N IN1269RU00, в которой ООО "Считай в уме" сообщило о выявлении обстоятельств нарушения ООО "Архимед" прав истца на товарный знак N 685442 и предъявило требования о прекращении нарушения в срок до 23.05.2019.

Ответчиком признается факт получения данной претензии, а также указывается на устранение нарушения прав на товарный знак в установленный истцом срок, что, по мнению подателя апелляционной жалобы, свидетельствует об отсутствии нарушения как такового и должно служить основанием для отказа в удовлетворении иска.

Вопреки доводам ответчика, установленный положениями ГК РФ запрет на использование товарного знака без согласия правообладателя носит абсолютный характер. В рассматриваемом случае между сторонами отсутствуют обязательственно-правовые отношения, что исключает возможность достижения истцом и ответчиком каких-либо соглашений после факта нарушения ответчиком данного запрета. Действующим правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений нивелирование факта нарушения прав на товарный знак не допускается, в том числе - посредством заключения с правообладателем соглашения.

Изложенные в претензиях истца требования надлежит расценивать не как вступление с ответчиком в переговорные процедуры относительно правового режима использования последним спорных объектов, а как законное требование правообладателя о прекращении длящегося правонарушения, логически следующее установлению соответствующего факта и отвечающие заинтересованности истца. Устранение нарушения в установленный истцом срок не является основанием освобождения ООО "Архимед" от ответственности за совершенное им нарушение.

Соответствующие требования предъявлены истцом при обеспечении соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

По правилам части 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, которое было установлено после принятия искового заявления к рассмотрению, является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения (пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).

Под досудебным порядком урегулирования споров следует понимать закрепление в договоре или законе условий о направлении претензии или иного письменного уведомления одной из спорящих сторон другой стороне, а также установление сроков для ответа и других условий, позволяющих разрешить спор без обращения в судебные инстанции.

В подтверждение соблюдения претензионного порядка истцом в материалы дела представлена претензия от 11.02.2019 N IN1269RU00, а также почтовая квитанция от 14.02.2019 о направлении данной претензии в адрес ответчика. В дело представлен и кассовый чек, подтверждающий направление претензии 14.02.2019.

С учетом изложенного досудебный порядок урегулирования спора следует считать соблюденным истцом. Не принимаются во внимание утверждения ООО "Архимед" о недопущении нарушения установленного положениями ГК РФ запрета на использование товарного знака в отсутствие правовых оснований.

ООО "Считай в уме" предъявлено требование о взыскании с ответчика 47 510 руб. судебных издержек, включающих 30 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 17 510 руб. расходов на оплату услуг нотариуса, а также 28 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 АПК РФ).

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (часть 1 статьи 106 Кодекса).

Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Материалы настоящего дела свидетельствуют о том, что в обоснование расходов на оплату услуг представителя, понесенных истцом в связи с рассмотрением дела, им представлены следующие документы: договор об оказании правовых услуг от 20.03.2019 N 133, заключенный между ООО "Считай в уме" (заказчик) и ООО "Юридическая компания "Бона Фидес" (исполнитель), в соответствии с которым исполнитель обязуется оказать заказчику правовые услуги по представлению интересов заказчика в арбитражном суде (претензионно-судебная работа) в целях защиты прав на товарный знак и авторских прав на произведение (правообладателя исключительных прав). В объем оказываемых услуг входит: правовой анализ представленных заказчиком документов, анализ действующего законодательства и судебной практики с целью установления порядка и условий выполнения исполнителем взятых на себя обязательств; консультирование заказчика по вопросам применения действующего гражданского законодательства Российской Федерации в целях защиты его прав и законных интересов; подготовка и направление в арбитражный суд (I инстанция, апелляционная инстанция) необходимых процессуальных документов (искового заявления, жалобы, отзыва, ходатайств, заявлений, письменных объяснений и пр.); участие во всех судебных заседаниях по представлению и защите интересов заказчика; представление интересов в УФССП России. Стоимость оказываемых услуг составила в общей сумме 30 000 руб.

В качестве доказательства реальности понесенных судебных расходов истцом на оплату услуг представителя представлено платежное поручение от 20.03.2019 N 63 на сумму 30 000 руб., в качестве несения расходов на оплату услуг нотариуса представлена квитанция от 04.04.2019, выданная временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа города Тюмени Тюменской области Садовщиковой Т.Б. - Нестенко В.В. на сумму 17 510 руб.

В силу положений части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При этом в части 2 этой же статьи предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Частью 1 статьи 111 АПК РФ предусматривается, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Понесенные по делу судебные расходы в любом случае относятся (либо возмещаются) на лицо, которое не ответило на досудебную претензию, как в случае, когда претензионный порядок предусмотрен законом, так и в случае, когда такой порядок установлен договором.

Настоящее дело представляет собой спор о взыскании в пользу правообладателя ООО "Считай в уме" компенсации за нарушение ООО "Архимед" исключительного права на товарный знак N 685442.

В силу пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. Иск о выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии.

Наряду с этим в силу части 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Материалами дела подтверждается соблюдение истцом обязательного претензионного порядка и отсутствие каких-либо действий со стороны ООО "Архимед", направленных на ответ на претензию истца. Основания для иного вывода апелляционным судом не установлены.

С учетом изложенного судом первой инстанции обоснованно сочтена подлежащей взысканию с ответчика сумма 28 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, а также сумма 47 510 руб. судебных издержек на основании правил статьи 110 АПК РФ. Соответствующие доводы апелляционной жалобы ответчика отклоняются как не соответствующие обстоятельствам дела.

Учитывая изложенное, апелляционный суд считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого решения и удовлетворения апелляционной жалобы ответчика не имеется.

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся на подателя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Архимед" оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.07.2019 по делу N А70-7250/2019 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Шиндлер

Судьи

Н.Е. Иванова О.Ю. Рыжиков