Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2019 г. N 07АП-7397/19

город Томск

15 октября 2019 г.

Дело N А03-22404/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Павлюк Т. В., Скачковой О. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Легачевой А. М. с использованием средств аудиозаписи рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гурман" (N 07АП-7397/2019) на решение от 06.06.2019 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-22404/2018 (судья А.Н. Винникова) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Стройпродукт" (644073, г.Омск, ул. Дианова, д. 39, ОГРН 1065501017614, ИНН 5501093407) к обществу с ограниченной ответственностью "Гурман" (656922, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 188, кв. 101, ИНН 2222867670, ОГРН 1182225015830) об обязании прекратить использование товарного знака и взыскании 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Ермакова О. Ю. по дов. от 03.04.2019,

от ответчика: без участия,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Стройпродукт" (далее по тексту - ООО "Стройпродукт", истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Гурман" (далее - ООО "Гурман", ответчик) об обязании прекратить использование товарного знака N 118563, в том числе в названии магазина, расположенного по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 188 (Торговый центр "Арена"), и взыскании 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N118563.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 06.06.2019 исковые требования удовлетворены частично, ООО "Гурман" запрещено использование товарного знака N 118563, с ООО "Гурман" в пользу ООО "Стройпродукт" взыскано 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 118563, а также 15 332 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Гурман" обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель, ссылаясь на акт экспертного исследования от 16.04.2019 N 1339/6-6, указывает на различия товарного знака N 118563 и обозначение "Гурман продукты"; слово "гурман" имеет всеобщее употребление и относится к общепринятому термину, широко используется в составе товарных знаков, используемых третьими лицами; указывает на то, что товарный знак истцом при реализации товара не используется; доказательства, обосновывающие размер взыскиваемой суммы в материалах дела отсутствуют.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается в ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание суда апелляционной инстанции представителей не направил.

В порядке части 1 статьи 266, частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции считает решение от 06.06.2019 Арбитражного суда Алтайского края не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Стройпродукт" является правообладателем словесного товарного знака N 118563 "Гурман", зарегистрирован 15.07.1994 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Правовая охрана по вышеуказанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 35, 36,42 класса Международной классификации товаров и услуг.

Истец обнаружил, что ответчик незаконно использует указанный товарный знак для реализации товаров в магазине "Гурман" (ТРЦ "Арена", г. Барнаул, Павловский тракт, 188), наносит товарный знак на продукцию (в частности, овощи, фрукты, молочная продукция, хлебобулочные изделия), кроме того, обозначение используется на вывеске магазина (места, где оказываются услуги по реализации товаров), в рекламе при продвижении услуг магазина, в уличных конструкциях: баннерах, рекламных конструкциях - лайтбоксах, публикациях в сети Интернет.

25.07.2018 в адрес ответчика направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака "Гурман" и нарушения прав правообладателя.

Полагая, что ответчиком нарушается исключительное право на указанный товарный знак, ООО "Стройпродукт" обратилось в суд с исковыми требованиями о прекращении использования ООО "Гурман" в своей деятельности, в наименовании магазина, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем истцу, а также о взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности истцом факта нарушения ответчиком его исключительных прав, в то же время посчитал возможным снизить размер взыскиваемой компенсации.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции установил следующее.

На основании пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

На основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким же образом, понятие "сходство до степени смешения" раскрывали действующие ранее Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (пункт 14.4.2). Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил N 482.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Пункт 42 Правил N 482 для оценки сходства обозначений указывает на необходимость сопоставления обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как разъясняется в пункте 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, которые могут быть использованы при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

В подтверждение факта использования ответчиком при осуществлении им в своей хозяйственной деятельности словесных конструкций, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, в материалах дела представлен ответчиком акт экспертного исследования ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России от 16.04.2019 N 1339/6-6, согласно которого экспертом Волотовой Л.М. установлено, что товарный знак N 118563 и обозначение "Гурман продукты" совпадают по использованному алфавиту, словесному элементу "Гурман", по звуковым, смысловым признакам словесного элемента "Гурман".

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводам о том, что изображение, использованное ответчиком, сходно до степени смешения с изображением товарного знака истца, поскольку имеет место графическое, смысловое и звуковое сходство, влияющее на общее восприятие исследуемых обозначений.

Таким образом, при использовании ответчиком обозначения "Гурман" или "Гурман Продукты" существует вероятность смешения потребителями лиц, которые оказывают услуги по реализации товаров под обозначением "Гурман".

Кроме того, судом первой инстанции принято во внимание то, что товарный знак истца зарегистрирован, в том числе для услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (реализация товаров) (ранее 42 класса), т.е. в той же экономической области, в которой ответчик использует изображение "Гурман продукты".

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак N 118563.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание положения пункта 154 Постановления Пленума N 10, согласно которому лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Таким образом, доводы подателя апелляционной жалобы о том, что слово "гурман" имеет всеобщее употребление и относится к общепринятому термину, широко используется в составе товарных знаков, используемых третьими лицами, что товарный знак истцом при реализации товара не используется, не могут быть принят во внимание, так как проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном порядке; доказательств признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 500 000 руб.

Однако суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, в том числе договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак N 118563 "Гурман" от 28.02.2018, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения размера компенсации.

Суд первой инстанции определил размер отыскиваемой истцом компенсации в размере 500 000 руб., при этом принял во внимание договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак N 118563 "Гурман" от 28.02.2018, заключенный между истцом (правопреемник) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Резонанс" (правообладатель), в соответствии с которым правообладатель за вознаграждение в размере 500 000 руб. отчуждает, а правопреемник принимает исключительное право на товарный знак N 118563 "Гурман". Кроме того, суд учел характер и обстоятельства допущенного нарушения, нахождение истца и ответчика в разных регионах страны, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, а также принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

У суда апелляционной инстанции в данной части оснований для иного вывода не имеется, учитывая, что истцом определенный судом первой инстанции размер компенсации не оспорен.

Довод ответчика о необоснованности размера удовлетворенных исковых требований не принимается во внимание, поскольку ответчиком контррасчет не представлен, в то же время определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 06.06.2019 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-22404/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гурман" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев

со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

С. В. Кривошеина

Судьи

Т. В. Павлюк О. А. Скачкова