Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2019 г. N 09АП-53848/18

г. Москва

16 октября 2019 г.

Дело N А40-4203/17

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей И.М. Клеандрова, С.А. Назаровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании

апелляционные жалобы ООО "ГИГВИ", Алексеева С.В. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.10.2017 года по делу N А40-4203/17, принятое судьей Ведерниковым М.А. по иску ООО "НЭМС" к ООО "ТИМСТРОЙ", ООО "ГИГВИ" третьи лица: Алексеев Сергей Витальевич, Бурова Жанна Владимировна о запрете использовать товарный знак истца, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 15 000 руб.

при участии в судебном заседании:

Алексеев С.В. - паспорт, лично

от ООО "НЭМС" - Крупенина С.А. по дов. от 15.05.2019, Катина В.И. по дов. от 10.01.2019

от ООО "ГИГВИ" - Гетман В.А. по дов. от 01.03.2018

генеральный директор ООО "ГИГВИ" - Козлов И.В. согласно протокола N 13 внеочередного собрания участников ООО "ГИГВИ" от 18.04.2018

УСТАНОВИЛ:

ООО "НЭМС" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "ТИМСТРОЙ" и ООО "ГИГВИ" (далее - ответчики) о запрете ООО "Тимстрой" и ООО "ГИГВИ" использование исключительных прав ООО "НЭМС" на товарный знак N 568647; взыскании с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака N 568647 в размере 15 000 рублей в равных долях по 7 500 руб. с каждого (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2017 г. ООО "ГИГВИ" привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2017 г. Алексеев Сергей Витальевич привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2017 г. Бурова Жанна Владимировна привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2017 г. исковые требования удовлетворены: запрещено ООО "ТИМСТРОЙ", ООО "ГИГВИ" использовать при введении в гражданский оборот товаров и услуг обозначение (восемь белых ромбов на красном фоне) сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "НЭМС" по свидетельству N 568647 применительно к соответствующим классам МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана. Взыскано с ООО "ТИМСТРОЙ" в пользу ООО "НЭМС" 7 500 руб. компенсации, а также 4 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску. Взыскано с ООО "ГИГВИ" в пользу ООО "НЭМС" 7 500 руб. компенсации, а также 4 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2018 г., решение Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2017 г. отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2018 г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-59748/2017, 09АП-59750/2017 от 01.06.2018 г. отменено и дело N А40-4203/2017 передано на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2019 г. производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-797/2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 года по делу N СИП-797/2018 отказано в удовлетворении заявления ООО "НЭМС" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 в отношении части товаров и услуг 18, 20, 21, 28 и 35-го класса МКТУ, как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, и обязании Роспатента восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 в полном объеме.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2019 г. возобновлено производство по заявлению ООО "НЭМС" о взыскании компенсации с ООО "ТИМСТРОЙ", ООО "ГИГВИ" за использование товарного знака в размере 15 000 руб., запрет на использование товарного знака.

В судебном заседании ООО "ГИГВИ", Алексеева С.В. поддержали доводы апелляционных жалоб.

Представители ООО "НЭМС" возражали против удовлетворения жалоб.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев и оценив все представленные по делу доказательства, заслушав представителей лиц участвующих в деле, полагает обжалуемый судебный акт Арбитражного суда города Москвы подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "НЭМС" (далее по тексту - истец, Общество) является обладателем исключительных прав на товарный знак по Свидетельству РФ N 568647 (далее то тексту - товарный знак), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 21 марта 2016 года, с приоритетом товарного знака 31 июля 2014 года в отношении товаров 18,20,21,28 и услуг 35 классов МКТУ.

Мотивируя исковые требования истец указал, что ООО "Тимстрой", ООО "ГИГВИ" (далее по тексту - ответчики) нарушают исключительные права ООО "НЭМС" на товарный знак по Свидетельству РФ N 568647 посредством использования сходного до степени смешения обозначения на реализуемых ответчиками товарах и этикетках.

Сходное до степени смешения обозначение размещено на реализуемых ответчиками товарах и этикетках, что было обнаружено истцом путем закупки товаров и подтверждается соответствующими доказательствами.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с пп. 1, 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ указывает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец приобрел у ответчика ООО "Тимстрой" товары (игрушки для животных), на вшивных ярлыках и этикетках которых размещено обозначение, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 568647. Указанные обстоятельства подтверждаются непосредственно фотоснимками приобретенных истцом товаров, самими товарами, представленными на обозрение суда, счетом на оплату N194 от 14.11.2016 г., счетом-фактурой N138 от 15.11.2016 г., платежным поручением N 358 от 14.11.2016 г.

Установив факт правонарушения, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования.

Решением Роспатента от 28.04.2018, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 568647 признано недействительным в отношении всех товаров и услуг, однородных с товарами и услугами ответчиков.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу N СИП-297/2018 признано недействительным решение Роспатента от 28.04.2018, как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, и суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ГИГВИ" от 28.12.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N568647, мотивированное несоответствием пунктам 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 30.10.2018, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 568647 признано недействительным в отношении всех товаров и услуг, однородных с товарами и услугами ответчиков.

При повторном рассмотрении возражения от 28.12.2017, решением от 30.10.2018 Роспатент признал оспариваемую регистрацию недействительной в отношении товаров 18-го "кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных; плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных", 20-го "гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных; решетки кормовые", 21-го "аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц; гребни для волос; гребни для животных; изделия щеточные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчески; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки; яйца подкладные для несушек искусственные", 28-го "диски летающие [игрушки]; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мячи для игры", и услуг 35-го "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 568647, как несоответствующую требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 в отношении названных классов товаров и услуг МКТУ, Роспатент исходил из того, что обществу "Гигви" с 2012 принадлежит коммерческое обозначение, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, имеющим более позднюю дату приоритета (31.07.2014); в свою очередь общество ранее даты приоритета оспариваемой регистрации использует данное коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - зоомагазина, в сфере деятельности, однородной указанной части товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 г. по делу N СИП-797/2018 требования ООО "НЭМС" о признании недействительным решения Роспатента от 30.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 в отношении части товаров и услуг 18, 20, 21, 28 и 35-го класса МКТУ как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации - оставлено без удовлетворения.

В силу пункта 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.

В пункте 54 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене, а исковые требования не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 октября 2017 года по делу N А40-4203/17 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

С.А. Назарова И.М. Клеандров