Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2019 г. N 08АП-12560/19

город Омск

02 декабря 2019 г.

Дело N А46-15420/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 декабря 2019 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кливера Е.П.,

судей Лотова А.Н., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Бралиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-12560/2019) общества с ограниченной ответственностью "Аватара" (далее - ООО "Аватара", истец) на решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 по делу N А46-15420/2018 (судья С.В. Яркова), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аватара" (ИНН 6670219511, ОГРН 1086670022845) к акционерному обществу "Омскоблавтотранс", ИНН 5507249611, ОГРН 1145543032843 (далее - АО "Омскоблавтотранс", ответчик) о взыскании 1 800 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) и общества с ограниченной ответственностью "Экстрим безопасность" (далее - ООО "Экстрим безопасность"),

при участии в судебном заседании от АО "Омскоблавтотранс" - Кузьмина Т.Г. (по доверенности от 28.12.2018 N 3);

от Министерства - Никитина О.А. (по доверенности от 28.12.2018 N ИСХ-18/МТСР18487);

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания лица извещены надлежащим образом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Аватара" обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением о взыскании с акционерного общества "Омскоблавтотранс" компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 800 000 руб.

Определением Арбитражного суда Омской области от 01.11.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство труда и социального развития Омской области и общество с ограниченной ответственностью "Экстрим безопасность".

Решением Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 в удовлетворении искового требования ООО "Аватара" отказано.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав ООО "Аватара", и из того, что установка и сопровождение программного обеспечения транспортных терминалов для перевозчика на безвозмездной основе осуществлялись ООО "Экстрим безопасность", в связи с чем отсутствуют основания для взыскания с АО "Омскоблавтотранс" компенсации за нарушение исключительного права.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Аватара" обратилось с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просило решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Истец в апелляционной жалобе настаивает на том, что ООО "Аватара" не является лицом, обязанным в силу государственных контрактов от 17.09.2014 N 220 и от 15.10.2015 N 2015.378588 безвозмездно установить программное обеспечение на терминалы ответчика, в том числе на спорные 50 терминалов New8110, и на том, что наличие у ответчика ожиданий безвозмездной установки программного обеспечения от исполнителя государственного контракта не является обстоятельством, позволяющим ответчику извлекать прибыль от неправомерного использования программы истца.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2019 решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 изменено, резолютивная часть изложена следующим образом:

"Взыскать с акционерного общества "Омскоблавтотранс" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аватара" 808 000 руб. вознаграждения, 13 916 руб. расходов по уплате государственной пошлины по исковому заявлению, 1 346 руб. 70 коп. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. В удовлетворении остальной части иска отказать".

При вынесении указанного постановления суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что сублицензионный договор от 25.05.2015 N 15-ТТ-ПО является заключенным, о том, что с учетом поведения сторон сублицензионного договора в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года между сторонами сложились гражданско-правовые отношения, вытекающие из сублицензионного договора (статья 438 ГК РФ), в связи с чем использование ответчиком программного обеспечения, предоставленного истцом, в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года не может быть признано незаконным.

Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о наличии оснований для переквалификации заявленного истцом требования о взыскании компенсации за нарушение прав использования программного обеспечения в требование о взыскании вознаграждения за его использование.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2019 отменено, дело N А46-15420/2018 направлено на новое рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

При этом Суд по интеллектуальным правам указал на то, что суд апелляционной инстанции, переквалифицировав заявленное истцом требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав в требование о взыскании вознаграждения за его использование, не обосновал, по каким причинам избранный истцом способ защиты права является ошибочным и не соответствует правовой квалификации отношений сторон, а также не направлен на восстановление нарушенного права исходя из очевидно преследуемого истцом, как лицензиатом, материально-правового интереса, а также на то, что самостоятельная переквалификация исковых требований при одновременном изменении предмета и оснований иска находится за рамками компетенции суда.

При новом рассмотрении дела N А46-15420/2018 Восьмым арбитражным апелляционным судом АО "Омскоблавтотранс" заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Арбитражным судом Свердловской области дела N А60-62479/2019, возбужденного по исковому заявлению АО "Омскоблавтотранс" к ООО "Аватара" о признании лицензионного договора от 31.12.2013 N УМ-31/13/5 незаключенным.

ООО "Аватара" возразило против удовлетворения указанного ходатайства.

Министерство оставило разрешение заявленного ходатайства на усмотрение суда.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Так, в рассматриваемой ситуации АО "Омскоблавтотранс" не доказано наличие предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ условий, в связи с чем суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о приостановлении производства по делу.

20.11.2019 во исполнение определения Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 об отложении судебного заседания от ООО "Аватара" поступили письменные объяснения, которые приобщены судом апелляционной инстанции к материалам дела.

До начала судебного заседания от ООО "Аватара" поступило письменное ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя, которое судом апелляционной инстанции удовлетворено.

27.11.2019 от Министерства и АО "Омскоблавтотранс" поступили письменные пояснения, которые приобщены судом апелляционной инстанции к материалам дела.

Ответчиком в судебном заседании представлены дополнительные доказательства, а именно: платежные поручения от 05.04.2019, от 08.04.2019, от 11.04.2019, от 12.04.2019, от 16.04.2019, от 18.04.2019, от 19.04.2019, от 22.04.2019, от 07.05.2019, от 08.05.2019, от 13.05.2019 N 9558, а также реестр банковских документов за 2 квартал 2019 года, которые приобщены судом апелляционной инстанции к материалам дела в порядке пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в целях объективного рассмотрения дела.

Представитель АО "Омскоблавтотранс" в судебном заседании выразил несогласие с доводами апелляционной жалобы, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Кроме того, представитель ответчика, заявил устное ходатайство о снижении размера санкций, в том случае, если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что для ее взыскания имеются правовые основания. В обоснование указанного ходатайства АО "Омскоблавтотранс" сослалось на то, что после окончания действия договора пыталось вступить в договорные отношения с истцом в целях его пролонгации, однако ответчик, не отвечая отказом, и не дав согласия на это, по истечении полутора лет предъявил рассматриваемые исковые требования. Кроме того, ответчик обратил внимание на то, что практически полностью исполнил отмененное кассационной инстанцией постановление суда апелляционной инстанции от 18.03.2019 по настоящему делу, а также на то, что в настоящее время АО "Омскоблавтотранс" находится в тяжелом финансовом положении.

Представитель Министерства в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

ООО "Аватара" и ООО "Экстрим безопасность", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела по апелляционной жалобе, представителей в судебное заседание не направили.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции полагает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в соответствии со статьей 156, частью 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей истца и ООО "Экстрим безопасность".

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, письменные отзывы на апелляционную жалобу, дополнения к ним, заслушав представителей Министерства и АО "Омскоблавтотранс", суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Между ООО "Аватара" и обществом с ограниченной ответственностью "Удобный маршрут" (далее - ООО "Удобный маршрут") 31.12.2013 заключён лицензионный договор N УМ-31/13/5 (далее - Лицензионный договор), по условиям которого истец получил право использования терминального программного обеспечения "Удобный маршрут для переносных терминальных устройств" (FarePlus) (далее - Программа, Программное обеспечение) на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Дополнительным соглашением от 31.12.2013 N 2 к Лицензионному договору ООО "Аватара" и ООО "Удобный маршрут" изменили положения о простой (неисключительной) лицензии. Так, ООО "Удобный маршрут" передало истцу неисключительное право использования Программы на всей территории Российской Федерации, за исключением Омской области, а на территории Омской области - исключительное право использования Программы.

Согласно пункту 1.3.1 Лицензионного договора ООО "Удобный маршрут" в качестве лицензиара даёт своё согласие на передачу от имени истца (лицензиата) права использования Программы на основании сублицензионных договоров третьим лицам.

25.05.2015 между ООО "Аватара" и АО "Омскоблавтотранс" заключён сублицензионный договор N 15-ТТ-ПО (далее - Сублицензионный договор), в соответствии с приложением N 1 к которому ответчику на условиях простой (неисключительной) лицензии передано право использования 50 экземпляров Программы, установленного на 50 переносных транспортных терминалах New8110, на срок с 01.05.2015 по 30.06.2015.

Согласно пунктам 1.4 - 1.5 Сублицензионного договора Программа использовалась АО "Омскоблавтотранс" для оказания транспортных услуг на территории Омской области льготным категориям населения, указанным в Постановлении Правительства Омской области от 25.11.2009 N 224-п "О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области", путем воспроизведения и запуска Программного обеспечения.

С 2013 по 2016 годы исполнителем в рамках государственных контрактов являлось ООО "Экстрим безопасность", предметом контрактов являлось оказание услуг по информационно-технологическому обслуживанию электронной автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование электронного социального транспортного приложения Омской области. В ходе исполнения контрактов ООО "Экстрим безопасность" осуществляло сбор информации о работе терминалов и представляло соответствующие отчёты государственному заказчику (Министерству).

По утверждению истца, поскольку Сублицензионный договор надлежащим образом не пролонгирован, и отношения между сторонами продолжались без надлежащего оформления, срок правомерного использования Программы ответчиком истёк 01.07.2015.

Фактическое использование Программы ответчиком прекратилось не ранее 31.12.2016, что подтверждается письмом ООО "Удобный маршрут" и отчётом о работе терминалов.

Истец направил ответчику претензию от 14.06.2018 N 23 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность.

Оставление ответчиком обозначенной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения ООО "Аватара" в Арбитражный суд Омской области с соответствующим исковым заявлением.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для его изменения, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

К последнему применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

По смыслу подпункта 2 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ программы для электронных вычислительных машин являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что 25.05.2015 между ООО "Аватара" и АО "Омскоблавтотранс" заключён Сублицензионный договор, в соответствии с приложением N 1 к которому ответчику на условиях простой (неисключительной) лицензии передано право использования 50 экземпляров Программы, установленного на 50 переносных транспортных терминалах New8110, на срок с 01.05.2015 по 30.06.2015.

При этом ссылка ответчика на незаключенность Сублицензионного договора отклоняется судом апелляционной инстанции в силу следующего.

Так, судом апелляционной инстанции установлено, что Сублицензионный договор составлен в простой письменной форме в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, подписан как со стороны истца, так и со стороны ответчика, имеет оттиски печатей сторон.

Обозначенный Сублицензионный договор содержит указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору; на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности; срок предоставления права использования программного обеспечения, размер ежемесячного сублицензионного вознаграждения.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что само по себе отсутствие в Сублицензионном договоре ссылки на лицензионный договор не свидетельствует о несоблюдении требований пункта 6 статьи 1235 ГК РФ, поскольку действующим гражданским законодательством прямо не предусмотрена обязанность указывать в сублицензионном договоре реквизиты лицензионного договора, на основании которого лицензиату предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности.

Из материалов дела не следует, что при подписании Сублицензионного договора у сторон имелись неясности в отношении его предмета, а именно: программного обеспечения, право использования которого подлежало передаче истцом ответчику по условиям указанного договора.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у истца прав пользования каким-либо иным программным обеспечением, которые ответчик намеревался приобрести по сублицензионному договору.

Материалами дела подтверждается факт наличия у ООО "Аватара" прав пользования указанного в Сублицензионном договоре Программного обеспечения, обратное ответчиком не доказано.

Кроме того, истцом во исполнение договорных обязательств по Сублицензионному договору ответчику передано право на использование Программного обеспечения, установленного на переносном транспортном терминале New8110 в количестве 50 штук, что подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи прав на использование Программного обеспечения (т.1 л.д.13).

АО "Омскоблавтотранс" не оспаривается факт получения и использования предоставленного истцом Программного обеспечения по Сублицензионному договору.

Более того, ответчиком исполнялись обязательства по оплате сублицензионного вознаграждения за предусмотренный Сублицензионным договором период использования Программного обеспечения с 01.05.2015 по 30.06.2015, что подтверждается платёжными поручениями от 08.10.2015 N N 8497 и 8498 (т.1 л.д.18).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 6 постановления Пленума от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что исполнение сторонами Сублицензионного договора подтверждает факт возникновения между истцом и ответчиком обязательств по Сублицензионному договору.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что Сублицензионный договор, вопреки доводам ответчика, является заключенным.

Суд первой инстанции, проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, пришел к выводу о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительного права ООО "Аватара", и, как следствие, об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительного права.

Между тем судом первой инстанции при формулировании обозначенного выше вывода необоснованно не учтено следующее.

Так, согласно статьям 1235 и 1238 ГК РФ истечение срока, на который лицензиатом предоставлено сублицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности, по общему правилу, влечет утрату сублицензиатом права использования данного результата.

Таким образом, правомерным поведением сублицензиата в таких обстоятельствах является либо прекращение использования результата интеллектуальной деятельности, либо принятие мер по продлению срока действия сублицензионного договора, либо заключение нового договора сублицензии.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила Кодекса о лицензионном договоре.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором (пункт 3 статьи 1237 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Из содержания пункта 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

При этом основанием для предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

По смыслу вышеуказанных положений ГК РФ лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Следовательно, по требованию о защите нарушенных интеллектуальных прав в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему интеллектуальных прав или права на их защиту и факт использования обозначенных прав ответчиком, а ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, поскольку в ином случае лицо признается нарушителем прав и может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалами дела подтверждается факт наличия у истца, как обладателя исключительной лицензии на территории Омской области в соответствии с дополнительным соглашением от 31.12.2013 N 2 к Лицензионному договору, права на защиту исключительных прав.

Из материалов дела усматривается, что Сублицензионный договор заключен сторонами на срок до 30.06.2015.

Учитывая, что Сублицензионный договор надлежащим образом не пролонгирован, при этом отношения сторон продолжались без надлежащего оформления, суд апелляционной инстанции считает, что срок правомерного использования Программного обеспечения истек 30.06.2015.

Между тем ответчик продолжил использовать транспортные терминалы с установленным истцом Программным обеспечением после истечения срока действия Сублицензионного договора.

Так, согласно письму ООО "Удобный маршрут" от 18.06.2018 действий по изменению, обновлению или удалению установленного на транспортные терминалы Программного обеспечения ООО "Удобный маршрут" не совершалось (т.1 л.д.18).

Письмом от 19.06.2018 N 781 ООО "Экстрим безопасность", оказывавшее в период с 17.09.2014 по 31.12.2016 услуги по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного транспортного приложения Омской области на основании государственного контракта от 17.09.2014 N 2015.378588, представило помесячную информацию о количестве используемых ответчиком терминалов за период с мая 2015 года по декабрь 2016 года (т.1 л.д.17), что АО "Омскоблавтотранс" не опровергнуто.

АО "Омскоблавтотранс" в материалы дела представлено сообщение от 22.12.2016, содержащее во вложении договор на аренду Программного обеспечения и статистику использования терминалов по дням, согласно которой за неоплаченный период 16 месяцев с августа 2015 года по ноябрь 2016 года среднее количество использованных терминалов составило 30,27 штук в день, общая сумма аренды Программного обеспечения при таком расчете составляет примерено 484 000 руб. (т.1 л.д.41).

В материалах дела отсутствуют доказательства отказа в спорный исковой период от использования Программного обеспечения или количества используемых терминалов, на которых оно установлено.

Из материалов дела также следует, что письмом от 29.10.2015 N 08/1729, составленным после истечения срока действия Сублицензионного договора, АО "Омскоблавтотранс" просило истца в связи с невозможностью точного определения ежедневной потребности в транспортных терминалах для обеспечения подвижного состава, обслуживающего пригородные маршруты, рассмотреть возможность предоставления данных о количестве транспортных терминалов, используемых на пригородных маршрутах, ежедневно работавших с мая 2015 года за каждый день; оплаты права на использование программного обеспечения для транспортных терминалов за фактическое количество используемых в данном месяце транспортных терминалов (за максимальное количество) (т.1 л.д.40).

20.10.2016 ответчиком в адрес истца направлено письмо N 08/2221 с просьбой рассмотреть возможность снижения суммы оплаты неисключительного права на использование программного обеспечения для одного терминала с 1 000 руб. до 700 руб. в месяц или пересчитать сумму оплаты неисключительного права на пользование Программного обеспечения соразмерно используемым одновременно терминалам, не превышающим 38 штук в сутки (т.1 л.д.52).

Таким образом, учитывая, что ответчиком в материалы дела не представлено доказательств прекращения использования установленного истцом на терминалах Программного обеспечения после истечения срока действия Сублицензионного договора, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на использование Программы.

При этом утверждения ответчика о том, что право использования Программного обеспечения приобретено им у ООО "Экстрим безопасность", и о наличии у АО "Омскоблавтотранс" права безвозмездного пользования предоставленным Программным обеспечением, отклоняются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Так, из материалов дела следует, что между Министерством и АО "Омскоблавтотранс" заключены договоры от 09.01.2014 N 1 и N 2, от 12.01.2015 NN 24 и 25, от 11.01.2016 NN 13 и 15, предметом которых являлось взаимодействие сторон по предоставлению мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан в Омской области в виде права бесплатного проезда пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах маршруту регулярных перевозок на территории Омской области, порядок и условия перечисления средств областного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки (т.1 л.д.76-140).

Согласно условиям обозначенных договоров Министерство обязалось производить возмещение затрат транспортной организации в установленном договором порядке в пределах бюджетных ассигнований на год за счёт средств областного бюджета на основании отчётности, представленной перевозчиком в соответствии с договором.

17.09.2014 в целях обеспечения информационного и технологического взаимодействия сторон в процессе исполнения указанных договоров между Министерством (государственным заказчиком) и ООО "Экстрим безопасность" (исполнитель) заключён государственный контракт N 2015.378588 (действующий до 31.12.2016) на оказание услуг по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного транспортного приложения Омской области, согласно пункту 1.1 которого государственный заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по информационно-технологическому обслуживанию электронного социального транспортного приложения Омской области в соответствии с техническим заданием.

В соответствии с пунктом 3.1 технического задания (приложение N 1 к государственному контракту от 17.09.2014 N 2015.378588) информационно-технологическое обслуживание включает в себя оказание услуг, направленных на обеспечение, поддержание и функционирование, в том числе транспортных терминалов.

Пунктом 4.6 технического задания предусмотрено, что установку и сопровождение программного обеспечения транспортных терминалов должен осуществлять исполнитель.

27.12.2013 между ООО "Экстрим безопасность" (ссудодатель) и ответчиком (ссудополучатель) заключен договор безвозмездного пользования имуществом N 102, по условиям которого ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное временное пользование ссудополучателю, а ссудополучатель обязуется принять транспортные терминалы, в количестве и с характеристиками, указанными в приложении N 1 к указанному договору, и своевременно возвратить их в исправном состоянии с учетом нормального износа (т.1 л.д.141-144).

В соответствии с приложением N 1 к договору от 27.12.2013 N 102 передаваемое в безвозмездное пользование имущество - переносной транспортный терминал New2110 в предусмотренной комплектности в количестве 331 штука.

Указанное имущество передано ответчику по акту приема-передачи имущества в безвозмездное пользование от 27.12.2013 (т.1 л.д.145).

Между тем из материалов дела усматривается и ответчиком не оспаривается, что Программное обеспечение истцом устанавливалось на терминалы модели New8110, в свою очередь ООО "Экстрим безопасность" по договору безвозмездного пользования ответчику переданы терминалы модели New2110.

Судом апелляционной инстанции установлено, что терминалы модели New8110 приобретены ответчиком после 31.12.2013, внесены в систему управления терминалами (СУТ) с установленным на них Программным обеспечением FarePlus в мае 2015 года на основании информации, предоставленной ООО "Аватара", у которой перевозчики приобретали терминальное Программное обеспечение FarePlus на основании сублицензионных договоров.

Истец в апелляционной жалобе пояснил, что ООО "Экстрим безопасность" в рамках заключенных государственных контрактов разработано программное обеспечение с определенным функционалом, соответствующее требованиям указанных контрактов. Перевозчикам предлагалось обозначенное программное обеспечение, объяснялся его функционал, и часть перевозчиков использовали и работали с помощью указанного программного обеспечения бесплатно. Договоры на предоставление указанного программного обеспечения бесплатно заключались именно с ООО "Экстрим безопасность".

В то же время ООО "Удобный маршрут" разработано свое программное обеспечение FarePlus, которое отличалось более расширенным функционалом (продажа электронных билетов льготной и не льготной категории пассажиров, беспроводная выгрузка данных, удобные для изучения улучшенные отчеты и т.п.).

Перевозчики Омской области, получая информацию, в том числе от Министерства и муниципального предприятия города Омска "Пассажирсервис", которое занимается электронным приложением по обычным (не льготным) категориям пассажиров, знали о существовании обоих видов программного обеспечения, в том числе об их различиях. Поэтому часть перевозчиков выбирали программное обеспечение от ООО "Экстрим безопасность" и работали по нему бесплатно, а другая часть, в том числе ответчик, выбирали программное обеспечение от ООО "Удобный маршрут".

АО "Омскоблавтотранс" документально не опровергло указанные доводы истца.

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия у ООО "Экстрим безопасность" прав использования терминального программного обеспечения FarePlus.

Таким образом, учитывая, что ООО "Экстрим безопасность" и ООО "Аватара" устанавливалось разное программное обеспечение, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что право использования вышеуказанного Программного обеспечения приобретено ответчиком именно у ООО "Аватара", как следствие, у АО "Омскоблавтотранс" возникла обязанность по выплате компенсации за нарушение исключительного права ООО "Аватара" на Программное обеспечение.

Ответчик также ссылается на введение его третьим лицом в заблуждение при заключении Сублицензионного договора.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанным выше доводом ввиду следующего.

Так, из материалов дела следует, что генеральным директором ООО "Экстрим безопасность" и ООО "Аватара" на момент возникновения спорных правоотношений являлся Серебров М.А.

ООО "Экстрим безопасность" располагается по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 85, офис 618. 42,5 % доли в уставном капитале организации принадлежит Рягину Михаилу Юрьевичу.

ООО "Аватара" находится по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 85, офис 621. Единственный учредитель и генеральный директор данной организации также Рягин Михаил Юрьевич.

В свою очередь, суд апелляционной инстанции полагает, что сам по себе факт аффилированности ООО "Экстрим безопасность" и ООО "Аватара", на который указывает ответчик, не свидетельствует о недобросовестности действий указанных юридических лиц при заключении истцом и ответчиком Сублицензионного договора.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об обращении ответчика к ООО "Экстрим безопасность" по вопросу установления программного обеспечения на 50 терминалах модели New8110, равно как и об отказе ООО "Экстрим безопасность" в осуществлении таких действий и предложении обратиться к ООО "Аватара".

Кроме того, условия Сублицензионного договора однозначно свидетельствуют о возмездном характере отношений его сторон.

Из содержания писем ответчика от 29.10.2015 N 08/1729 и 20.10.2016 N 08/2221 не следует, что у АО "Омскоблавтотранс" имелись сомнения относительно субъекта, предоставившего ему право пользования Программным обеспечением (т.1 л.д.40, 52).

Таким образом, по мнению суда апелляционной инстанции, установленные по делу фактические обстоятельства свидетельствуют о недоказанности факта введения ответчика в заблуждение при заключении Сублицензионного договора.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, проанализировав имеющиеся в материалах дела доказательства, полагает, что исковое требование ООО "Аватара" о взыскании с ответчика 1 800 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на пользование программным продуктом не может быть удовлетворено в полном объеме по следующим основаниям.

Как отмечено выше, пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 62 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд должен учитывать, помимо прочего, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер), вероятные имущественные потери правообладателя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как отмечено выше, ответчик в судебном заседании 27.11.2019 заявил устное ходатайство о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав.

Как следует из материалов дела, что ответчик обращался к ООО "Аватара" с просьбой о заключении сублицензионного договора на использование программного обеспечения на последующие периоды, что подтверждается электронной перепиской сторон (т.1 л.д.38).

При этом материалы дела свидетельствуют о том, что ООО "Аватара", осознавая, что ответчик продолжает использование Программного обеспечения после истечения срока действия Сублицензионного договора, не предприняло каких-либо действий, направленных на пресечение неправомерного использования ответчиком Программного обеспечения, в частности, не направляло в адрес АО "Омскоблавтотранс" претензии с требованием прекратить использование Программного обеспечения, не обращалось к ответчику с предложением о продлении срока действия Сублицензионного договора либо о заключении нового сублицензионного договора.

Указанное поведение истца, по мнению суда апелляционной инстанции, позволяет прийти к выводу о том, что нарушение ответчиком исключительных прав истца не носило грубый характер и, по существу, само обусловило такое нарушение.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает справедливым снижение заявленной истцом к взысканию с ответчика компенсации до однократного размера нарушенного права.

Кроме того, представитель АО "Омскоблавтотранс" в судебном заседании суда апелляционной инстанции пояснил, что ответчиком в полном объеме исполнено постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2019 по делу N А46-15420/2018, которым с АО "Омскоблавтотранс" в пользу истца взыскано 808 000 руб. вознаграждения, 13 916 руб. расходов по уплате государственной пошлины по исковому заявлению и 1 346 руб. 70 коп. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Указанное обстоятельство подтверждается представленными ответчиком в материалы дела платежными поручениями от 05.04.2019, от 08.04.2019, от 11.04.2019, от 12.04.2019, от 16.04.2019, от 18.04.2019, от 19.04.2019, от 22.04.2019, от 07.05.2019, от 08.05.2019, от 13.05.2019 N 9558 на общую сумму 823 262 руб. 70 коп., а также реестром банковских документов за 2 квартал 2019 года.

Представитель АО "Омскоблавтотранс" пояснил, что с заявлением о повороте исполнения вышеуказанного судебного акта не обращался.

АО "Омскоблавтотранс" также пояснило, что в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, в отношении него подано 269 исковых заявлений, что не оспаривается и истцом.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения искового требования Общества о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права в размере 900 000 руб.

С учетом изложенных правовых норм и обстоятельств дела, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения неправильно применены нормы материального права, что в силу пункта 4 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения судебного акта.

В силу положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу абзаца четвертого пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1) положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных расходов не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки.

Учитывая, что размер компенсации за нарушение исключительных прав истца, подлежащий взысканию с ответчика, снижен судом, положения пункта 21 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1 подлежат применению по аналогии при распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины в рамках рассматриваемого дела.

В связи с этим, судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные ООО "Аватара" при подаче искового заявления в суд первой инстанции в размере 31 000 руб. и при подаче апелляционной жалобы в размере 3 000 руб., подлежат взысканию с АО "Омскоблавтотранс" в пользу истца в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, частью 2 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 по делу N А46-15420/2018 изменить, изложив его резолютивную часть в следующей редакции:

"Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Аватара" удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Омскоблавтотранс" (ИНН 5507249611, ОГРН 1145543032843, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Омской области 08.08.2014; место нахождения: 644019, Омская область, г. Омск, проспект Комарова, д. 2) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аватара" (ИНН 6670219511, ОГРН 1086670022845, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 29.03.2015; место нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 621) компенсацию за нарушение исключительного права в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 31 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.".

Взыскать с акционерного общества "Омскоблавтотранс" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аватара" 3 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать заявление о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

Председательствующий судья

Е.П. Кливер

Судьи

А.Н. Лотов Н.А. Шиндлер