Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2019 г. N 09АП-70756/19

г. Москва

16 декабря 2019 г.

Дело N А40-90590/19

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей О.Г. Головкиной, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2019 года по делу N А40-90590/19, принятое судьей Мищенко А.В., по иску АО "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" к "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" о взыскании

при участии в судебном заседании:

от истца: Резанов Г.Г. по доверенности от 28.12.2018

от ответчика: Дружинин И.С. по доверенности от 18.03.2019

УСТАНОВИЛ:

АО "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" обратилось с иском к государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" о взыскании суммы задолженности по Лицензионному договору N 16/2016-92027 от 21.12.2016 в размере 35 585 330,00 руб., неустойки в размере 23 166 049,83 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2019 года принят отказ от иска в части взыскания неустойки, исковые требования в части основного долга удовлетворены.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Истец возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Между АО "Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект" (далее - АО "Союздорпроект", Лицензиар, Истец) и Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" (далее Государственная компания "Автодор", Лицензиат, Ответчик) заключен Лицензионный договор N 16/2016-92027 от 21.12.2016 (далее - Лицензионный договор, Приложение N 1 к исковому заявлению) на право использования полезной модели "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" для целей проектирования, строительства и эксплуатации объекта: "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области" 3 этап строительства - км 124-км 173".

В соответствии с п. 1.1 Лицензионного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату удостоверенное патентом право использования полезной модели "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором лицензионное вознаграждение.

Сумма лицензионного вознаграждения составляет 35 585 330 рублей (п. 3.1 Лицензионного договора).

Согласно п. 3.2 Лицензионного договора лицензионное вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Лицензиаром заверенной копии патента и приложений к нему, а также иной документации, необходимой для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение N 2 к Договору) в соответствии с п. 2.3 Лицензионного договора на основании выставленного Лицензиаром счета на оплату.

В соответствии с п. 2.3 Лицензионного договора Лицензиар обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения зарегистрированного Договора из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам предоставить Лицензиату заверенную копию патента и приложений к нему, а также иную документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение N 2 к Договору) по Акту приема-передачи документов, являющемуся приложением N 1 к Договору.

07.04.2017 Федеральным институтом промышленной собственности (далее - ФИПС) было зарегистрировано предоставление Ответчику права использования ОИС по Лицензионному договору. Копия уведомления ФИПС о государственной регистрации права использования по Лицензионному договору прилагается.

Ответчику были переданы все документы, предусмотренные Лицензионным договором, что подтверждается письмом N 1578/17-СДП от 25.04.2017.

В соответствии с п. 4.2.2 Лицензионного договора Ответчик обязан принять документы, предусмотренные п. 2.3 Договора, по Акту приема-передачи документов.

Однако до настоящего времени Акт приема-передачи документов Ответчиком не подписан, лицензионное вознаграждение по Лицензионному договору не выплачено.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой подписать и возвратить Истцу Акт приема-передачи документов, а также оплатить лицензионное вознаграждение( письма исх. N 341/18-СДП от 07.02.2018 и исх. N 2261/18-СДП от 04.07.2018).

Сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Лицензионному договору составляет 35 585 330,00 руб.

В соответствии со п.1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно п.5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В целях урегулирования спора в досудебном порядке Истцом 26.12.2018 была направлена Ответчику претензия об уплате лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору N 16/2016-92027 от 21.12.2016. Копия претензии N 4674/18- СДП от 26.12.2018, а также сведения о направлении и получении Ответчиком претензии.

Требования, изложенные в претензии, Ответчик добровольно не исполнил.

При указанных обстоятельствах суд признал иск, подлежащим удовлетворению.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции в силу следующего.

Лицензионный договор N 16/2016-92027 от 21.12.2016 на право использования полезной модели "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" (далее - Полезная модель) был заключен сторонами в декабре 2016 года - через несколько лет после того, как сторонами был исполнен Договор N ПР-2011-3 от 28.01.2011. Подписывая Лицензионный договор, Ответчик знал, что правообладателем исключительного права на Полезную модель (патентообладателем) на дату заключения Лицензионного договора являлся Истец, и что патент на Полезную модель N 92027 зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.03.2010, заявка N 2009131272 (пункт 1.2.Лицензионного договора). Ответчику также было известно, что право использования Полезной модели у него отсутствует и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством (ст. 1367 ГК РФ), право использования ему не передавалось.

Как пояснил Истец, Ответчик передал строительному подрядчику, реализующему проект, право использования Полезной модели, обосновав при этом свое право использования Полезной модели ссылками именно на Лицензионный договор, заключенный с Истцом.

В декабре 2016 года Ответчик заключил с АО "ДСК "Автобан" - строительным подрядчиком (Исполнителем), реализующим проект реконструкции автодороги, Дополнительное соглашение к комплексному долгосрочному инвестиционному соглашению на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 - км 173 и км 173 - км 194 от 24.12.2014 N ИД-2014-1253.

Кроме того, по Акту приема-передачи документов, подписанному Ответчиком и АО "ДСК "Автобан", Ответчик передал строительному подрядчику заверенную копию патента на Полезную модель N 92027 в качестве документа, удостоверяющего право Ответчика на использование Полезной модели.

Договор от 28.01.2011 N ПР-2011-3 на выполнение проектно-изыскательских работ не является смешанным договором, является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Предмет Договора N ПР-2011-3 однозначно определен в пункте 1.1 Договора, согласно которому "Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке проектно-сметной и технической документации (далее - "Проектная документация") по объекту: "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области".

В соответствии с пунктом 1.2 Договора Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить работы в соответствии с Календарным планом работ (Приложение N 2 к Договору) и Заданием на разработку проектной документации, (Приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

Результатом работ по Договору N ПР-2011 -3 является разработанная проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, регулируются другой главой ГК РФ - главой 38. По Договору N ПР-2011-3 такие работы Истцом не выполнялись, Заданием (Приложение N1 к Договору) выполнение таких работ не было предусмотрено.

Полезная модель "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" не была и в принципе не могла быть создана Истцом при выполнении работ по Договору проектирования. Патент на Полезную модель N 92027 зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.03.2010, заявка N 2009131272 (копия Патента прилагается - приложение N1 к настоящим пояснениям). При этом дата начала отсчета срока действия Патента - 18.08.2009 (с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию Полезной модели). Договор проектирования N ПР-2011-3, как указано выше, был подписан сторонами 28.01.2011.

Следовательно, задолго до заключения сторонами Договора проектирования Истец уже являлся патентообладателем Патента на Полезную модель N 92027.

Полезная модель была создана не при выполнении работ по Договору проектирования; исключительные права на Полезную модель возникли не в результате выполнения работ по Договору проектирования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ полезные модели и изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана. На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ).

Распорядиться исключительным правом на полезную модель патентообладатель может двумя способами: путем заключения договора об отчуждении исключительного права (ст. 1365 ГК РФ). В таком случае патентообладатель передает исключительное право на полезную модель другой стороне (приобретателю патента) в полном объеме. Путем заключения лицензионного договора. В этом случае патентообладатель предоставляет другой стороне удостоверенное патентом право использования полезной модели в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ).

При этом оба способа распоряжения предполагают обязательную государственную регистрацию в Роспатенте: в соответствии с п. 2 ст. 1369 ГК РФ отчуждение исключительного права на полезную модель, а также предоставление по договору права ее использования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Патент на Полезную модель "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" Истец никому не отчуждал. В 2010-2019 годах только Истец был зарегистрирован в Роспатенте в качестве патентообладателя полезной модели N 92027.

На разработанную по Договору N ПР-2011-3 проектную документацию были получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России": от 03.04.2014 N 439-14/ГГЭ-8792/04 (N в Реестре 00-1-4-1379-14) по проектной документации и результатам инженерных изысканий; от 04.04.2014 N 457-14/ГГЭ-8792/10 (N в Реестре 00-1-6-0634-14) проверка достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

В соответствии с требованиями п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ после получения положительного заключения государственной экспертизы проектносметная документация была утверждена Ответчиком, являющимся Заказчиком по Договору проектирования.

У ответчика имеется вся документация, которая должна быть в его распоряжении по спорному лицензионному договору.

Выводы суда первой инстанции основаны на доказательствах, предоставленных Истцом и имеющихся в материалах дела, в том числе на следующих доказательствах:

1) копия письма Истца исх. 1578/17-СДП от 25.04.2017 с отметкой Ответчика о принятии документов - приложение N 3 к исковому заявлению.

2) письменные пояснения Истца по Отзыву Ответчика на исковое заявление -исх. N 3457/19-СДП от 05.09.2019, а именно: - пункты 2.1 и 2.2 Пояснений;

- приложение N 3 к Пояснениям - "Копии документов, подтверждающих передачу Ответчику и факт наличия у Ответчика так называемой "иной документации, необходимой Ответчику" - на 19 л.;

- приложение N 4 к Пояснениям - "Копия приказа Приокского управления Ростехнадзора от 12.09.2016 N 2027" - на 4 л.

Согласно пункту 2.3 Лицензионного договора Лицензиар обязуется в течение 5 рабочих дней с даты получения зарегистрированного Договора из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам предоставить Лицензиату заверенную копию патента и приложений к нему, а также иную документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение N 2 к Договору) по Акту приема-передачи документов, являющемуся приложением N 1 к Договору.

В апелляционной жалобе Ответчик признает, что ему были переданы следующие документы, предусмотренные Лицензионным договором:

- Лицензионный договор; -Акт от 24.04.2017;

- Копия патента на Полезную модель;

- Копия приложений к патенту на Полезную модель;

- Копия уведомления о государственной регистрации Лицензионного договора;

-Копия заключения о результатах рассмотрения заявления о государственной регистрации Лицензионного договора;

-СчетN 44 от24.04.2017.

Совокупность переданных документов свидетельствует о том, Истец надлежащим образом исполнил свое основное обязательство по Лицензионному договору -предоставил Ответчику зарегистрированное право использования результата интеллектуальной деятельности - Полезной модели.

Что касается иной документации, необходимой Ответчику для использования Объекта интеллектуальной собственности, указанной в Приложении N 2 к Договору, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что "у ответчика имеется вся документация, которая должна быть в его распоряжении по спорному лицензионному договору".

Данный вывод сделан судом на основе следующих доводов и пояснений Истца:

В соответствии с пунктом 9.5.2 Лицензионного договора Приложение N 2 к Лицензионному договору имеет следующее название: "Список выпущенной документации по пролетным строениям и многофункциональным балкам".

Документация, указанная в Приложении N 2 к Лицензионному договору, представляет собой конкретные тома рабочей документации, разработанной в рамках договора, заключенного Ответчиком с АО "ДСК "Автобан" - строительным подрядчиком (Исполнителем), реализующим проект реконструкции автодороги.

В первом столбце Приложения N 2 к Лицензионному договору указаны номера томов разработанной рабочей документации.

Второй столбец Приложения N 2 содержит обозначения (шифры) этих томов, например, шифр 2015/141-РД-ИС1.3 означает, что речь идет о разработанной в 2015 году рабочей документации (РД) по искусственным сооружениям (ИС).

Ответчик является Заказчиком этой рабочей документации по договору подряда, заключенному с иной организацией.

Данная документация представляет собой результат работ по договору подряда. Предметом Лицензионного договора разработка указанной выше рабочей документации не являлась.

Все тома рабочей документации, указанные в Приложении N 2 к Лицензионному договору, задолго до даты заключения Договора были переданы Ответчику -Заказчику разработки рабочей документации и находились в его распоряжении. Копии подтверждающих документов содержатся в материалах дела - приложение N 3 к Пояснениям.

На дату заключения Лицензионного договора вся эта рабочая документация уже была утверждена Ответчиком в производство работ. Более того, реконструкция Объекта на дату заключения Лицензионного договора уже была завершена, что подтверждается копией приказа Приокского управления Ростехнадзора от 12.09.2016 N 2027 "Об утверждении заключения о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов..." - приложение N4 к Пояснениям.

Как следует из письма исх. 1578/17-СДП от 25.04.2017, все документы, предусмотренные Лицензионным договором, вместе с Актом приема-передачи документов, были переданы Ответчику еще 27.04.2017.

Пунктом 4.2.2 Лицензионного договора установлено, что Ответчик обязан принять документы, предусмотренные п. 2.3 Договора, по Акту приема-передачи документов.

Эту договорную обязанность Ответчик не исполнил, Акт приема-передачи документов не подписал, никаких возражений либо мотивированного отказа от подписания Акта приема-передачи в адрес Истца не направил. Доводов о том, что Истцом не передана иная документация, указанная в Приложении N 2 к Лицензионному договору, Ответчик при получении документов не заявлял.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой подписать и возвратить Акт приема-передачи документов, а также оплатить лицензионное вознаграждение. Копии писем исх. N 341/18-СДП от 07.02.2018 и исх. N 2261/18-СДП от 04.07.2018 имеются в материалах дела - приложения N 4 и N 5 к исковому заявлению. Указанные обращения Истца оставлены Ответчиком без ответа.

Направленная в адрес Ответчика в целях урегулирования спора в досудебном порядке претензия N 4674/18-СДП от 26.12.2018 (приложение N 6 к исковому заявлению) также была оставлена без ответа.

В отзыве на исковое заявление, а также в предварительном судебном заседании доводов том, что ему не передана иная документация, указанная в Приложении N 2 к Лицензионному договору, якобы необходимая для использования Полезной модели, Ответчик не заявлял.

Впервые эти доводы были заявлены Ответчиком уже при рассмотрении дела в основном судебном заседании, состоявшемся 13.09.2019.

На данных доводах Ответчик строит свою апелляционную жалобу.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Суд первой инстанции правильно применил нормы материального права, указав на то, что "передача "иной" документации, указанной в Приложении N 2 к Лицензионному договору, не является необходимой для заключения и исполнения Лицензионного договора".

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В статье 1235 Гражданского кодекса РФ приведены все существенные условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре.

Положения о передаче лицензиату какой-либо документации в качестве существенного условия лицензионного договора в ГК РФ отсутствуют.

Взаимно обусловленными (встречными) обязательствами сторон в рамках лицензионного договора в смысле статьи 328 ГК РФ являются основные обязательства сторон по осуществлению встречных предоставлений.

Основное обязательство лицензиара по осуществлению встречного исполнения - предоставить другой стороне - лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Основное обязательство лицензиата по предоставлению встречного исполнения - уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Истец надлежащим образом исполнил свое основное обязательство по осуществлению встречного предоставления по Лицензионному договору - предоставил Ответчику зарегистрированное право использования результата интеллектуальной деятельности (Полезной модели). Данный факт Ответчиком не оспаривается.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 октября 2019 года по делу N А40-90590/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Г. Головкина Д.В. Пирожков