Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2020 г. N С01-286/2020 по делу N А40-90590/2019 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения о взыскании задолженности по лицензионному договору, поскольку ответчик не исполнил принятые на себя согласно лицензионному договору обязательства по выплате лицензионного вознаграждения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2020 г. N С01-286/2020 по делу N А40-90590/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 мая 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.;

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019 по делу N А40-90590/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по тому же делу

по исковому заявлению акционерного общества "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" (пер. Токмаков, д. 9, Москва, 105066, ОГРН 1047745001083)

к государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (б-р Страстной, д. 9, Москва, 127006, ОГРН 1097799013652)

о взыскании задолженности по лицензионному договору,

при участии в судебном заседании:

от истца - Резанов Г.Г. (по доверенности N 01/2020 от 27.12.2019),

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" (далее - общество "СОЮЗДОРПРОЕКТ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (далее - ГК "АВТОДОР", ответчик) о взыскании 35 585 330 руб. задолженности по Лицензионному договору N 16/2016-92027 от 21.12.2016 (далее - Лицензионный договор), а также о взыскании 23 166 049 руб. 83 коп. неустойки.

В ходе судебного разбирательства судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принят отказ общества "СОЮЗДОРПРОЕКТ" от иска в части требования о взыскании неустойки.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019, производство по делу в части требования о взыскании неустойки в размере 23 166 049,83 руб. прекращено. Суд взыскал с ГК "АВТОДОР" в пользу общества "СОЮЗДОРПРОЕКТ" 35 585 330 руб. задолженности.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ГК "АВТОДОР" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствами дела, просит их отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает на следующие нарушения, допущенные судами нижестоящих инстанций:

суды пришли к необоснованному выводу о том, что истец предположительно выполнил надлежащим образом все обязательства по Лицензионному договору;

суды неправильно применили нормы материального права, ошибочно указав на то, что передача иной документации, указанной в Приложении N 2 к Лицензионному договору, не является необходимой для заключения и исполнения этого договора.

В судебном заседании представитель общества "СОЮЗДОРПРОЕКТ" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

ГК "АВТОДОР", извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечила, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в ее отсутствие.

Выслушав представителя истца, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как было установлено судами и следует из материалов дела, между обществом "СОЮЗДОРПРОЕКТ" (Лицензиар) и ГК "АВТОДОР" (Лицензиат) заключен Лицензионный договор на право использования полезной модели "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" для целей проектирования, строительства и эксплуатации объекта: "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области" 3 этап строительства - км 124 - км 173".

В соответствии с п. 1.1 Лицензионного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату удостоверенное патентом право использования полезной модели "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором лицензионное вознаграждение.

Сумма лицензионного вознаграждения составляет 35 585 330 руб. (п. 3.1 Лицензионного договора).

Согласно п. 3.2 Лицензионного договора лицензионное вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Лицензиаром заверенной копии патента и приложений к нему, а также иной документации, необходимой для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение N 2 к Договору) в соответствии с п. 2.3 Лицензионного договора на основании выставленного Лицензиаром счета на оплату.

В соответствии с п. 2.3 Лицензионного договора Лицензиар обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения зарегистрированного Договора из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам предоставить Лицензиату заверенную копию патента и приложений к нему, а также иную документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение N 2 к Договору) по Акту приема-передачи документов, являющемуся приложением N 1 к Договору.

Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2017 было зарегистрировано предоставление ГК "АВТОДОР" права использования ОИС по Лицензионному договору, о чем в материалы дела представлена копия уведомления о государственной регистрации права использования по Лицензионному договору.

В подтверждение передачи ответчику всех документов, предусмотренных Лицензионным договором, представлено письмо N 1578/17-СДП от 25.04.2017.

В соответствии с п. 4.2.2 Лицензионного договора ГК "АВТОДОР" обязана принять документы, предусмотренные п. 2.3 этого договора, по Акту приема-передачи документов. Однако Акт приема-передачи документов ответчиком не был подписан, лицензионное вознаграждение не было выплачено.

Общество "СОЮЗДОРПРОЕКТ" неоднократно обращалось к ГК "АВТОДОР" с просьбой подписать и возвратить истцу Акт приема-передачи документов, а также оплатить лицензионное вознаграждение (письма исх. N 341/18-СДП от 07.02.2018 и исх. N 2261/18-СДП от 04.07.2018).

Сумма задолженности ответчика перед истцом по Лицензионному договору составляет 35 585 330 руб.

В целях урегулирования спора в досудебном порядке 26.12.2018 истцом ответчику была направлена претензия N 4674/18-СДП об уплате лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору. Поскольку требования, изложенные в претензии, ГК "АВТОДОР" добровольно не исполнила, общество "СОЮЗДОРПРОЕКТ" обратилось в суд с вышеназванными требованиями.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 310, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из того, что ответчик не исполнил принятые на себя согласно Лицензионному договору обязательства по выплате лицензионного вознаграждения.

При этом суд отклонил доводы ответчика о наличии у него исключительного права на спорный объект интеллектуальной собственности со ссылкой на Договор от 28.01.2011 N ПР-2011-3 на выполнение проектно-изыскательских работ (далее - Договор). Так, суд первой инстанции пришел к выводу, что полезная модель "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" не была и в принципе не могла быть создана при выполнении работ по Договору; исключительные права на полезную модель возникли не в результате выполнения работ по Договору. Как установлено судом, патент N 92027 на полезную модель зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.03.2010 по заявке N 2009131272 с приоритетом от 18.08.2009, в то время как Договор был заключен сторонами 28.01.2011. В отношении данного Договора суд также отметил, что он не является смешанным договором, является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (статья 758 ГК РФ).

Кроме того, как установил суд первой инстанции, Лицензионный договор на право использования полезной модели "Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста" был заключен сторонами в декабре 2016 года - через несколько лет после того, как сторонами был исполнен Договор. Таким образом, вступая в договорные отношения, ГК "АВТОДОР" было известно, что патентообладателем на дату заключения Лицензионного договора являлось общество "СОЮЗДОРПРОЕКТ" (пункт 1.2. Лицензионного договора) и что право использования объекта интеллектуальной собственности у него отсутствует.

В декабре 2016 года ответчик заключил с акционерным обществом "ДСК "Автобан" - строительным подрядчиком (Исполнителем), реализующим проект реконструкции автодороги, Дополнительное соглашение к комплексному долгосрочному инвестиционному соглашению от 24.12.2014 N ИД-2014-1253 на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 - км 173 и км 173 - км 194. В пункте 1 "Условий передачи Исполнителю права использования полезной модели", являющихся приложением N 1 к названному Дополнительному соглашению, ГК "АВТОДОР" "гарантирует, что является правообладателем права использования Объекта интеллектуальной собственности... что подтверждается Лицензионным договором ... заключенным между Акционерным обществом "Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект" и Государственной компанией". Кроме того, по Акту приема-передачи документов, подписанному ГК "АВТОДОР" и акционерным обществом "ДСК "Автобан", ответчик передал строительному подрядчику заверенную копию патента N 92027 в качестве документа, удостоверяющего соответствующее право.

Суд первой инстанции также отклонил доводы ответчика о ненадлежащем исполнении истцом как Лицензиатом своих обязательств по договору, мотивированные непередачей ответчику как Лицензиару документации, необходимой для использования полезной модели. Суд установил, что у ГК "АВТОДОР" имелась вся документация, которая должна была быть в его распоряжении согласно спорному Лицензионному договору.

Данный вывод, равно как и иные выводы суда первой инстанции, поддержан судом апелляционной инстанции как основанный на имеющихся в материалах дела доказательствах: письмо истца исх. N 1578/17-СДП от 25.04.2017 с отметкой ответчика о принятии документов, письменные пояснения истца по отзыву ответчика на исковое заявление - исх. N 3457/19-СДП от 05.09.2019 (пункты 2.1 и 2.2); копии документов, подтверждающих передачу ответчику и факт наличия у ответчика так называемой "иной документации, необходимой Ответчику" (приложение N 3 к пояснениям); копия приказа Приокского управления Ростехнадзора от 12.09.2016 N 2027 (приложение N 4 к пояснениям).

Исходя из содержания пункта 2.3 Лицензионного договора и принимая во внимание перечень документов, передачу которых ГК "АВТОДОР" признала в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции также сделал вывод о том, что вопреки доводам последнего общество "СОЮЗДОРПРОЕКТ" надлежащим образом исполнило свое обязательство по Лицензионному договору.

В отношении указанной в Приложении N 2 к Договору иной документации, необходимой ответчику для использования объекта интеллектуальной собственности, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что у ГК "АВТОДОР" имеется вся документация, которая должна быть в его распоряжении по спорному лицензионному договору. Данный вывод признан основанным на следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с пунктом 9.5.2 Лицензионного договора Приложение N 2 к Лицензионному договору имеет следующее название: "Список выпущенной документации по пролетным строениям и многофункциональным балкам". Документация, указанная в Приложении N 2 к Лицензионному договору, представляет собой конкретные тома рабочей документации, разработанной в рамках договора, заключенного ответчиком с акционерным обществом "ДСК "Автобан" - строительным подрядчиком (Исполнителем), реализующим проект реконструкции автодороги. В первом столбце Приложения N 2 к Лицензионному договору указаны номера томов разработанной рабочей документации. Второй столбец Приложения N 2 содержит обозначения (шифры) этих томов, например, шифр 2015/141-РД-ИС1.3 - означает, что речь идет о разработанной в 2015 году рабочей документации (РД) по искусственным сооружениям (ИС). ГК "АВТОДОР" является Заказчиком этой рабочей документации по Договору. Данная документация представляет собой результат работ по Договору. Предметом Лицензионного договора разработка указанной выше рабочей документации не являлась.

Все тома рабочей документации, указанные в Приложении N 2 к Лицензионному договору, задолго до даты заключения этого договора были переданы Ответчику - Заказчику разработки рабочей документации и находились в его распоряжении, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами (приложение N 3 к пояснениям).

Судом апелляционной инстанции поддержан вывод суда первой инстанции о том, что на дату заключения Лицензионного договора вся рабочая документация уже была утверждена ГК "АВТОДОР" в производство работ. Более того, реконструкция объекта на дату заключения Лицензионного договора уже была завершена, что подтверждается копией приказа Приокского управления Ростехнадзора от 12.09.2016 N 2027 "Об утверждении заключения о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов..." (приложение N 4 к пояснениям).

Суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что из письма исх. N 1578/17-СДП от 25.04.2017 следует передача ответчику 27.04.2017 всех документов, предусмотренных Лицензионным договором, вместе с Актом приема-передачи документов.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов нижестоящих инстанций сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права, основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с соблюдением норм статей 71, 75, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к правильному выводу о наличии на стороне ответчика задолженности перед истцом, что является основанием для удовлетворения иска.

Доводы кассационной жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы ГК "АВТОДОР", которые были полно и всесторонне исследованы судом апелляционной инстанции. Выводы суда апелляционной инстанции мотивированы, содержание постановления отвечает требованиям статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции отмечает, что доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчика, свидетельствует о несогласии ее заявителя с правовой оценкой, которую дали суды нижестоящих инстанций доводам лиц, участвующих в деле, и доказательствам, представленным в материалы дела.

В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переоценка доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, а несогласие заявителя кассационной жалобы с судебными актами не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для отмены этих судебных актов.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции также не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019 по делу N А40-90590/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по тому же делу оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур