Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2019 г. N 14АП-9640/19

г. Вологда

16 декабря 2019 г.

Дело N А13-14186/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2019 года.

В полном объёме постановление изготовлено 16 декабря 2019 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зориной Ю.В., судей Черединой Н.В. и Шадриной А.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шуиной Е.И.

при участии от индивидуального предпринимателя Горенко Анатолия Анатольевича Гуляевой И.А. по доверенности от 24.10.2019

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 29 августа 2019 года по делу N А13-14186/2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" (адрес: 197101, Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 34 литер А; ОГРН 1037843073322, ИНН 7825500631; далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к индивидуальному предпринимателю Горенко Анатолию Анатольевичу (адрес: 160002, город Вологда; ОГРНИП 304352536300628, ИНН 350700188816) о взыскании 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства рисунки: "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик" (с учетом уточнения).

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 29 августа 2019 года по делу N А13-14186/2018 с Предпринимателя в пользу Общества взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на рисунки (изображения персонажей) "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик" в сумме 10 000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 300 руб. 00 коп., расходы по приобретению торта в сумме 53 руб. 44 коп. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Общество не согласилось с судебным актом и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. Доводы жалобы сводятся к следующему. При определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую лицензию на момент совершения нарушения. Не требуется определение объема использования прав на произведения между сравниваемым простым лицензионным договором и объемом нарушения исключительного права на произведения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. На дату совершенного ответчиком нарушения действовал сублицензионный договор, который предусматривает предоставление права использования произведений изобразительного искусства способами, сравнимыми со способами использования, имевшими место со стороны ответчика. У суда отсутствовали основания для снижения компенсации. Судом нарушены нормы материального права, а именно пп3 п.1 ст. 1301 ГК РФ. Снижение размера компенсации ниже минимального предела должно быть мотивировано судом. У суда первой инстанции отсутствовали основания для применения Постановления КС РФ от 13.12.2016 N 28-П.

Предприниматель в отзыве на апелляционную жалобу просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Общество надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направило, в связи с этим дело рассмотрено в отсутствие его представителей в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Заслушав объяснения представителя Предпринимателя, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Обществом (заказчик) с автором Шайхинуровым С.М. заключен авторский договор заказа от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта "Смешарики" (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

На основании пунктов 1.2 и 1.3 указанного договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала "Смешарики". Под творческой концепцией сериала подразумевается описание жанровой модели, основного сюжета описания персонажей и их среды обитания, в виде иллюстраций и текстового материала, которые дают полное представление о внешнем виде, характере персонажей и мире, в котором они живут.

В пункте 1.4 договора от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С его стороны предусмотрели, что все имущественные авторские права на произведения, т.е. исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику (ООО "Смешарики"). Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

По акту приема-передачи от 15.06.2003 Шайхинуров С.М. передал Обществу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала "Смешарики" и права на них, в том числе в отношении персонажей: "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик". В данном акте содержатся изображения (рисунки) персонажей.

Таким образом, Общество является правообладателем исключительных авторских прав на изображения персонажей анимационного сериала "Смешарики", в том числе персонажей "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик".

Как указал истец в иске и не опроверг ответчик, 10.04.2018 в принадлежащем ответчику торговом помещении кондитерской по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул.Ленинградская, д.144 представителем Общества заказан торт с изображениями персонажей "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик". Заказанный торт получен представителем истца и оплачен полностью на основании кассового чека от 17.04.2018.

В подтверждение факта предложения торта к продаже и его реализации в материалы дела истцом представлен оригинал кассового чека от 17.04.2019 (т. 1, л.д.125) на общую сумму 3 565 руб. (за торт, содержащий вышеуказанные образы персонажей "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик" и за торт, содержащий образы иных персонажей, не являющийся предметом настоящего судебного разбирательства), фотографии спорного торта, видеозапись процесса заказа и приобретения торта.

Общество разрешение на использование указанных выше персонажей предпринимателю Горенко А.А. не давало. Ссылаясь на то, что реализацией торта ответчиком нарушены исключительные права истца на произведения (образы персонажей) "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик", общество "Смешарики" направило в адрес предпринимателя претензию от 31.07.2018 (направлена по почте 01.08.2018) с требованием о выплате компенсации. Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, общество "Смешарики" обратилось в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правомерно руководствовался статьями 1229, 1252, 1259, 1301 ГК РФ.

В рассматриваемом случае Обществом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель).

Материалами дела подтверждается, что на основании заключенного с автором авторского договора заказа от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С истец является обладателем исключительных прав на персонажи анимационного сериала "Смешарики", в том числе персонажей "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик".

Ответчиком предлагался к продаже, был изготовлен и 10.04.2018 реализован торт, содержащий в качестве оформления (украшения) рисунки с изображением персонажей (образов), сходных до степени смешения с персонажами "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик", права на которые принадлежат истцу.

Доказательства наличия у ответчика прав на использование названных произведений (образов персонажей) суду не представлены.

Факт предложения к продаже, изготовления и продажи ответчиком спорного торта подтверждается совокупностью представленных в дело доказательств (кассовый чек, видеозапись процесса заказа и продажи торта).

Истцом заявлено о взыскании 300 000 руб. компенсации (с учетом уточнения) со ссылкой на стоимость лицензии по сублицензионному договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С между ООО "Мармелад Медиа" и ООО "Комбинат питания Алтуфьево".

В обоснование размера взыскиваемой компенсации истцом представлен лицензионный договор N 0009-01/08-ММ о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008, в соответствии с которым Общество (лицензиар) передало обществу с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование произведений и/или оригинал-макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки и/или маркировки такой продукции.

В приложении к данному договору в качестве передаваемых произведений указаны персонажи из анимационного сериала "Смешарики": "Нюша", "Крош", "Кар-Карыч", "Копатыч", "Пин", "Ежик".

Сведения о стоимости предоставленного права использования произведений в договоре отсутствуют.

В пункте 4.1 договора от 09.01.2008 N 0009-01/08-ММ указано, что сведения, связанные с расчетами сторон, являются конфиденциальной информацией и изъяты из данного раздела настоящего договора.

Цена, по которой лицензия была предоставлена истцом, в договоре N 0009-01/08-ММ от 09.01.2008 Обществом не раскрыта, информация об исполнении указанного договора, порядке расчетов, суду не предоставлена.

ООО "Мармелад Медиа" на основании сублицензионного договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С предоставило обществу с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево" (сублицензиат) неисключительную лицензию на использование указанных выше произведений анимационного сериала "Смешарики" в форме продукции, изготавливаемой сублицензиатом и распространяемой им на территории города Москвы и Московской области.

В пунктах 3.1 и 3.2 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С указано, что сублицензиат выплачивает вознаграждение за выпускаемую продукцию с использованием произведений в размере 10 % от стоимости реализованной продукции.

За период с 10.04.2015 по 31.07.2016 в счет причитающегося вознаграждения сублицензиат выплачивает минимальный размер вознаграждения (аванс) в сумме 300 000 рублей (пункт 3.2 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С).

Согласно приложению к договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10% от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. x 1500 руб. x 10 %).

О плате в размере 10 % от стоимости товара также указано в пункте 1.1 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С.

Дополнительным соглашением от 29.07.2016 стороны договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С продлили срок передачи прав и период, за который выплачивается аванс, до 31.07.2017, а дополнительным соглашением от 28.06.2017 - до 31.07.2018.

Ссылаясь на то, что по условиям пункта 3.3 договора N 10/04-15 НЛ/С от 10.04.2015 сумма аванса (минимального вознаграждения) в размере 300 000 руб. является невозвратной (не подлежит возврату вне зависимости от того, реализует сублицензиат продукцию и/или договор будет расторгнут), Общество заявляет о том, что данная сумма является той минимальной платой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений при производстве кондитерской продукции.

В соответствии с пунктами 40, 42, 59, 61, 62 и 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10))., если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным.

При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования, либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как таковой расчет размера компенсации, исходя из положений лицензионного и сублицензионного договоров, истцом не представлен.

Как уже указывалось выше, согласно приложению к договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10 % от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. x 1500 руб. x 10 %).

С учетом указанных положений договора, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что 300 000 руб. не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака способом, который использовал нарушитель.

Вместе с тем, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При рассмотрении дела о взыскании компенсации в твердом размере суд определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом.

Суд апелляционной инстанции считает, что при рассмотрении дела судом первой инстанции, все вышеуказанные факторы учтены.

Так, суд обоснованно указал, что исходя из положений представленных Обществом договоров 10% от цены торта (продукции) является той платой, которая взимается за правомерное использование произведений при изготовлении и продаже одного изделия (торта). При увеличении количества изготавливаемой продукции данный процент не изменяется. То есть, при цене торта 1 782 руб. 50 коп. плата составит 178 руб. 25 коп. (1 782 руб. 25 коп. x 10 %).

Предусмотренное в пункте 3.3 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С условие о невозвратном авансе, не может применяться к стоимости неисключительной лицензии по разовой сделке.

Данное условие обусловлено длительным сроком, на который предоставлена сублицензия. Об обратном данный договор не свидетельствует.

Кроме того, цена, по которой лицензия была предоставлена самим истцом, в договоре от 09.01.2008 N 0009-01/08-ММ не указана.

ООО "Мармелад Медиа", заключая сублицензионный договор, действовало в целях извлечения прибыли, следовательно, размер платы, который был установлен самим истцом, не может превышать размер платы, установленный ООО "Мармелад Медиа".

Кроме того, по сублицензионному договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С предоставлено право использования нескольких произведений анимационного сериала "Смешарики" на территории города Москвы и Московской области с населением по сведениям из открытых источников в сети Интернет около 19-20 млн. человек.

Ответчик осуществляет свою деятельность на территории города Вологды, численность населения которого составляет по открытым источникам в сети Интернет около 312 тыс. человек.

То есть, очевидно, что потребительский спрос на территории деятельности сублицензиата значительно выше, чем на территории деятельности ответчика, а соответственно размер платы не может быть аналогичным.

Существенным является и то обстоятельство, что с учетом дополнительного соглашения от 28.07.2017 срок действия неисключительной лицензии составил 1209 дней (с 10.04.2015 по 31.07.2018). Этим же периодом ограничен размер аванса в сумме 300 000 руб.

То есть, за один день часть платы составит 248 руб. (округленно).

В настоящем деле период использования объекта исключительных прав охватывается только периодом заказа и продажи торта.

Кроме того, истец не представил доказательств исполнения договоров, согласно сведениям с сайта www.rusprofile.ru ООО "Комбинат питания Алтуфьево" не ведет деятельность и в 2018 году не могло исполнять сублицензионный договор от 10.04.2015.

Доказательства неоднократного нарушения исключительных авторских прав истца на спорных персонажей со стороны ответчика суду также не представлены.

Заявленная истцом компенсация в сумме 300 000 руб. во много раз превышает реальный ущерб истца.

Доказательства того, что спорные персонажи использовались ответчиком в рекламе производимой продукции в сети Интернет и в средствах массовой информации, суду не представлены.

Учитывая изложенное, суд правомерно определил размер компенсации в сумме 10 000 руб. С расчетом суда апелляционная коллегия согласна.

Доводы заявителя являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела.

Выводы суда первой инстанции согласуются с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 04.10.2019 по делу N А13-11517/2018.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 29 августа 2019 года по делу N А13-14186/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.В. Зорина

Судьи

Н.В. Чередина А.Н. Шадрина