Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2019 г. N 13АП-29188/19

г. Санкт-Петербург

18 декабря 2019 г.

Дело N А56-99293/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 декабря 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Будылевой М.В., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания: Н.А.Климцовой

при участии:

от истца: Михальченко А.А. доверенность от 26.07.2019

от ответчика : Молчанов Е.В. доверенность от 02.07.2019

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-29188/2019, 13АП-29191/2019) ООО "Юпитер", ООО "Центр Разработки И Внедрения Инновационных Технологий" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2019 по делу N А56- 99293/2018(судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "Центр Разработки И Внедрения Инновационных Технологий"

к АСТРОВУ С.А.; ООО "Юпитер" (ранее - ООО "Волшебный Мир");

о запрете и взыскании компенсации,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Разработки и Внедрения Инновационных Технологий", место нахождения: 129344, г Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, Корпус 3, пом IX, ком. 4, ОГРН: 1087746981618, (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Волшебный мир", место нахождения: 192102, г Санкт-Петербург, улица Касимовская, дом 5, лит. А, ОГРН: 112784701102, (далее - ответчик 1) и Индивидуальному предпринимателю Астрову Станиславу Александровичу, ОГРНИП: 316470400092600, (далее - ответчик 2, предприниматель) использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Волшебный Мир" по свидетельству РФ N 412945 в доменном имени и на страницах сайта: www.volshebniymir.ru в сети Интернет, а также о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Волшебный Мир" 5 000 000 руб. компенсации.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что ООО "Волшебный мир" сменило наименование на общество с ограниченной ответственностью "Юпитер" (далее - ООО "Юпитер").

Решением от 24.07.2019 суд запретил ООО "Юпитер" и ИП Астрову Станиславу Александровичу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Волшебный Мир" по свидетельству РФ N 412945 в доменном имени и на страницах сайта: www.volshebniymir.ru в сети Интернет.

С ООО "Юпитер" в пользу ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" взыскана компенсация в размере 100 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 412945, а также 6 960 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

С индивидуального предпринимателя Астрова Станислава Александровича в пользу ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" взыскано 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "Центр Разработки и Внедрения Инновационных Технологий" и ООО "Юпитер" обжаловали его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда изменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требования о взыскании компенсации в заявленном размере - 5 000 000 руб. По мнению истца, у суда отсутствовали основания для уменьшения размера компенсации, исходя из того, что нарушение прав истца носило со стороны ответчика грубый характер, использование товарного знака для продвижения товаров ООО "Юпитер" являлось существенной частью его хозяйственной деятельности.

ООО "Юпитер" в своей апелляционной жалобе просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" в удовлетворении иска. Как считает ООО "Юпитер", действия истца свидетельствуют о злоупотреблении исключительными правами на товарный знак, поскольку истцом не используется товарный знак для целей индивидуализации производимых или перепродаваемых товаров по 28 классу МКТУ; истец является правообладателем 14 товарных знаков в различных классах МКТУ. Также ответчик считает, что является незаконным требование о полном запрете использования товарного знака в доменном имени и на страницах сайта www.volshebniymir.ru, поскольку товарный знак истца не распространяет свое действие на другие товары, работы и услуги по иным классам МКТУ.

В судебном заседании представители ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" и ООО "Юпитер" поддержали доводы, приведенные в апелляционных жалобах.

Индивидуальный предприниматель Астров Станислав Александрович, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалоб, в судебное заседание не явился, что не является препятствием для рассмотрения дела по существу в его отсутствии.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" является правообладателем словесного товарного знака "Волшебный мир" по свидетельству РФ N 412945, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.07.2010 с приоритетом 29.10.2008, в том числе в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: _игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для розыгрышей, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры в фанты, игры настольные, игры с кольцами, игры_

Как стало известно правообладателю, на сайте www.volshebniymir.ru в сети Интернет активно предлагаются к продаже игры и игрушки.

С целью фиксации нарушения принадлежащих истцу исключительных прав последний обратился к нотариусу города Москвы Милевскому В.Г. для составления протокола осмотра доказательств, который 22.08.2016 на основании статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате провел осмотр сайта в сети "Интернет" www.volshebniymir.ru.

На странице "Контакты" вышеупомянутого сайта указан адрес: 192102, СанктПетербург, ул. Касимовская, д. 5 лит. А, совпадающий с адресом ООО "Юпитер" (до переименования ООО "Волшебный мир", ответчик 1).

ООО "ТаймВэб" письмом исх. N 216/03-02/16 от 08.08.2016 сообщило, что администратором/владельцем сайта www.volshebniymir.ru в качестве документа на право размещения спорного контента было предоставлено свидетельство о государственной регистрации ООО "Волшебный мир".

Истец от своего лицензиата - ООО "Фабрика "ВОЛШЕБНЫЙ МИР", узнал, что в процессе рассмотрения Санкт-Петербургским УФАС России дела о нарушении антимонопольного законодательства N 1-14.6-554/78-01-16, ООО "Волшебный мир" представило Договор аренды доменного имени от 01.07.2013, заключённый между ООО "Волшебный мир" и Акашкиным Станиславом Александровичем. (фамилия изменена на Астрова).

Таким образом, владельцем сайта www.volshebniymir.ru является зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя Астров С.А., который передал права администратора данного сайта ООО "Волшебный мир" (после смены наименования - ООО "Юпитер").

Между тем, правообладатель - ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" - никому, кроме ООО "Фабрика "ВОЛШЕБНЫЙ МИР", не давал согласие на использование товарного знака "Волшебный мир" по свидетельству РФ N 412945 и не предоставлял право на использование данного товарного знака по лицензионному договору, о чем свидетельствует информация с официального сайта Роспатента (http://www1.fips.ru).

30.09.2015 истец направил в адрес ООО "Волшебный мир" (после смены наименования - ООО "Юпитер") претензию с требованием прекратить нарушение его прав на товарный знак.

Оставление ответчиком данной претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив факт принадлежности истцу прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 412945, а также факт его незаконного использования ответчиками в отношении однородных товаров и услуг, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части запрета ответчикам использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ВОЛШЕБНЫЙ МИР" в доменном имени и на страницах сайта: www.volshebniymir.ru в сети Интернет, а также в части взыскания с ООО "Юпитер" в пользу истца компенсации в размере 100 000 руб.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, не находит оснований для их удовлетворения.

На основании пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае суд первой инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, основываясь на положениях статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, и учитывая правовые позиции суда высшей судебной инстанции, установив принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 412945, а также что ответчиком названное средство индивидуализации использовалось без разрешения правообладателя, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

В частности, судом принято во внимание решение Санкт-Петербургского УФАС России от 13.07.2017 по делу N 1-14.6-554/78-01-16, которым установлено, что ООО "Фабрика "Волшебный мир" (лицензиат, заключивший договор с истцом) и ООО "Волшебный мир" (ответчик 1) реализуют в России сопоставимые по качеству и назначению игры и игрушки; стороны являются конкурентами на рынке по продаже игр и игрушек в России; при первоначальном размещении информации на сайте www.volshebnivmir.ru ответчик использовал своё обозначение таким образом, чтобы оно было максимально сходно с фирменным наименованием заявителя.

В действиях ООО "Волшебный мир" было установлено нарушение статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", которое выразилось в недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на фирменное наименование и коммерческое обозначение ответчика.

ООО "Волшебный мир" (ответчик 1) было выдано предписание об устранении выявленных нарушений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" посредством исключения из его фирменного наименования и коммерческого обозначения словосочетания "Волшебный мир".

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В данном случае судом апелляционной инстанции установлено, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают как факт наличия сходства до степени смешения между используемыми сторонами обозначениями, оказания истцом и ответчиком однородных услуг (28 класс МКТУ), так и факт использования ответчиком обозначения "ВОЛШЕБНЫЙ МИР" (volshebnivmir) при осуществлении аналогичных видов деятельности.

Отклоняя доводы ООО "Юпитер", изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции, исходит из того, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 постановления от 23.04.2019 N 10).

Исходя из приведенного выше, не может быть положен в основу отмены решения суда первой инстанции довод о фактическом неиспользовании истцом товарного знака в своей деятельности, поскольку до признания предоставления правовой охраны товарных знаков недействительным в установленном порядке судом не может быть отказано в их защите.

Довод ООО "Юпитер" о наличии в действиях истца злоупотребления исключительными правами на товарный знак отклоняется судом апелляционной инстанции.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Однако, как установлено судом, товарный знак "ВОЛШЕБНЫЙ МИР" по свидетельству РФ N 412945 использовался под контролем правообладателя его лицензиатом - ООО "Фабрика "ВОЛШЕБНЫЙ МИР". Следовательно, товарный знак по свидетельству РФ N 412945 согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ является используемым, и ООО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий" имеет правовой интерес в его защите

При таких обстоятельствах доводы ответчика о злоупотреблении истцом исключительными правами на товарный знак, своего подтверждения не нашли.

Поскольку ответчики не отрицали факт использования спорного доменного имени, а также не доказали законность использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, суд установил в указанных действиях ответчика нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Данный вывод послужил основанием для удовлетворения заявленных требований о запрете использования спорного обозначения в доменном имени и о взыскании компенсации.

Как следует из пунктов 1 и 3 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В рассматриваемом случае, истец требовал взыскать с ответчика компенсацию в сумме 5 000 000 руб.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае судом первой инстанции принято во внимание следующее: производимая лицензиатом истца продукция (игрушки) существенно отличается от товаров, которые предлагают к продаже ответчики посредством спорного сайта; ни продукция лицензиата, ни продукция ответчиков не маркированы спорным обозначением, вследствие чего вероятность смешения товаров в сознании потребителей является минимальной.

Кроме того, требование заявлено истцом в отношении одного охраняемого объекта исключительных прав, сведений о фактически понесенных истцом убытках от использования ответчиком спорного обозначения в материалы дела не представлены; заявляя размер компенсации в максимальном размере 5 000 000 руб., истец вместе с тем не представил доказательств причинения либо возможности причинения ему убытков на заявленную сумму, в то время как наличие или отсутствие таких убытков на стороне правообладателя и их размер подлежат учету.

С учетом вышеприведенных критериев, выработанных высшей судебной инстанцией, суд первой инстанции определил размер компенсации в 100 000 руб.

Апелляционная инстанция считает, что снижение заявленной истцом ко взысканию суммы компенсации с 5 000 000 руб. до 100 000 руб. осуществлено судом первой инстанции в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также с соблюдением принципов разумности и справедливости.

Оснований для переоценки выводов суда в указанной части судом апелляционной инстанции не установлено.

Суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

С учетом изложенного основания для отмены либо изменения решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционных жалоб отсутствуют.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2019 по делу N А56-99293/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.В. Будылева М.Л. Згурская