Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2019 г. N 09АП-69268/19

г. Москва

19 декабря 2019 г.

Дело N А40-119557/18

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей А.И. Трубицына, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПРО ЛАЙН" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 сентября 2019 г. по делу N А40-119557/18, принятое судьей Ведерникова М.А., по иску ООО "СУШИ МАРКА" к ООО "ПРО ЛАЙН" о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании: от истца Королев А.В. (по доверенности от 19.07.2019 г.); от ответчика Лелякина Н.А. (по доверенности от 14.08.2019 г.)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Суши марка" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Про Лайн" использовать доменное имя "pilki.ru", тождественное товарному знаку "ПИLКИ ШОП"; аннулировании записи о регистрации доменного имени "pilki.ru" путем предоставления истцу преимущественного права регистрации домена "pilki.ru"; взыскании 7 000 руб. расходов на проведение экспертизы; 10 390 руб. нотариальных расходов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2018 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2018 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 г. вышеуказанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суд кассационной инстанции, в том числе указал на то, что суд при рассмотрении дела необоснованно придали правовое значение дате регистрации спорного доменного имени по отношению к дате приоритета товарного знака и при этом, установив в суда апелляционной инстанции сходство товарного знака и доменного имени, не исследовали значимые для дела вопросы однородности товаров, услуг, что свидетельствует о неправильном применении ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, при рассмотрении настоящего дела не подлежала применению норма п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку она регулирует ситуации, в которых тождественными или сходными до степени смешения оказываются различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

Учитывая, что доменное имя, как было указано выше, не является приравниваемым к результату интеллектуальной деятельности средством индивидуализации, названная норма не может быть положена в основу выводов судов по настоящему делу.

Таким образом, судами, установившими наличие ряда признаков нарушения исключительного права истца на товарный знак, отказано в защите этого права в результате неправильного применения норм материального права и без установления всех значимых для дела обстоятельств.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать и установить все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и, исходя из установленного, принять законные и обоснованный судебный акт.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2019 г. исковые требования удовлетворены частично, ответчику запрещено использование обозначения "Pilki" в доменном имени pilki.ru тождественного товарному знаку ООО "Суши марка" свидетельство N 639147 в отношении оказания услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам, оказываемым ООО "Суши марка", с ответчика взысканы судебные расходы в размере 10 390 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить в части удовлетворенных требований и принять в указанной части новый судебный акт.

Согласно ч. 5 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Заслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, с учетом указаний суда кассационной инстанции и положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как указывает истец, он, является обладателем исключительных прав на товарный знак "ПИLКИ ШОП", согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 639147 с приоритетом от 28.04.2016 г., зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2017 г., в отношении товаров и/или услуг в 35 классе Международной классификации товаров и услуг: 35 - демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе посредством сети Интернет; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети.

В обоснование иска истец указывает на то, что им был обнаружен факт нахождения в сети Интернет сайта и доменного имени "pilki.ru".

Как полагает истец, доменное имя "pilki.ru" тождественно товарному знаку "ПИLКИ ШОП", правообладателем которого является истец. Данное доменное имя используется ответчиком в отношении товаров и услуг, являющихся однородными с теми, для которых зарегистрирован товарный знак "pilki.ru".

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра письменного доказательства, удостоверенным нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Ковалевым В.А. 19.04.2018 г.

Согласно полученному ответу от Регистратора доменного имени "pilki.ru", ООО "Наунет СП" (исх. N 16-05-90 от 03.05.2018 г.), администратором этого доменного имени является ответчик.

Как пояснил истец, ответчику не предоставлялись права на использование каким-либо способом товарного знака "ПИLКИ ШОП", правами на который обладает истец.

Как полагает истец, доменное имя "pilki.ru", тождественно товарному знаку "ПИLКИ ШОП", что также подтверждается заключением эксперта по вопросам применения патентного законодательства Российской Федерации от 26.05.2018 г.

Таким образом, обозначение, используемое для названия сайта www.pilki.ru, можно считать сходным до степени смешения с товарным знаком "ПИLКИ ШОП" (регистрация RU 639147) на основании звукового сходства.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик незаконно используют товарный знак истца.

Наряду с изложенным, судом первой инстанции отклонены требования истца об аннулировании записи о регистрации доменного имени путем предоставления истцу преимущественного права регистрации домена.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика судебных расходов на нотариальное удостоверение в сумме 10 390 руб. и расходы на экспертизу в сумме 7 000 руб., представлены соответствующие доказательства.

При этом расходы истца на экспертизу в сумме 7 000 руб. признаны судом первой инстанции в данном случае неотносимыми к понесенным по настоящему делу.

Таким образом, судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, с учетом указаний суда кассационной инстанции, исковые требования удовлетворены частично, ответчику запрещено использование обозначения "Pilki" в доменном имени pilki.ru тождественного товарному знаку ООО "Суши марка" свидетельство N 639147 в отношении оказания услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам оказываемым ООО "Суши марка", с ответчика взысканы судебные расходы в размере 10 390 руб., в удовлетворении остальной части требований отказано.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы ответчика, исходя из следующего.

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, спорные обозначения являются сходными до степени смешения.

При этом, как правомерно указал суд первой инстанции в обжалуемом решении, выполняя указания суда кассационной инстанции, в суде апелляционной инстанции был установлен факт наличия сходства до степени смешения в отношении товарного знака и спорного доменного имени. Выводы суда апелляционной инстанции в указанной части при направлении дела на новое рассмотрение также признаны обоснованными.

Суд кассационной инстанции указал, что установив в суде апелляционной инстанции сходство товарного знака и доменного имени, не были исследованы значимые для дела вопросы однородности товаров, услуг.

Заявитель в жалобе приводит подробное сравнение товарного знака и доменного имени по смысловому критерию, по звуковому (фонетическому) критерию, по визуальному критерию.

Вместе с тем, оценка сравнения товарного знака и доменного имени носит субъективный характер, о чем указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 162 постановления от 23.04.2019 г. N 10, то есть установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению

Специальных познаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, при вынесении оспариваемого решения суд руководствовался своим внутренним восприятием товарного знака истца и доменного имени ответчика.

При таких обстоятельствах, критерии тождества или сходства обозначений до степени смешения носят оценочный характер.

Кроме того, в соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в вышеуказанном п. 162 постановления от 23.04.2019 г. N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Ответчик в обоснование апелляционной жалобы ссылается на то, что использует доменное имя "pilki" непосредственно и исключительно для переадресации на сайт Интернет-магазина www.scarletline.ru, вследствие чего оказываемые ответчиком услуги классифицируются по 38 классу МКТУ, в то время, как товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров, услуг квалифицируемых по 35 классу МКТУ "- демонстрация товаров; - продвижение продаж для третьих лиц; - оптовая и розничная продажа товаров, в том числе по средствам сети Интернет; - реклама интерактивная в компьютерной сети".

Согласно п. 162 вышеуказанного постановления от 23.04.2019 г. N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В материалах дела представлена заверенная нотариусом распечатка с сайта ответчика www.pilki.ru, по которой потребитель попадает в Интернет-магазин по продаже товаров по уходу за волосами, лицом, ногтями, телом и т.д., при этом потребитель не задумывается, что адрес www.pilki.ru предназначен только для переадресации.

Указанный перечень предлагаемых ответчиком товаров (род, вид, назначение и т.д.), полностью соответствует товарам предлагаемым истцом под товарным знаком "ПИLКИ ШОП".

Как правило, для потребителя не имеет значение, по какому классу МКТУ ему предлагаются товары и услуги.

Апелляционный суд полагает, что при таких обстоятельствах у потребителя может возникнуть возможность неправильного представления принадлежности товара одному или иному поставщику товаров и услуг.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, спорный домен используется ответчиком не только до получения иска, но и до даты регистрации истца в качестве юридического лица, в связи с чем соответствующая деятельность не может быть признана недобросовестной. Кроме того, на отсутствие в действиях ответчика по администрированию домена признаков недобросовестности указывает сам истец, в том числе в своих письменных пояснениях от 09.09.2019 г.

В данной части судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований обосновано отказано. При таких обстоятельствах, вопрос о недобросовестности ответчика при использовании доменного имени www.pilki.ru не может быть предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Довод жалобы о формальных недостатках решения не могут служить безусловным основанием для отмены судебного акта, поскольку данные недостатки не влияют на резолютивную часть состоявшегося решения.

По своей сути, доводы, изложенные в жалобе, обусловлены несогласием заявителя с выводами суда первой инстанции, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства. Поскольку материалы апелляционной жалобы не содержат ссылки на доказательства, которые могут поставить под сомнение правомерность и обоснованность обжалуемого судебного акта, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Расходы по госпошлине подлежат распределению между сторонами в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 сентября 2019 года по делу N А40-119557/18 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын