Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2019 г. N 09АП-74351/19

г. Москва

23 декабря 2019 г.

Дело N А40-23221/19

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.А. Птанской, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Уильям Грант энд Санз Лимитед

на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2019 года

по делу N А40-23221/19, принятое судьей Е.Н. Киселевой,

по иску Уильям Грант энд Санз Лимитед

к Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные пензенские водочные заводы"

(ОГРН: 1055803536997; 440000, Пензенская область, город Пенза, Московская улица, 56/34 литера а этаж 3, помещения 39-41)

о запрете использования товарного знака

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Зотова В.С. по доверенности от 08.11.2019, Грибанов А.А. по доверенности от 08.11.2018

от ответчика: Сулимов А.А. по доверенности от 18.03.2019

УСТАНОВИЛ:

Уильям Грант энд Санз Лимитед (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные пензенские водочные заводы" (далее - ООО "Объединенные пензенские водочные заводы", ответчик) о запрете использовать при производстве товаров 33 класса МКТУ, а именно "алкогольных напитков" объемные обозначения (бутылки), сходных до степени смешения с объемным товарным знаком истца по свидетельству N 171486 (с учетом заявленных уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы незаконным введением ответчиком в гражданский оборот путем реализации алкогольной продукции, сходной до степени смещения с товарными знаками истца.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Заявитель ссылается на отсутствие в решении суда выводов в части сравнения товарного знака компании с обозначениями, используемыми ответчиком. Судом сделаны неправомерные выводы об отсутствии сходства объектов при наличии надлежащих доказательств, в том числе заключения специалиста.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 16.12.2019 представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2019 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Уильям Грант энд Санз Лимитед (Дзе Гленфиддич Дистиллери, Даффтаун, Банффир, Шотландия, Великобритания (GB) является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству N 171486, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 28.01.1999 с приоритетом от 13.05.1997, что подтверждается свидетельством на товарный знак за N 171486, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) по заявке N 97706722.

Указанный товарный знак, зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки и представляет собой объемный товарный знак:

* * *

Perspective view View in direction of arrow Plan view

"A"

Истец также является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 515766, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 18.06.2014.

Истцу стало известно, что ООО "Альфа-М", ООО "Альбион-2002" производится реализация алкогольной продукции, а именно GOLDEN JOKER горькая настойка BITTERS, GOLDEN JOKER напиток крепкий висковый WHISKEY ц ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК водка Премиум Спирт АЛЬФА, в оригинальных бутылках треугольной формы, которые являются сходными до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 171486 через сети "Бристоль" и "КРАСНОЕ И БЕЛОЕ".

Правообладателем была осуществлена закупка алкогольной продукции производства ООО "Объединенные пензенские водочные заводы", реализуемой в сети "КРАСНОЕ И БЕЛОЕ", а также в сети "Бристоль", что подтверждается кассовыми чеками: N 0136 от 31.07.2018, по которому была приобретена Водка ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ПРЕМИУМ и N 89 от 30.07.2018, по которому были приобретены напиток висковый ЗОЛОТОЙ ДЖОКЕР и настойка ЗОЛОТОЙ ДЖОКЕР/

На упаковке приобретенного товара в качестве производителя указано ООО "Объединенные пензенские водочные заводы".

Кроме того, продукция GOLDEN JOKER горькая настойка BITTERS, GOLDEN JOKER напиток крепкий висковый WHISKEY и ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК водка Премиум Спирт АЛЬФА, произведенная ООО "Объединенные пензенские водочные заводы", в оригинальных бутылках треугольной формы, которые являются сходными до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 171486 предлагается к продаже на сайте http://opvz.ru/.

При этом истец считает, по всем признакам (внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов, общий вид, общее восприятие) алкогольная продукция в треугольных бутылках производства ООО "Объединенные пензенские водочные заводы" является сходной до степени смешения с товарными знаками правообладателя по свидетельствам N 171486, N 515766, что также подтверждается проведенными исследованиями специалиста -патентного поверенного Спильник А.А.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Суд первой инстанции при установлении отсутствии сходства обозначений (спорных упаковок) указывает, что введение в гражданский оборот товаров ответчика с использованием словесных обозначений "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" и "GOLDEN JOKER" не приводит к возникновению вероятности смешения с товарным знаком истца.

Проанализировав доводы жалобы, заслушав объяснения сторон, изучив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, зарег. в Минюсте РФ 18.08.2015, рег. N 38572, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. При этом пунктом 44 Правил устанавливает, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как указывает суд первой инстанции, вид, в котором зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 171486, не позволяет сделать вывод о том, что введение в гражданский оборот товаров с использованием в качестве средства индивидуализации товара словесных обозначений "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" и "GOLDEN JOKER" приводит к возникновению вероятности смешения с товарным знаком истца по свидетельств N 171486, поскольку наименование "GRANT'S" используется одно слово, которое представляет собой указание на принадлежность определенному лицу, что приводит к увеличению индивидуализирующей функции указанных обозначений в целом и уменьшению возможности их смешения; бутылка, которая используется ответчиком при производстве товара, имеет ряд существенных отличий от товарных знаков, в том числе многочисленные различия в форме плечиков, в оформлении поверхностей боковых граней, доньев, наличие дополнительных рельефно-выпуклых элементов в составе бутылок ответчика; наименование алкогольных напитков имеет существенное значение для потребителя при выборе товара, в то время как на форму бутылок, в которою разлита алкогольная продукция потребитель в большинстве случае не обращает внимания, и она не определяет конечный выбор потребителя.

Исходя из указанных выводов, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что анализ сходства обозначений сделан судом первой инстанции в полной мере обоснованно при учете необходимости вероятности смешения в целом и комплексно, путем ассоциативного восприятия.

С учетом изложенного, не имеется оснований для согласия истцом в части его доводов о неверной оценке судом первой инстанции вероятности смешения спорных обозначений.

Суд апелляционной инстанции также приходит к выводу о том, что вид, в котором зарегистрирован товарный знак но свидетельству N 171486, не позволяет сделать вывод о том, что введение в гражданский оборот товаров ответчика с использованием в качестве средств индивидуализации товара словесных обозначений "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" и "GOLDEN JOKER" приводит к возникновению вероятности смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 171486.

Действительно, выпускаемые ответчиком спорные товары имеют форму, схожую с объемным обозначением (формой) для охраны которой, зарегистрирован товарный знак N 171486.

Вместе с тем, спорная форма бутылки не используется сторонами сама по себе без дополнительных обозначений, идентифицирующих товар.

Представляется очевидным, что изображение товарного знака несходно до степени смешения с товарами, производимыми ответчиком, в силу того, что данные обозначения содержат большое количество дополнительных элементов, которые приводят к совершенно иному общему зрительному впечатлению.

Суд первой инстанции верно установил, что рядовой потребитель не сможет оценить сходство товарного знака с товарами, производимыми ответчиком, поскольку потребитель акцентирует свое внимание в первую очередь на этикетку, которые у истца и ответчика не являются сходными до степени смешения, с учетом того, что они имеют в составе наименования два слова: в наименовании "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" - золотой, петушок, в наименовании "GOLDEN JOKER" - golden (золотой), joker (джокер), в то время как в наименовании "GRANT'S" используется одно слово, имеют разное зрительное и смысловое впечатление, колористическое решение в оформлении, с использованием истцом бордовой гаммы цветов, тогда как в оформлении ответчика присутствует черная палитра цветов.

Расположение этикетки и наименование алкогольных напитков на этикетке имеет существенное значение для потребителя при выборе товара, поскольку потребитель, прежде всего, обращает внимание на основные элементы, в настоящем случае наименования "GOLDEN JOKER" и "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" и наименование истца "GRANT'S", поскольку они имеют доминирующее положение для восприятия с учетом их отражения по центру бутылки и выполнении крупным шрифтом.

Вместе с тем, отсутствуют доказательств того, что общее зрительное впечатление, которое производит на рядового потребителя зарегистрированный товарный знак и обозначение, которое использует ответчик в своей хозяйственной деятельности, является сходным до степени смешения, то есть потребитель с высокой долей вероятности перепутает товар одного производителя с товаром другого производителя.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

В материалы дела представлено заключение специалиста - Спильник А.А., подтверждающего обоснованность требований истца.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции полагает, что в настоящем случае специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требовалось.

Истец в целях доказывания обоснованности заявленных требований, был обязан предоставить в суд доказательства того, что товары, производимые ответчиком, могут привести к возникновению смешения с товарным знаком истца, в частности доказательств возможности реального смешения обозначений в глазах потребителя отчет о результатах проведенного социологического исследования, однако этого сделано не было.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии вероятности смешения товаров, производимых ответчиком с товарным знаком.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2019 года по делу N А40-23221/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.А. Птанская А.И. Трубицын