Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2020 г. N 09АП-68390/19

г. Москва

21 февраля 2020 г.

Дело N А40-185353/19

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

судьи Т.В.Захаровой,

без вызова сторон

рассмотрев апелляционные жалобы Ассоциации ресторанов "Чайхона N 1" и Общества с ограниченной ответственностью "Винегрет" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2019 года, принятое судьей Чадовым А.С., в порядке упрощенного производства по делу N А40-185353/19,

по исковому заявлению Ассоциация ресторанов "Чайхона N 1" (ОГРН 1177700007759, ИНН 7736301680)

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет" (ОГРН 1177746469581, ИНН 9709000617)

о защите прав на товарный знак по свидетельству N 690343 и взыскании компенсации в размере 400 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Ассоциация ресторанов "Чайхона N 1" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 69034 в размере 400 000 руб. и об обязании ответчика удалить обозначение с материалов, которыми сопровождается оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Дело рассмотрено Арбитражным судом г. Москвы в порядке упрощенного производства, решением от 10.10.2019 по делу N А40-185353/19 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

В своей апелляционной жалобе истец просил отменить обжалуемое решение и вынести по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ответчик в своей апелляционной жалобе указал, что суд необоснованно удовлетворил исковые требования в части, так как не установил, в чем конкретно было осуществлено нарушение исключительных прав истца, в связи с чем, просил обжалуемое решение отменить, в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), апелляционная жалоба на решение арбитражного суда первой инстанции принятая по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассмотрена в суде апелляционной инстанции без вызова сторон.

Арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 266, 268 АПК РФ, пришел к выводу, что оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем коллективного товарного знака "Чайхона N 1" (Далее - товарный знак), что подтверждается Свидетельством от 27.12.2018 N 690343, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении следующих услуг:

Класс МКТУ 41 - дискотеки; клубы-кафе ночные; развлечение гостей; шоупрограммы.

Класс МКТУ 43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

30.05.2017 Ответчик обратился к истцу с просьбой о включении в Ассоциацию ресторанов "Чайхона N 1" для получения права на использование обозначения "Чайхона N 1".

Между истцом и Ответчиком была достигнута договоренность о создании последним ресторана Чайхона N 1. Решением Правления Ассоциации от 02.06.2017 ответчику было предоставлено предварительное ободрение включения в Ассоциацию при условии соблюдения соискателем требований, изложенных в Уставе коллективного знака.

В дальнейшем ответчику были передан комплект маркетинговой и установочной документации для оформления и администрирования ресторана.

На основании полученной документации ответчиком в 2018 году был открыт ресторан под обозначением "Чайхона N 1".

20.03.2019 ответчик обратился к истцу с заявлением о принятии решения о включении в члены Ассоциации, с предоставлением последнему права на использование обозначения "Чайхона N 1".

Истцом был инициирован ряд выездных проверок на соответствие ресторана "Чайхона N 1", принадлежащего ответчику, стандартам оказания услуг ресторанов Ассоциации.

По результатам данных проверок были составлены акты о несоответствии услуг, предоставляемых рестораном ответчика, стандартам качества оказания услуг членами Ассоциации.

Решением Правления Ассоциации от 22.04.2019 ответчику было отказано в принятие в члены Ассоциации.

Ответчик предоставил возражение, в котором сослался на то, что ответчик не согласен с решением Правления от 22.04.2019 в силу незначительности допущенных им нарушений и в настоящий момент оспаривает данное решение в Арбитражном суде в рамках дела N А40-151391/2019.

Кроме того, ответчик полагает, что данное решение напрямую затрагивает коммерческую деятельность ответчика и влечет негативные экономические последствия, вследствие того, что Ответчиком была достигнута договоренность о создании ресторана "Чайхона N 1" и были произведены значительные затраты на приведение ресторана в полное соответствие со стандартами, предъявляемыми к сети ресторанов Чайхона N 1.

Ответчик полагает, что действия истца по регистрации коллективного товарного знака "Чайхона N 1" являются актом недобросовестной конкуренции и подпадают под положения части 1 статьи 14.4 Федерального закона "О Защите конкуренции".

26.04.2019 истец направил ответчику требование о необходимости демонтажа используемой вывески и о прекращении использования в коммерческой деятельности обозначения "Чайхона N 1".

26.06.2019 истец провел повторную проверку, установив, что ответчик продолжает использование сходного до степени смешения обозначения "Чайхона номер один" на вывеске, а также на форме сотрудников ресторана, в предложениях об оказании услуг, на полиграфии, а также в сети Интернет.

Ответчику была вручена повторная претензия с требованием о незамедлительном прекращении использования обозначения "Чайхона номер один".

Вместе с тем, ответчик не предпринял никаких действий по устранению допущенных им нарушений исключительных прав истца, в связи с чем, истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, указал, что коллективный товарный знак "Чайхона N 1" N 690343 представляет собой словесно-цифровое обозначение "Чайхона N 1". Словесное обозначение представляет собой слово "Чайхона" выполненное оригинальным шрифтом прописными буквами кириллицы. Данное обозначение является производным от слова Чайхана ("чайная" в Иране, Средней Азии, Азербайджане).

Вторая часть представлена в виде символа "N ", означающего порядковой номер и цифры "1".

Обозначение, используемое ответчиком на форме сотрудников ресторана, в предложениях об оказании услуг, на полиграфии, а также в сети Интернет, представляет собой словесное обозначение "ЧАЙХОНА НОМЕР ОДИН", выполненное прописными буквами русского алфавита.

Согласно критериям звукового сходства, обозначение "Чайхона N 1" и обозначение "Чайхона номер один" тождественны.

Фонетически данные обозначения имеют одинаковое звучание и произносятся как "чайхона номер один".

Все словесные элементы Чайхона в обоих обозначениях совпадают полностью, что означает полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Согласно критериям графического сходства, оба обозначения выполнены прописными буквами русского алфавита.

Обозначение "Чайхона номер один", используемое ответчиком занимает доминирующее положение на вывеске.

Буквы выполнены стандартным шрифтом, не имеющим визуальных особенностей исполнения, имеют одинаковое цветовое исполнение, также отсутствуют какие-либо иные изобразительные элементы, позволяющие отличать данное обозначение от обозначения "Чайхона N 1", что создает у потребителя ложное представление о лице, являющемся производителем и реализатором услуг, что, в свою очередь, приводит к смешению, и создает у потребителей ложные ассоциации.

Согласно семантическим критериям сходства, оба обозначения используют словесное обозначение Чайхона.

Данное обозначение является доминирующим смысловым обозначением, на которое падает логическое ударение.

Слово "Чайхона" указывает на вид оказываемых услуг, а именно заведение, предоставляющее услуги питания, имеющее "восточную" направленность оказываемых услуг, что предполагает собой определенную восточную атмосферу заведения, соответствующее музыкальное оформление, а также соответствующие блюда восточной кухни, предлагаемые посетителем.

Обозначение "N 1" или "номер один" выделяет данное обозначение среди других заведений, оказывающих услуги ресторанов "Чайхона", указывая на длительное нахождение данного обозначения на рынке, а также высокое качество предоставляемых услуг.

Сравнительный анализ, проведенный на основе критериев, установленных Правилами, показал сходство до степени смешения обозначения "Чайхона номер один", используемое ответчиком, с товарным знаком "Чайхона N 1" по свидетельству N 690343, по звуковому, графическому и семантическому критериям сходства.

Ответчик, оказывает услуги в ресторане, находящемся по адресу: г. Москва, Земляной Вал, 33, ТЦ Атриум в отсутствии надлежащего разрешения истца, используя обозначение "Чайхона номер один" в предложениях об оказании услуг ресторанов, баров, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, а также на вывеске указанного ресторана, на форме сотрудников ресторана, на полиграфии, а также в сети Интернет.

В связи с тем, что используемое ответчиком обозначение "Чайхона номер один" имеет сходные с товарным знаком истца обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, и в результате такого использования возникает вероятность смешения, суд пришел к выводу, что истец доказал факт нарушения его исключительных прав.

При этом, определяя размере компенсации, суд пришел к выводу, что данный размер подлежит определению в размере 200.000 руб..

По мнению суда апелляционной инстанции, данные вывод суда первой инстанции являются верными и обоснованными в силу следующих причин.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.

В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчиком не отрицается, что в установленном в порядке разрешения на использование спорного товарного знака последним не получено.

Согласно общим правилам привлечения к юридической ответственности, правонарушение может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности.

Следовательно, ответственность за совершение данного правонарушения наступает, в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует результаты интеллектуальной деятельности, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

В данном случае ответчик не представил доказательств, свидетельствующих, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля.

Вопреки доводам заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции обязан был рассмотреть настоящее дело по правилам общего искового производства, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В части 5 ст. 227 АПК РФ установлено, что суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

В рамках настоящего дела таких обстоятельств установлено не было.

В соответствии с п. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" указано, что возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора, в том числе в случае, когда такой иск предъявлен учредителем, акционером (участником) организации или иным лицом, которому право на предъявление иска предоставлено законом (пункт 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации), само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, а также приостановления исполнения судебного акта по правилам части 1 статьи 283 либо части 1 статьи 298 Кодекса.

В рамках дела N А40-151391/19 были рассмотрены требования Общества с ограниченной ответственностью "Винегрет" к Ассоциации ресторанов "Чайхона N1" о признании решения Правления Ассоциации от 22.04.2019 недействительным.

Таким образом, в случае признания решения Правления Ассоциации от 22.04.2019 недействительным, ответчик не лишен права обратиться с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу решения суда по настоящему делу по новым обстоятельствам.

Кроме того, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 по делу N А40-151391/19 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО "Винегрет" - без удовлетворения.

С учетом изложенного, основания для удовлетворения ходатайства ответчика отсутствуют.

Довод заявителей жалобы о том, что размер компенсации был неверно определен судом, подлежит отклонению.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 руб.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с п. 62 Постановления N 10 по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание, что материалами дела доказан факт допущенного ответчиком нарушения прав истца на товарный знак, суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям нарушения, вероятных имущественных потерь правообладателя, правильно определен взысканный судом размер компенсации в сумме 2000 000 рублей, как являющийся разумным и справедливым.

При этом, вопреки доводам истца, Арбитражный суд г. Москвы правомерно отклонил требования истца об обязании ответчика удалить спорное обозначение с материалов, которыми сопровождается оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Так, истец, заявляя указанное требование, не представил надлежащего его обоснования, не представил конкретный перечень документации и объектов размещения товарного знака (спорного обозначения), в связи с чем, при удовлетворении такого требования, решение не будет обладать признаками исполнимости.

Согласно тексту иска, истец просил суд удалить спорное обозначение с материалов, которыми сопровождается оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, однако данное требование не было конкретизировано.

В то же время, в соответствии со статьей 4 АПК РФ, статьей 11 ГК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

Выбор способа защиты права и формулирование предмета иска является правом истца, который в соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 125 АПК РФ формулирует в исковом заявлении исковое требование, вытекающее из спорного материального правоотношения (предмет иска), и фактическое обоснование заявленного требования (обстоятельства, с которыми истец связывает свои требования, то есть основание иска).

Исходя из предмета заявленного иска в данной части, установить, каким образом должно исполняться решение, которым данное требование будет удовлетворено, не представляется возможным.

Учитывая изложенное, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем, апелляционные жалобы Ассоциации ресторанов "Чайхона N 1" и Общества с ограниченной ответственностью "Винегрет" является необоснованной и удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине по апелляционной жалобе возлагаются на заявителей жалоб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271, 272.1 АПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2019 по делу N А40-185353/19 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Судья

Т.В. Захарова