Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2020 г. N 10АП-952/20 по делу N А41-59565/2018

г. Москва

10 марта 2020 г.

Дело N А41-59565/18

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.

судей: Марченковой Н.В., Виткаловой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Малофеевой Ю.В.,

при участии в судебном заседании:

от истца- Компании "Дюрасэль Баттериз БВБА"- Петрыкин П.А. и Пермяков П.Н. представители по доверенности от 30.09.19 г.;

от ответчика ЗАО "ЗУБР ОВК" (ИНН 5029036344, ОГРН 1055005107178): Колин Д.В. представитель по доверенности от 14.10.19 г.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Закрытого акционерного общества "ЗУБР ОВК" (ИНН 5029036344, ОГРН 1055005107178) на решение Арбитражного суда Московской области от 02 декабря 2019 года по делу N А41-59565/18 принятое судьей Е.В. Кочергиной,

по исковому заявлению Компании "Дюрасэль Баттериз БВБА" к Закрытому акционерному обществу "ЗУБР ОВК" - о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Компания "Дюрасэль Баттериз БВБА" обратилась в Арбитражный суд Московской области к Закрытому акционерному обществу "ЗУБР ОВК" (далее- ЗАО "ЗУБР ОВК") с требованиями: об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 250750, в частности путем запрета размещения изображения, сходного до степени смешения, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет"; о взыскании 1 000 000 руб. компенсации. (т. 1 л.д. 2-4).

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2019, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02 декабря 2019 года по делу N А41-59565/18 исковые требования Компании "Дюрасэль Баттериз БВБА" удовлетворены (т. 3 л.д. 130-134).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом ЗАО "ЗУБР ОВК" обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представители истца возражали против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как указал истец, согласно свидетельству N 250750 от 04.07.2003 г. (заявка N 2000726417, дата подачи: 18.10.2000), Компания "Дюрасэль Баттериз БВБА" является правообладателем товарного знака в отношении товаров 09 класса МКУ (электрохимические элементы и батареи).

В ходе осуществления хозяйственной деятельности на территории РФ Компании "Дюрасэль Баттерио БВБА" стало известно, что ЗАО "ЗУБР ОВК" осуществляется хранение, предложение к продаже и продажу продукции (батарейки), маркированной обозначением, сходным до степени смешения с изображением, право на которое принадлежит истцу по свидетельству N 250750. В частности, на интернет-сайте www.zubr.ru содержатся сведения, указывающие на незаконное использование упомянутого обозначения.

Компания "Дюрасэль Баттериз БВБА" обратилась к специалистам Лаборатории социологической экспертизу Федерального социологического центра РАН, которым было проведено социологическое исследование, по результатам которого дано заключение N 200-2018 от 09.06.2018 г.

Согласно выводам заключения, у большинства респондентов имеется явная ассоциация продукции, маркированной цветовой определенной цветовой гаммой, с продукцией Компании "Дюрасэль Баттериз БВБА".

Зафиксированное нарушение ответчиком исключительных прав истца в форме предложения к продаже однородных товаров и услуг по свидетельству N 250750 от 04.07.2003 г, исключительные права на который принадлежат истцу послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя требованя суд первой инстанции суд признал спорную продукцию сходной до степени смешения.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ЗАО "ЗУБР ОВК". указывает, что выводы суда необоснованные.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак как средство индивидуализации товаров, работ, услуг является интеллектуальной собственностью.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В пункте 45 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков", утв.Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, предусмотрено следующее.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). Исследуемые признаки изображений установлены в пункте 43 приказа, согласно которому: Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснил ВАС РФ в пункте 13 Информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Как следует из представленных суду доказательств, истцу Компании "Дюрасэль Баттериз БВБА" принадлежит исключительное право на использование обозначения, состоящего из графического изображения элемента питания (батарейки) в черном и медном цветах.

Само текстовое обозначение (маркировка) товарным знаком по свидетельству N 250750 не защищено. Также из представленных суду доказательств следует, что ответчику ЗАО "ЗУБР ОВК" принадлежит исключительное право на использование обозначения "ЗУБР", по свидетельствам N 230469, 296184 и 403435.

В соответствии со ст.76 АПК РФ арбитражному суду в качестве доказательств были представлены образцы продукции, производимой Компанией "Дюрасэль Баттериз БВБА" и ЗАО "ЗУБР ОВК".

Исследовав образец продукции Компании-истца, арбитражный суд установил, что на элементе питания имеется обозначение производителя "Duracell", сам элемент питания находится в корпусе черного и медного цветов. Исследовав образец продукции ЗАО "ЗУБР ОВК" арбитражный суд установил, что элементе питания имеется обозначение производителя "ЗУБР, Turbo Max", сам элемент питания находится в корпусе черного и медного цветов. На упаковке товара обоих производителей также имеется указание на наименование производителя "Duracell" и "ЗУБР" соответственно.

В результате осмотра суд установил, что товарный знак истца представляет собой элемент питания черного и медного цветов, без словесного указания наименования.

Ответчик является правообладателем обозначения "ЗУБР", которое использовано на производимой ответчиком продукции.

Между тем, данное обозначение "ЗУБР" расположено ответчиком на элементе питания (батарейке) также черного и медного цветов, соответствующих товарному знаку истца.

На элементе питания компании имеется обозначение производителя "Duracell", сам элемент питания находится в корпусе черного и медного цветов; на элементе питания общества имеется обозначение производителя "ЗУБР, Turbo Max", а сам элемент питания находится в корпусе черного и медного цветов; на упаковке товаров обоих производителей также имеется указание на наименование производителя "Duracell" и "ЗУБР" соответственно.

При этом, товарный знак истца является изобразительным - представляет собой реалистичное объемное изображение батарейки в двухцветной черно-медной оболочке (корпусе) (согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем при регистрации товарного знака были указаны следующие цвета, цветовые сочетания: черный, белый, серебристый, медный), на котором отсутствуют словесные элементы.

Для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, обладателем прав на которые является компания.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения с учетом представленных сторонами доказательств, которые суд оценивает по своему внутреннему убеждению.

Согласно представленному истцом заключению N 200-2018 от 09.06.2018 Лаборатории социологической экспертизы Федерального НИИ Социологический центр РАН, по результатам исследования установлено следующее. В исследовании ставился вопрос о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком N 250750 и изображением батарейки производителя ЗАО "Зубр ОВК" среди потребителей электрохимических элементов и батарей (09 класс МКТУ).

При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Согласно представленному истцом заключению N 200-2018 от 09.06.2018 Лаборатории социологической экспертизы Федерального НИИ Социологический центр РАН, по результатам исследования установлено следующее.

В исследовании ставился вопрос о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком N 250750 и изображением батарейки производителя ЗАО "Зубр ОВК" среди потребителей электрохимических элементов и батарей (09 класс МКТУ).

Согласно полученным результатам, около половины респондентов считают, что товары под товарным знаком N 250750 и батарейки компании ЗАО "Зубр ОВК" производятся разными, но связанными между собой компаниями.

Еще 7% считают, что товары производятся одной компанией. Следовательно, большинство респондентов (52%) полагают, что батарейки компании ЗАО "Зубр ОВК" и товары под товарным знаком 250750 производятся компаниями, которые урегулировали между собой правовые отношения (например, при помощи лицензионных договоров), или одной компанией.

Абсолютное большинство респондентов считают, что они могли бы совершить ошибку при покупке товара под товарным знаком N 250750 и вместо него приобрести батарейки производства компании ЗАО "Зубр ОВК". В совокупности полученные результаты указывают на наличие между тестируемыми обозначениями сходства до степени смешения (л.д. 20-22 т.1).

Таким образом, исходя из результатов осмотра судом батарейки, произведенной истцом под товарным знаком N 250750, и батарейки, произведенной ответчиком с обозначением "ЗУБРturbomax", результатов социологического исследования, суд обоснованно признал спорную продукцию сходной до степени смешения.

Согласно Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначена на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 19 (раздел 3), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителе представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад: использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности.

Данная правовая позиция подтверждена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

Исходя из решения, проведенный судом сравнительный анализ, полностью соответствует приведенным положениям правовых актов и методических рекомендаций уполномоченного органа.

Судом проведена надлежащая оценка степени сходства товарного знака Истца с комбинированным коммерческим обозначением Ответчика в их совокупности, на основании сформированного у суда общего впечатления.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 2 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер компенсации, заявленный истцом за нарушение его исключительных прав на товарный знак - 1000000 руб. - суд находит обоснованным и разумным.

Факт использования ответчиком товарного знака истца подтверждается материалами дела.

На основании изложенного, суд находит заявленные требования об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака истца и выплатить истцу компенсацию, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе отклоняются по следующим основаниям.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (статья 1301 Гражданского кодекса).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса).

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесённых убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Из материалов дела не следует, что у ответчика отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительных прав истца в полном размере.

Ответчиком не представлено доказательств тяжелого материального положения.

Кроме того, ответчик не доказал также то обстоятельство, что правонарушение не носило грубый характер и ему не было известно о контрафактности используемой продукции, не представил доказательств принятия им мер для проверки товара на контрафактность.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, ответчиком в материалы дела не представлено.

Информацию о правообладателе, охраняемых товарных знаках, лицензиатах и иные сведения, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, можно получить из открытых и общедоступных источников.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 02 декабря 2019 года по делу N А41-59565/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд по интеллектуальным в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

Е.Н. Виткалова Н.В. Марченкова