Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2020 г. N 11АП-37/20 по делу N А65-16663/2019

г. Самара

11 марта 2020 г.

Дело N А65-16663/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 03 марта 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 11 марта 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лариной Ю.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Кинетика-М" и индивидуального предпринимателя Габдрахманова Р.Р. на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.11.2019 по делу N А65-16663/2019 (судья Спиридонова О.П.),

принятое по иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет"

к обществу с ограниченной ответственностью "Кинетика-М" о пресечении действий, нарушающих исключительное право истца на полезную модель, взыскании 4 000 000 рублей компенсации,

третье лицо: индивидуальный предприниматель Габдрахманов Р.Р.,

при участии представителей:

от истца - не явились, извещены надлежащим образом;

от ответчика - представитель Ситдиков Р.Б., доверенность от 02.10.2019;

от третьего лица - представитель Ситдиков Р.Б., доверенность от 30.10.2019,

УСТАНОВИЛ:

Истец - Донской государственный технический университет, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО "Кинетика-М", которым просит обязать ответчика пресечь действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель:

- обязать ответчика прекратить использование в своей коммерческой деятельности полезной модели "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала" (патент N 123947, номер заявки с приоритетом 31.07.2012 г. и сроком действия по 31.07.2022 г.), зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013 г., без получения разрешения ДГТУ в установленном законом порядке;

- обязать ответчика прекратить предлагать к продаже и продавать изделия, которые приводят к нарушению исключительного права на полезную модель по патенту N 123947 с приоритетом от 31.07.2012 г. и сроком действия по 31.07.2022 г., зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013 г.; взыскать компенсацию в размере 4000000 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.10.2019 г. в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле третьим лицом без самостоятельных требований на предмет спора привлечен индивидуальный предприниматель Габдрахманов Р.Р.

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 26.11.2019 исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет" (ОГРН 1026103727847 ИНН 6165033136), г. Ростов-на-Дону 40000 рублей компенсации за незаконное использование полезной модели, 6505 рублей за нотариальные действия по осмотру интернет-сайта, 12430 рублей расходов по госпошлине.

В остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой проcил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, а также на неправильное применение норм материального права.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором проcил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Истец в судебное заседание явку представителя не обеспечил, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика и третьего лица поддержал доводы жалобы.

При рассмотрении апелляционной жалобы ответчик заявил ходатайство о принятии в качестве дополнительных доказательств решение Роспатента от 18.02.2020 по результатам рассмотрения 13.01.2020 Коллегией Палаты по патентным спорам возражения ООО "Кинетика-М", протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 13.01.2020, заключение коллегии Палаты по патентным спорам.

В силу разъяснений, данных в п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Поскольку у ответчика объективно не было возможности представить указанные документы в суд первой инстанции, ходатайство ответчика о приобщении дополнительных документов судебной коллегией было удовлетворено.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду о наличии оснований для отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, Донской государственный технический университет являлся правообладателем патента N 123947 на полезную модель "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала" (номер заявки с приоритетом 31.07.2012 г. и сроком действия по 31.07.2022 г.), авторами которого являются Полушкин Олег Алексеевич, Полушкин Олег Олегович, что подтверждается указанным патентом, зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013 г.

Описание полезной модели к патенту, размещено в открытом доступе на официальном интернет-сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" по адресу: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=0000123947& TypeFile=htm l.

Между истцом (лицензиар) и ООО "Энсет" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 06.1-20-71/12пм от 29.01.2013 г., по условиям которого лицензиар передал лицензиату в качестве вклада в уставный капитал ООО "Энсет" для изготовления, применения, предложения к продаже и продажи по лицензии изобретений, защищенных патентом.

В соответствии с пунктом 2.3 договора в период действия договора лицензиар может пользоваться указанными правами (производство и продажа продукции по лицензии) сам, а также предоставлять эти права третьим лицам.

Срок действия договора - с момента регистрации договора в Роспатенте (в соответствии с письмом ФГБУ "ФИПС" от 06.05.2013 N 2013Д03942/93 дата государственной регистрации лицензионного договора - 18.04.2013 г.) до прекращения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (срок действия патента: по 31.07.2022 г.);

Сотрудниками истца 11 марта 2019 г. при осмотре сайта: http://kardanniyval.ru/https://таткардан.рф/ выявлен факт совершения ответчиком действий, нарушающих указанное исключительное право на полезную модель, а именно:

- использование указанной полезной модели для введения в гражданский оборот путем распространения (продажи) в сети "Интернет" на сайте и в стационарных торговых точках продажи и обслуживания в Казани следующих изделий: "Балансировочный груз с хомутом, 4-10г", "Балансировочный груз с хомутом, 8-18г", "Балансировочный груз с хомутом, 14- 35г", "Балансировочный груз с хомутом, 26-50г";

- предложения к продаже следующих изделий: "Балансировочный груз с хомутом, 4- 10г", "Балансировочный груз с хомутом, 8-18г", "Балансировочный груз с хомутом, 14-35г", "Балансировочный груз с хомутом, 26-50г" и при оказании услуг по балансировке карданных валов, роторов и другого оборудования с использованием указанной полезной модели.

Указанные изделия находились в подразделе "Запчасти" раздела "Каталог" по адресу http://kardanniy-val.ru/spares/rashodnye-materialy?page=1, в группе товаров "Расходные материалы" (В разделе "О нас" по адресу http://kardanniy-val.ru/about указано: "Таткардан имеет в наличии запас запчастей, наше предприятие является региональным поставщиком карданных валов и комплектующих к ним"),

- рекламы указанных изделий и услуг в сети "Интернет", в том числе, на официальной странице "Таткардан" (http://kardanniy-val.ru) социальной сети "Вконтакте" (представлена распечатка страницы "Таткардан" Ремонт карданных валов" с сайтв vk.com) и сервиса Instagram, а также использование указанных изделий и услуг в работе и развитии франчайзинговой сети "Таткардан" на территории России.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела протоколом осмотра доказательств от 19.04.2019 г., видеопротоколами проведения видеосъемки осмотра интернет-сайта от 23.04.2019 г. и 08.05.2019 г.

В порядке обеспечения доказательств истцом при участии и содействии нотариуса города Ростова-на-Дону Поповым И.Ю. осуществлен осмотр доказательств - Интернет-сайта: http://kardanniy-val.ru/, о чем составлен протокол от 25.04.2019 г., из которого следует, что на указанном сайте, среди прочего, предлагаются к продаже перечисленные изделия.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции указал, что ответчик, в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил суду надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что правообладатель - ДГТУ, предоставил ООО "Кинетика-М" право на использование полезной модели по патенту РФ N 123947 "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала", в том числе путём предложения к продаже.

Таким образом, ответчик не вправе ссылаться на наличие за ним права на использование полезной модели по патенту РФ N 123947.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что факт введения в оборот ответчиком путем размещения на сайте и предложения к продаже спорных изделий в количестве 4 позиций с использованием полезной модели по патенту РФ N 123947 доказан.

Доводы ответчика и третьего лица со ссылкой на п.6 ст.1359 ГК РФ об отсутствии нарушений прав истца судом первой инстанции отклонены, поскольку предлагая к продаже изделия запатентованные истцом, ответчик при этом не указал их автора.

Заявляя о несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам, апеллянт указал, что ООО "Кинетика-М" осуществляет производство балансировочного и иного оборудования, а компания ТАТКАРДАН (ИП Габдрахманов Р.Р.) оказывает услуги по ремонту и балансировке карданных валов и продает сопутствующие этому запасные части, в том числе различные балансировочные грузы.

Как видно из нотариального протокола N 16АА6646330 от 25.04.2019 г. (л.д. 47-58 т.1) на сайте http://kardanniy-val.ru/ размещено наименование и товарный знак "ТАТКАРДАН"/"TATKARDAN" (стр. 7, 9, 11 и др.) и не содержится указаний на ООО "КИНЕТИКА-М".

Исключительное право на товарный знак "TATKARDAN" по свидетельству N 686330, заявленный 23.08.2017 г. и зарегистрированный 06.12.2018 г., принадлежит Габдрахманову Рафаэлю Ринатовичу (третье лицо по настоящему делу).

Сайт по адресу http://kardanniy-val.ru/, на котором использован товарный знак "TATKARDAN", индивидуализирует деятельность ИП Габдрахманова Р.Р. (ОГРНИП 315169000032197).

При этом согласно выписке из ЕГРЮЛ (л.д. 29, 30 т.1) Габдрахманов Рафаэль Ринатович является генеральным директором ООО "Кинетика-М" (л.д. 30 т.1).

Габдрахманов Р.Р. как индивидуальный предприниматель приобрел у ООО "Энсет" товары "Балансировочный груз с хомутом 4-10г", "Балансировочный груз с хомутом 8-18г", "Балансировочный груз с хомутом 14-35г" в общем количестве 150 штук на общую сумму 8250 рублей, что подтверждается товарной накладной N 80 от 25.07.2016 г. (л.д. 1-3 т.2), оплатив их полностью по платежному поручению N 88 от 11.05.2016 г. (л.д. 156 т.1), что ответчиком не оспаривается. Наименования товаров совпадают с формулой полезной модели истца.

В связи с чем апеллянт полагает, что спорные изделия "Балансировочный груз с хомутом" были правомерно введены в гражданский оборот лицензиатом - ООО "Энсет", и правомерно приобретены ИП Габдрахмановым Р.Р. непосредственно у лицензиата, в связи с чем, по мнению ответчика, их дальнейшие предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот не является нарушением исключительного права истца на полезную модель N 686330.

При этом ни ООО "КИНЕТИКА-М", ни ИП Габдрахманов Р.Р. не производили, не производят и никогда не намеревались производить балансировочные грузы, запатентованные истцом. Даже те, которые были приобретены ИП Габдрахмановым Р.Н. у ООО "Энсет", оказались невостребованными и не были реализованы.

Таким образом, вне зависимости от того, индивидуализирует ли сайт по адресу http://kardanniy-val.ru деятельность только ИП Габдрахманова Р.Р. (ТАТКАРДАН) или деятельность обоих лиц компании "ТАТКАРДАН" - ИП Габдрахманова Р.Р. и ООО "Кинетика-М", единственным участником и руководителем которой является также Габдрахманов Р.Р., факт того, что ИП Габдрахманов Р.Р. правомерно приобрел спорную партию товаров "Груз балансировочный с хомутом" непосредственно у лицензиата ООО "Энсет" по патенту истца, свидетельствует об отсутствии нарушения патентных прав истца в том, что указанные спорные товары "Грузы балансировочные с хомутом" предлагались к продаже на сайте http://kardanniy-val.ru.

Согласно договору N 37 от 28.09.2015, спецификации N 1 от 28.09.2015, товарной накладной и счету-фактуре N 15 от 09.02.2016, транспортной накладной от 09.02.2016 и платежным поручениям NN 87, 104, 14, 66, 131, 46 ИП Габдрахманов Р.Р. приобрел у ООО "Энсет" Балансировочный станок БАЛКАР-4500.

Согласно пункту 1.1 "Назначение станка" руководства по его эксплуатации, "Станок предназначен для измерения и расчета значений и углов дисбалансов и корректирующих масс в одной, двух, трех или четырех плоскостях коррекции одно-, двух-, трех- и четырехопорных карданных валов, коленчатых валов, а также других роторов при производстве и ремонте машин любого назначения (изделий)".

В последующем к данному станку ИП Габдрахманов Р.Р. приобрел балансировочные грузы с хомутом, что подтверждается представленными ответчиком товарной накладной N 80 от 25.07.2016, платежным поручением N 88 от 11.05.2016.

Поскольку эти балансировочные грузы предназначались к ранее приобретенному станку и являются его расходным материалом, то отдельный договор между сторонами не заключался, а в товарной накладной N 80 содержится ссылка на вышеуказанный договор N 37 от 28.09.2015.

Приобретение вышеуказанного оборудования и балансировочных грузов к нему подтверждается материалами дела.

Однако в дальнейшем закупленные балансировочные грузы оказались невостребованными, и на оборудовании применялись обычные (приварные) грузы, что прямо предусмотрено пунктом 2.4.3.3.4. "Корректировка дисбалансов изделия" страницы 30 Руководства по эксплуатации "Корректировку дисбалансов изделия можно проводить привариванием грузов".

Приварные грузы используются и на оборудовании, производимом ответчиком - ООО "Кинетика", согласно подпункту а) пункта 4.2.1.1. страницы 10 и абзацу 9 страницы 14 Паспорта и руководства по эксплуатации Зарезонансного станка для динамической балансировки в горизонтальной плоскости "Эталон-5" ООО "Кинетика-М".

Таким образом, ИП Габдрахманов Р.Р. имел возможность не использовать изделия, запатентованные истцом, (то есть балансировочные грузы с хомутом) и в дальнейшем использовал приварные балансировочные грузы.

В письменных возражениях от 30.10.2019 г. ответчик подтвердил, что ООО "КинетикаМ" и ИП Габдрахманов Р.Р. не оспаривают факт того, что размещение на сайте http://kardanniy-val.ru/ информации о балансировочных грузах с указанием их цен являлось фактически предложением к продаже.

Вместе с тем, поскольку эти изделия были приобретены на законных основаниях у лицензиата - ООО "Энсет", по патенту истца, то такое предложение к продаже не является нарушением патентных прав истца применительно к ч.6 ст. 1359 ГК РФ.

Согласно п.9 ч.1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются промышленные образцы.

Согласно ч.1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно ч.1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно ч.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Между тем, согласно пункту 6 статьи 1359 Гражданского кодекса РФ: "Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец... 6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настояшим Кодексом".

Третье лицо ИП Габдрахманов Рафаэль Ринатович приобрел у ООО "Энсет", являющегося лицензиатом истца, товары "Балансировочный груз, с хомутом 4-10 г", "Балансировочный груз с хомутом 8-18 г", "Балансировочный груз с хомутом 14-35 г" в общем количестве 150 штук на общую сумму 8250 рублей согласно товарной накладной N 80 и счет-фактуре от 25.07.2016 (листы 1-3 тома 2 дела), оплатив их полностью согласно платежному поручению N 88 от 11.05.2016 (лист 156 тома 1 дела). В связи с этим их дальнейшие предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот не является нарушением исключительного права истца на полезную модель.

Отсутствие указания автора в предложении к продаже спорных изделий не является нарушением исключительного права на полезную модель соответствии со статьями 1229, 1345, 1358 Гражданского кодекса РФ, а также не является нарушением личного неимущественного права автора полезной модели в соответствии со статьями 1228 и 1347 Гражданского кодекса РФ.

Вывод суда первой инстанции о том, что ответчик осуществлял предложение к продаже путем их размещения на сайте также не соответствует фактическим обстоятельствам.

Абзац 4 ч. 3 ст. 1358, часть 4 ст. 1358, п. 2 ч. 1 ст. 1259, п. 3 ст. 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации, на которые сослался суд первой инстанции, не подлежали применению при рассмотрении настоящего дела.

Кроме того, решением Роспатента от 18.02.2020, принятым по результатам рассмотрения 13.01.2020 Коллегией Палаты по патентным спорам возражения ООО "Кинетика-М", патент на полезную модель N 123947 признан недействительным полностью, о чем внесена запись в Государственный реестр и опубликовано извещение от 18.02.2020. Из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 13.01.2020, заключения коллегии Палаты по патентным спорам следует, что истец был надлежаще извещен о вышеуказанном рассмотрении, а заключение Палаты по патентным спорам и Решение Роспатента приняты с учетом доводов истца.

Поскольку выводы суда первой инстанции о совершении ответчиком действий, нарушающих права истца, не соответствуют обстоятельствам дела, решение суда первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.11.2019 по делу N А65-16663/2019 отменить.

Принять новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кинетика-М" расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.Л. Ястремский

Судьи

Е.В. Коршикова С.Ш. Романенко