Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2020 г. N 09АП-78556/19 по делу N А40-248309/2019

г. Москва

11 марта 2020 г.

Дело N А40-248309/19

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пирожкова Д.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу ФГБУ "ФАПРИД" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 ноября 2019 года, рассмотренному в порядке упрощенного производства по делу N А40-248309/19, принятое по заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН 1037739437229) к Акционерному обществу "Улан-Удэнский авиационный завод" (ОГРН 1020300887793), третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 2. Министерство финансов РФ о взыскании 125 000 руб. штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФГБУ "ФАПРИД" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "У-УАЗ", при участии третьих лиц Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерства финансов РФ о взыскании 125 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 23.11.2012 N 1-01-12-00713, об обязании предоставить отчетную документацию I-IV кв. 2018, I кв.2019.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2019 года по делу N А40-248309/19 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, иск удовлетворить.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Москвы принятое по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции без вызова сторон.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между Российской Федерацией (Лицензиар), от имени которой выступило ФГБУ "ФАПРИД", и АО "У-УАЗ" (Лицензиат), 23 ноября 2012 г. был заключен лицензионный договор, в соответствии с п.п. 1.1.-1.4., 1.6., 2.1. которого Лицензиар предоставил Лицензиату право использования результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД).

В соответствии с п. 7.2 Договора за предоставленное право на использование РИД, Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 1 862 217,15 долл. США.

Лицензионный платеж перечисляется Лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет Лицензиата согласно условиям договора комиссии в течение 30 (тридцати) дней с дат поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД.

В соответствии с п. 9.1. Договора, Лицензиат в течение 30 (тридцати) дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию, предусмотренную п. 1.9. Договора, в том числе отчет о выполнении Договора по форме, указанной в разделе 14 Договора (в соответствии со ст. 1237 ГК РФ), содержащий сведения о дате и сумме полученной Лицензиатом выручки от использования РИД.

Истец указал, что только с поступлением отчетной документации ФГБУ "ФАПРИД" имеет возможность установить факт поступления валютной выручки на счет Предприятия, а также контролировать своевременность оплаты платежей и размер лицензионных платежей, подлежащих перечислению в бюджет Российской Федерации.

Обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за:

IV квартал 2017 года - 31 января 2018 года;

I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года;

II квартал 2018 года - 31 июля 2018 года;

III квартал 2018 года - 31 октября 2018 года;

IV квартал 2018 года - 31 января 2019 года; I квартал 2019 года - 30 апреля 2019 года.

Согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно о представлении Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

В обоснование своего требования истец сослался на то, что Предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за IV кв. 2017 г., IIV кв. 2018 г., I кв. 2019 г. (6 отчетных периодов) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым Предприятие нарушило условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Следовательно, Предприятие обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 125 000 рублей (25 000 руб. х 5 отчетных периодов).Срок действия договора согласно п. 13.1. Лицензионного договора установлен до подписания сторонами акта выполненных обязательств по договору.

Как пояснил ответчик, исполнение п. 5.1. Лицензионного договора Ответчиком сопроводительным письмом N 110-16-2641 БМИ от 14.08.2012 в адрес Истца представлены извещение о заключении гражданского правового договора с приложением Формы N 2, контракт и договор комиссии со всеми изменениями и дополнениями, учредительные документы (Согласно штампу Истца документы приняты им 17.08.2012).

Согласно п. 9.1. Лицензионного договора отчеты, подтверждающие поступление валютной выручки по контракту на счет лицензиата за периоды 01.10,2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.03.2013, 01.04.2013 - 30.06.2013, 01.07.2013 - 30.09.2013, 01.10.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.03.2014, 01.04.2014 - 30.06.2014, 01.07.2014 - 30.09.2014, 01.10.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.03.2015, отправлены в адрес Истца и получены последним 29.01.2013 г., 29.04.2013 г., 22.07.2013 г., 30.10.2013 г., 31.01.2Q14 г., 30.04.2014 г., 22.07.2014 г., 15.10.2014 г., 30.01.2015 г., 24.04.2015 соответственно, что подтверждается входящими штампами "Документы приняты ФГБУ "ФАПРИД" и подписью представителя на экземплярах АО "У-УАЗ".

16.09.2014 года Истец обратился с исковыми требованиями в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании суммы основного долга и соответствующей неустойки по спорному лицензионному договору. В ходе полного и всестороннего выяснения обстоятельств по делу, в ходе судебного разбирательства были выяснены фактические обстоятельства спора, в том числе факт прекращения обязательств по контракту и договору комиссии.

Как следует из п.9.5. Лицензионного договора по окончании срока действия Договора комиссии Лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом Лицензиара.

03.09.2014 г. в рамках предоставления отчетной документации и исполнения пункта 9.5 лицензионного договора в адрес Истца было направлено письмо- уведомление N 110-18-1033/БТМО (копия прилагается) о полном исполнении обязательств по договору комиссии и поступлении выручки по контракту и договору комиссии на счета Ответчика в установленные договорами сроки и объеме.

Письмом N 160-3/42-457 от 15.04.2019 г., Ответчик дополнительно предложил констатировать факт прекращения обязательств по лицензионному договору и по необходимости оформить Акт их выполнения согласно п. 9.5. Договора.

С момента полного исполнения обязательств по договору комиссии и прекращения использования РИД прекращается обязанность по предоставлению отчетной документации по лицензионному договору, поскольку предоставление нулевых отчетных данных является равноценным ранее направленному уведомлению N 110-18-1033/БТМО от 03.09.2014 г., что в свою очередь нецелесообразно.

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным этим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно статье 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Как следует из пункта 13.1 лицензионного договора от 23.11.2012 г. N 1-01-12- 00713, он действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по договору.

Учитывая, что названное условие зависит именно от воли сторон, и не относится к событию, которое должно неизбежно наступить, следовательно, оно не может являться условием о сроке окончания действия спорного лицензионного договора (статьи 190 ГК РФ). Поэтому спорный лицензионный договор считается заключенным на неопределенный срок.

Следовательно, при указанных обстоятельствах, в совокупности с положениями пункта 13.1. лицензионного договора, ст.ст. 190, 1235 ГК РФ, указанный договор заключен на 5 лет, то есть по 11.09.2017 г. При этом предметом искового заявления является взыскание с Ответчика штрафа в размере 125 000 рублей за непредставление отчетной документации за периоды 1-4 кв. 2018 г., 1 кв. 2019 г.

Поскольку действие договора окончено 11.09.2017, а использование результата интеллектуальной деятельности не производится, следовательно, прекращена и обязанность по предоставлению отчетности по использованию РИД.

Таким образом, РИД не используется Ответчиком после 03.09.2015 г., поскольку в соответствии с уведомлением N 110-19-1353/БТМО от 03.09.2015 исполнение контрактов с иностранным заказчиком ответчиком завершено именно в 2014 году.

Доказательств использования Ответчиком РИД после 2014 года, Истцом, в порядке, предусмотренном статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Федерации, Истцом не представлено.

Исходя из доводов, приведенных Истцом в заявлении, только из отчетной документации ФГБУ "ФАПРИД" получает сведения о поступлении валютной выручки по контракту.

Таким образом, Истец 25.09.2015 г. (дата получения письма N 110-19- 1353/БТМО) был официально поставлен в известность о завершении действия поставочных и комиссионных контрактов Ответчиком, а по поступившей валютной выручке предприятием до направления уведомления была предоставлена полная отчетная документация.

Как указывалось выше, письмом N 160-3/42-457 от 15.04.2019 г., АО "У-УАЗ" дополнительно предложило констатировать факт прекращения обязательств по лицензионному договору и по необходимости оформить Акт выполнения обязательств, согласно п. 9.5. Договора.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что иск удовлетворению не подлежит.

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Согласно статьям 309, 310, 314, 450 ГК РФ договорные обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями этих обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, а также от договора и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. Стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства.

Отношения между сторонами урегулированы лицензионным договором.

Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Как установлено п. 13.1 лицензионного договора, заключенного сторонами, он считается заключенным с момента его подписания и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по договору. Каких-либо иных условий в отношении прекращения отдельных пунктов договора в ином порядке лицензионный договор не содержит.

Таким образом, все условия лицензионного договора, в том числе и обязанность по представлению отчетной документации, должны исполняться до подписания сторонами акта выполненных обязательств.

Доказательств подписания сторонами акта выполненных обязательств либо доказательств прекращения обязательств сторон, в частности, в связи с расторжением лицензионного договора, ответчик не представил.

При данных обстоятельствах, обязательства сторон лицензионного договора не прекращены и должны исполняться в соответствии с условиями обязательства.

Также лицензионный договор не содержит разделения обязанности по представлению отчетной документации только с отражением поступившей валютной выручки и не снимает обязанность по представлению отчетной документации в периоды, когда выручка не поступает на счет Лицензиата.

Таким образом, согласно условиям заключенного лицензионного договора, ответчик обязан представлять, в том числе, и "нулевую" отчетную документацию вплоть до момента подписания акта выполненных обязательств.

Также п. 9.6 лицензионного договора установлен штраф за несвоевременное представление или непредставление отчетной документации в размере 25 000 руб.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств своевременного направления отчетной документации за I-IV кв. 2018, I кв.2019 года по лицензионному договору от 23.11.2012 г. N 1-01-12-00713.

Заявитель жалобы также указал, что согласно поступившим в ФГБУ "ФАГТРИД" отчетам, на расчетный счет Ответчика поступили денежные средства в размере 20 643 238,63 долл. США.

Между тем, общая стоимость поставляемого по контракту с инозаказчиком имущества составляет 46 700 000,00 долл. США., исходя из которой, с учетом принятиях непроизводственных расходов (в которые включаются комиссия Рособоронэкспорта, комиссия Минобороны России и иные документально подверженные и обоснованные непроизводственные расходы Предприятия, понесенные при производстве продукции по заказу инозаказчика) был рассчитан лицензионный платеж в размере 1 862 238,63 долл. США.

Лицензионный платеж Ответчиком оплачен лишь частично (на основании вступивших в законную силу судебных актов), задолженность по оплате лицензионных платежей составляет 1 039 043 долл. США.

Таким образом, на основании изложенного также несостоятелен довод суда о прекращении действия спорного лицензионного договора на основании положений п. 13.1 договора в совокупности с положениями ст. 190 и 1235 ГК РФ по истечении 5 лет с момента его заключения, то есть 11.09.2017 года.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что заявленные требования являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют материалам дела, судом неправильно применены нормы материального права.

В соответствии со ст. 270 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются: неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая вышеизложенное, решение суда первой инстанции следует отменить, исковые требования удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 271, 272.1 АПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2019 года по делу N А40-248309/19 отменить.

Взыскать с Акционерного общества "Улан-Удэнский авиационный завод" (ОГРН: 1020300887793) в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН: 1037739437229) 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. - штраф за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 23.11.2012 N 1-01-12-00713.

Обязать Акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод" (ОГРН: 1020300887793) предоставить Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН: 1037739437229) отчетную документацию за I-IV кв. 2018, I кв.2019 года по лицензионному договору от 23.11.2012 г. N 1-01-12-00713.

Взыскать с Акционерного общества "Улан-Удэнский авиационный завод" (ОГРН: 1020300887793) в доход федерального бюджета госпошлину по иску и апелляционной жалобе в сумме 13 750 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков