Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2024 г. N 05АП-6111/23 по делу N А59-6576/2022

г. Владивосток

31 января 2024 г.

Дело N А59-6576/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 января 2024 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Е.Н. Шалагановой,

судей Д.А. Глебова, Е.А. Грызыхиной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.В. Нечаевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Мориц",

апелляционное производство N 05АП-6111/2023

на решение от 30.08.2023

судьи О.А. Портновой

по делу N А59-6576/2022 Арбитражного суда Сахалинской области

по иску индивидуального предпринимателя Поповой Светланы Геннадьевны (ОГРНИП 320508100389567 ИНН 250200615256)

к обществу с ограниченной ответственностью "Мориц" (ОГРН 1176501007957 ИНН 6501294289)

о признании использования комбинированного обозначения "mioki" нарушением исключительного права, о запрете использования комбинированного обозначения "mioki" для реализации товара, об обязании прекратить использование обозначения "mioki", о взыскании компенсации за использование исключительных прав в размере 3 000 000 рублей,

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Альтманн Антон Викторович,

в отсутствие представителей извещенных лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Попова Светлана Геннадьевна (далее - ИП Попова С.Г., предприниматель) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мориц" (далее - ООО "Мориц", общество) о признании использования комбинированного обозначения "mioki" нарушением исключительного права, о запрете использования комбинированного обозначения "mioki" для реализации товара, об обязании прекратить использование обозначения "mioki", о взыскании 3 000 000 рублей компенсации за использование исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее также - Роспатент) и Альтманн Антон Викторович.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 30.08.2023 исковые требования предпринимателя удовлетворены частично. Суд признал использование обществом комбинированного обозначения "mioki" нарушением исключительных прав ИП Поповой С.Г., запретил обществу использование комбинированного обозначения "mioki" для реализации товара 05 класса МКТУ, обязал общество прекратить использование обозначения "mioki", в том числе, удалить обозначение "mioki" с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете, запретить использовать промышленный дизайн коробок упаковок, полотна, подгузников. Кроме того, с общества в пользу ИП Поповой С.Г. взыскано 100 000 рублей компенсации за допущенное нарушение исключительных прав.

Срок для добровольного исполнения решения суда в части требований об обязании удалить обозначение "mioki" с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете установлен судом в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; на случай неисполнения судебного акта в части требований об обязании удалить обозначение "mioki" с рекламных материалов вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете установлена судебная неустойка в размере 3 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, общество обратилось в Пятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. В обоснование жалобы заявителем приведены доводы о чрезмерности суммы взысканной компенсации, мотивированные отсутствием нарушения прав и причинения какого - либо ущерба истцу, не использующему бренд "kioki" в предпринимательских целях.

Согласно апелляционной жалобе общество, добросовестно использующее зарегистрированный в установленном порядке товарный знак "mioki", было лишено возможности подтвердить свою позицию ввиду отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства об истребовании у предпринимателя бухгалтерских документов, подтверждающих осуществление ею деятельности, связанной с использованием товарного знака "kioki", а также ходатайства о назначении судебной экспертизы по социологическому исследованию для целей определения степени смешения спорных товарных знаков для конечного потребителя.

Также апеллянтом отмечены отсутствие надлежащего извещения третьего лица Альтманна А.В. и выход суда первой инстанции за пределы исковых требований путем установления трехмесячного срока для исполнения судебного акта в части обязанности удалить обозначение "mioki" с рекламных материалов.

От истца во исполнение определения Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2023 через канцелярию суда поступило ходатайство о приобщении к материалам дела пояснений об использовании товарного знака "kioki" с приложением документов согласно перечню, в том числе, скриншотов с сайта https://www.wildberries.ru/, дистрибьюторского договора от 23.04.2019 с дополнительными соглашениями, документов об отчуждении товарного знака N 715075 "kioki" в пользу ИП Поповой С.Г., транспортных накладных, договоров поставки, лицензионного договора, которые в порядке статей 66, 268 АПК РФ приобщены к материалам дела.

Неявка в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, с учетом их надлежащего извещения о времени и месте проведения судебного разбирательства, не препятствовала коллегии в рассмотрении апелляционной жалобы по существу применительно к частям 3, 5 статьи 156 АПК РФ.

Судом установлено, что решение суда обжалуется в части удовлетворения иска.

В этой связи, учитывая непоступление от лиц, участвующих в деле, соответствующих возражений, арбитражный суд апелляционной инстанции на основании части 5 статьи 268 АПК РФ и пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и материального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Из материалов дела апелляционным судом установлено, что ИП Попова С.Г. является правообладателем исключительных прав на товарный знак N 715075, словесное обозначение "kioki", что подтверждается свидетельством о государственной регистрации товарного знака и информацией с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Товарный знак зарегистрирован по заявке N 2018716910 с приоритетом от 25.04.2018 в отношении услуг 05 класса МКТУ.,

Из искового заявления следует, что на интернет-ресурсе https://www.ozon.ru/ правообладателем было обнаружен факт реализации ООО "Мориц" товаров с маркировкой "mioki", которая, по мнению истца, сходна до степени смешения с товарным знаком "kioki".

Решением Федеральной службой по интеллектуальной собственности от 14.03.2022 признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 815091 в отношении всех товаров класса 05 МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-366/2022 указанное решение Роспатента признано правомерным.

Полагая, что использование ответчиком товарного обозначения "mioki", по мнению истца, сходного до степени смешения с ее товарным знаком, является нарушением исключительных прав предпринимателя, ИП Попова С.Г. направила обществу претензию N 4522 от 04.05.2022 с требованием в течение семи дней удалить из информационных ресурсов в сети Интернет, с этикеток, упаковок обозначение "mioki", прекратить продажу товаров.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак "kioki" подтверждена материалами дела, а его сходство до степени смешения с товарным знаком "mioki" проверено и установлено в рамках решения Роспатента от 14.03.2022, признанного законным решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-366/2022.

Исходя из обязательности вступивших в законную силу судебных актов (статья 16 АПК РФ), с учетом отсутствия доказательств передачи истцом ответчику права использования товарного знака "kioki", суд первой инстанции сделал верный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца на названный товарный знак.

При этом сомнения общества относительно сходства до степени смешения товарных знаков "kioki" и "mioki" для конечного потребителя и указание в связи с этим на необходимость проведения судебной социологической экспертизы, вышеприведенный вывод суда не опровергают.

Как отмечено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, в настоящем случае какого - либо специального исследования для установления сходства товарных знаков суду первой инстанции не требовалось, в том числе, с учетом изложенных в решении от 14.03.2022 выводов Роспатента, поддержанных Судом по интеллектуальным правам в решении от 11.07.2022 по делу N СИП-366/2022, о наличии звукового, графического сходства товарных знаков, их ассоциировании друг с другом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В этой связи суд первой инстанции обосновано удовлетворил требования предпринимателя о запрете обществу использовать комбинированное обозначение "mioki" для реализации товара 05 класса МКТУ; об обязании общества прекратить использование обозначения "mioki", в том числе путем удаления его с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления магазинов, в Интернете; о запрете использования промышленного дизайна, коробок, упаковок, полотна, подгузников.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 3 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения исключительного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В пункте 61 Постановления N 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации в сумме 3 000 000 рублей истец исходил из того, что недобросовестное поведение ответчика и факт его осведомленности о товарном знаке истца свидетельствует о намеренном характере нарушения и желании получить доход. По мнению предпринимателя, действия общества по использованию товарного знака истца могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и попытка введения потребителей в заблуждение, что в силу статьи 10 Парижской конвенции об охране промышленной собственности не допускается.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, доводы сторон, принимая во внимание степень вины нарушителя, очевидный ущерб имущественным интересам истца, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел необходимым взыскать с ответчика компенсацию в сумме 100 000 рублей.

Отклоняя доводы апеллянта о несоразмерности взысканной суммы компенсации допущенному нарушению при отсутствии убытков на стороне истца, не использующего товарный знак "kioki" в своей деятельности, апелляционный суд указывает, что установленный судом первой инстанции размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

При этом в подтверждение использования в своей предпринимательской деятельности товарного знака "kioki" ИП Попова С.Г. представила в материалы дела пояснения от 11.12.2023 с приложением документов, опровергающих позицию ответчика о неиспользовании товарного знака.

Кроме того, данные доводы апеллянта не опровергают факта неправомерного использования им товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, компенсация в размере 100 000 рублей не является чрезмерной, соответствует принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности. Доказательств обратного заявителем жалобы в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. Оснований для снижения размера компенсации до минимального размера в 10 000 рублей (о чем было заявлено апеллянтом) суд апелляционной инстанции не усматривает, при этом учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного и чрезмерного снижения компенсации со стороны суда.

Относительно указания апеллянта на неправомерность определения судом первой инстанции сроков исполнения решения коллегия отмечает, что предоставление судом срока для исполнения решения суда соответствует требованиям части 1 статьи 174 АПК РФ, предоставленный срок является разумным и не нарушает прав сторон по настоящему делу.

Оснований для вывода о необходимости предоставления ответчику дополнительного срока для исполнения решения в части запрета использования комбинированного обозначения "mioki" для реализации товара 05 класса МКТУ апелляционный суд не усматривает.

Доводы ответчика о ненадлежащем извещении о судебном процессе третьего лица Альтманн А.В. судебной коллегией отклоняются на основании следующего.

Согласно абзацу второму части 4 статьи 121 АПК РФ судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства.

По правилам части 1 статьи 122 АПК РФ копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

В силу части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Судом установлено, что определение суда от 19.04.2023 о привлечении Альтманна А.В. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было направлено судом по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 295 Б, кв. 11 (л.д. 135), однако судебная корреспонденция возвращена суду в связи с истечением срока хранения.

Вопреки доводам подателя жалобы, утверждающего, что третье лицо подлежало извещению по адресу: г. Южно-Сахалинск, ДНТ "Сейсмолог", ул. Залесная, 4, адрес, по которому судебная корреспонденция была направлена третьему лицу, являлся надлежащим, поскольку он был указан самим Альтманном А.В., в частности, при обращении с заявлением от 20.04.2022 в Суд по интеллектуальным правам по делу N СИП-366/2022, что следует из общедоступной автоматизированной информационной системы "Картотека арбитражных дел" на сайте Верховного Суда Российской ФЯедерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом согласно полученному апелляционным судом ответу УМВД России по Сахалинской области от 04.12.2023. по адресу, указанному апеллянтом, Альтманн А.В. зарегистрирован лишь с 10.05.2023, то есть после привлечения его к участию в настоящем деле.

Следовательно, оснований для признания Альтсманна А.В. не извещенным о настоящем деле, не имеется.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения и не опровергают выводы суда первой инстанции, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследованным судом первой инстанции, дана надлежащая правовая оценка по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела и действующему законодательству.

Нарушений норм материального и процессуального права, в том числе являющихся в силу статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ понесенные при подаче апелляционной жалобы судебные расходы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 АПК РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 30.08.2023 по делу N А59-6576/ в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Сахалинской области в течение двух месяцев.

Председательствующий

Е.Н. Шалаганова

Судьи

Д.А. Глебов Е.А. Грызыхина