Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2020 г. N 09АП-10363/20 по делу N А40-300433/2019

г. Москва

21 апреля 2020 г.

Дело N А40-300433/19

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пирожкова Д.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Инсейлс Рус" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 февраля 2020 года, рассмотренному в порядке упрощенного производства по делу N А40-300433/19, принятое по исковому заявлению Компании ГОУ ПРО, ИНК (Соединенные Штаты Америки) к Обществу с ограниченной ответственностью "Инсейлс Рус" (ОГРН 1117746506514), третье лицо: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ОГРН 1067746613494) о запрете незаконного использования товарных знаков и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

Компания ГОУ ПРО, ИНК обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Инсейлс Рус" в котором просит запретить использование товарных знаков зарегистрированных в Роспатенте N 472522 N 543371, и сходных с ними до степени смешения обозначений в доменном имени gopro-original.myinsales.ru, а также взыскать компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 100 000 руб.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства без вызова сторон на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 10 февраля 2020 года по делу N А40-300433/2019 Арбитражный суд города Москвы заявленные требования удовлетворил в части запрета ООО "Инсейлс Рус" использовать товарные знаки N 472522, 543371, а также взыскания с ООО "Инсейлс Рус" в пользу Компании ГОУ ПРО, ИНК (Соединенные Штаты Америки) компенсацию за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков N 472522, 543371 в размере 50 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 000 руб., в удовлетворении остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить.

Дело рассмотрено в порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства без проведения судебного заседания и без извещения сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В установленный определением от 17 февраля 2020 года срок, от истца поступил отзыв с возражениями на апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив законность и обоснованность принятого решения в порядке ст. ст. 266, 268, 272.1 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что оснований для отмены оспариваемого судебного акт не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, о Компания ГоуПро, Инк. (истец) является всемирно известным производителем видеокамер и аксессуаров к ним, которой принадлежат исключительные права, среди прочего, на следующие товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте от 08.10.2012 N 472522, от 25.05.2015 под N 543371 охраняемые в отношении товаров 9, 38, 40, 41 классов МКТУ (в фотографическое оборудование и видеооборудование, услуги по обработке фото- и видеоизображений, прокат фотографического оборудования и видеооборудования, трансляция видеозаписей в эфире, услуги фото- и видеосъемки) (далее - "Товарные знаки").

Истцу стало известно, что в сети Интернет функционирует интернет-сайт gopro-oriqinal.myinsales.ru (далее - "Интернет-сайт"), используемый для рекламы, предложения к продаже и реализации товаров, индивидуализированных Товарными знаками.

В соответствии с информацией, полученной от Общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ", а также в соответствии с данными сервиса Whols, администратором доменного имени второго уровня myinsales.ru является Общество с ограниченной ответственностью "Инсейлс Рус".

Будучи администратором доменного имени второго уровня myinsales.ru ответчик обладает возможностью самостоятельно создавать и контролировать доменные имена третьего уровня, каковым является gopro-original.myinsales.ru (далее - "Доменное имя").

Таким образом, создание и последующее использование Доменного имени невозможно без участия ответчика.

Как указал истец в исковом заявлении, после оформления заказа товара на Интернет-сайте на электронную почту покупателя с электронного адреса norepiy@insales.ru поступило сообщение с подтверждением заказа.

Владельцем интернет-сайта и администратором доменного имени insales.ru также является ответчик.

Истец не давал ответчику согласия на использование Товарных знаков и не вступал с ним в иные прямые договорные отношения.

Ответчику по юридическому адресу была отправлена досудебная претензия, что подтверждается почтовой квитанцией, описью вложения в ценное письмо от 08.10.2019 и копией Претензии N 08102019-r01-GoP. Однако требования удовлетворены не были, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств правомерности использования товарного знака по свидетельствам N 472522 N 543371, исходя из подтвержденного представленными в дело доказательствами факта размещения товарных знаков на интернет ресурсе, администратором которого является ответчик, пришел к выводу об удовлетворении требований о запрете использования товарных знаков зарегистрированных в Роспатенте N 472522 N 543371, а также счел возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 50 000 руб.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В апелляционной жалобе ответчик повторно приводит довод о том, что интернет-сайт gopro-original.myinsales.ru был создан его контрагентом по лицензионному договору N 30713 от 16.09.2014 посредством платформы ответчика для создания интернет-сайтов. Ответчик утверждает, что является информационным посредником и не несет ответственность за нарушения прав истца на Товарные знаки.

Согласно пункту 1 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных названным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Если деятельность лица подпадает под описанные в статье 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции информационного посредника, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности.

Поскольку лицо может осуществлять одновременно различную деятельность (например, осуществлять регистрацию доменных имен и оказывать услуги хостинга), то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности (при этом значение имеет не название лица, а его деятельность).

В случае признания соответствующего лица информационным посредником условия привлечения его к ответственности определяются с учетом статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. От характера осуществляемой лицом деятельности зависит также решение вопроса о наличии у него возможности пресечения нарушения и соответственно допустимости предъявления к нему этого требования.

Правила указанной статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (пункт 5 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как разъяснено в пункте 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", особенности ответственности информационного посредника, предусмотренные статьей 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются исключением из правил, установленных пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, о применении мер ответственности (в виде возмещения убытков и выплаты компенсации) за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя.

Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности (абз. 2 указанного пункта).

Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81).

Поскольку администратор домена самостоятельно осуществляет выбор доменного имени, то в случае использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в доменном имени в этой части он информационным посредником не является.

В данном споре ответчику вменяется использование спорных товарных знаков сходных с ними до степени смешения обозначений в доменном имени gopro-original.myinsales.ru, администратором которого является ответчик.

Как следует из пункта 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Согласно ч. 2 ст. 10 ФЗ "Об информации" информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального закона, а также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством заполнения электронной формы на сайте в сети "Интернет".

При определенных обстоятельствах администратор домена может быть признан непосредственным нарушителем. Решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации только на сайте непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

Вместе с тем в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте) является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом. С учетом этого можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если администратор домена не доказал иное.

Так суд первой инстанции установил, что в представленном в материалы дела ответчиком лицензионном договоре не содержится сведений, позволяющих идентифицировать предполагаемого владельца интернет-сайта.

В раздел договора, предназначенный для внесения фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты рождения, адреса регистрации лицензиата, соответствующая информация не внесена.

В отзыве на исковое заявление, равно как и в апелляционной жалобе ответчик ссылается указание лицензиатом несуществующего номера телефона с порядковыми цифрами -88001234567, таким образом, контрагентом ответчика были предоставлены заведомо недостоверные сведения, о чем ответчик был осведомлен, в результате непроявления ответчиком должной осмотрительности при выборе своих контрагентов и допущения указания в договоре недостоверных и недостаточных для идентификации сведений о предполагаемом владельце интернет-сайта, у правообладателя нет возможности установить лицо, непосредственно по вине которого, как утверждает ответчик, происходит нарушение исключительных прав.

Также суд первой инстанции правомерно отметил, что в соответствии с п. 4.1.5 Лицензионного договора, ответчик вправе запросить у Пользователя дополнительную контактную информацию. В случае отказа Пользователя предоставить указанную информацию, ответчик вправе ограничить права доступа Пользователя к платформе ответчика.

Вместе с тем, доказательств того, что при заключении лицензионного договора, или после получения досудебной претензии истца ответчик проверил предоставленную своим клиентом контактную информацию и запросил необходимые для его идентификации дополнительные контактные данные, материалы дела не содержат.

Действуя добросовестно и выполняя возложенные статьей 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на информационного посредника обязанности, ответчик должен был запросить у владельца интернет-сайта и предоставить истцу контактную информацию владельца интернет-сайта, достаточную для направления ему досудебной претензии и обращения в суд с исковым заявлением, а также заблокировать доступ к интернет-сайту gopro-original.myinsales.ru.

Утверждения ответчика о том, что он не был уведомлен о нарушении, что не позволило ему своевременно принять необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав истца не могут быть приняты во внимание, поскольку истцом в материалы дела представлены доказательства направления по юридическому адресу ответчика указанному в ЕГРЮЛ претензии почтовым отправлением ОРП 12505740019886, которое согласно информации с официального сайта "Почты России" вручено ответчику 23.10.2019, вместе с тем, ответчик не принял необходимые и достаточные меры по прекращению нарушений прав истца на интернет-сайте gopro-original.myinsales.ru.

На основании изложенного, с учетом установленных по делу фактических обстоятельств, учитывая, что требование о взыскании компенсации может быть предъявлено, как к администратору соответствующего доменного имени, так и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что ООО "Инсейлс Рус" должно нести ответственность, поскольку будучи администратором доменного имени второго уровня myinsales.ru ответчик обладает возможностью самостоятельно создавать и контролировать доменные имена третьего уровня, каковым является gopro-original.myinsales.ru.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в твердой сумме - 100 000 руб., размер которой определяется по усмотрению суда (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд первой инстанции, оценив характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, вероятные убытки правообладателя, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, удовлетворил исковые требования в части взыскания компенсации, снизив при этом заявленную изначально сумму до 50 000 руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что определенный судом первой инстанции размер компенсации соразмерен последствиям нарушения.

Вопреки доводам подателя апелляционной жалобы, выводы суда первой инстанции сделаны на основе анализа собранных по делу доказательств, не противоречат приведенным правовым подходам и нормам статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67-68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271, 272.1 АПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 февраля 2020 года по делу N А40-300433/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков