Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2020 г. N 11АП-2899/20 по делу N А55-22317/2019

г. Самара

21 мая 2020 г.

Дело N А55-22317/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 мая 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Дегтярева Д.А., Николаевой С.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шлычковой Ю.Н.,

при участии:

от истца - не явились, извещены надлежащим образом;

от ответчика - индивидуального предпринимателя Клювиткина Игоря Владиславовича - представитель Петухов В.В., доверенность от 31.01.2020;

рассмотрев в открытом судебном заседании 14 мая 2020 года в зале N 6 апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Клювиткина Игоря Владиславовича на решение Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2019, по делу N А55-22317/2019 (судья Шаруева Н.В.)

по иску "Хенкель АГ и Ко. КГаА"

к Индивидуальному предпринимателю Клювиткину Игорю Владиславовичу (ОГРНИП 304631936400405, ИНН 631900371904)

О взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 300 000 руб. 00 коп.,

УСТАНОВИЛ:

Хенкель АГ и Ко.КГаА" (Henkel AG & Co. KGaA) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к индивидуальному предпринимателю Клювиткину Игорю Владиславовичу о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков N 714889, N 1112116, N641680, N 629493, осуществленное путем хранения, предложения к продаже и реализации товаров неизвестного происхождения и неустановленного качества в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 11 октября 2019 года, по делу N А55-22317/2019 взыскано с Индивидуального предпринимателя Клювиткина Игоря Владиславовича в пользу "Хенкель АГ и Ко. КГаА" (Henkel AG & Co. KGaA) компенсацию за незаконное использование товарных знаков N 714889, N 1112116, N 641680, N 629493 в размере 300 000 руб. 00 коп., а так же расходы по государственной пошлине в сумме 9000 руб. 00 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Клювиткин И.В. обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить в иске отказать, в случае если суд не найдет оснований для отказа, то снизить общий размер взысканной суммы до 40 000 руб.

При этом в жалобе заявитель указал, что о принятом судебном акте стало известно от судебного пристава-исполнителя, поэтому не мог заявить в суде первой инстанции ходатайство о снижении взысканной компенсации.

Определением апелляционного суда от 14 мая 2020 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была произведена замена судьи Ястремского Л.Л. на судью Дегтярева Д.А. в связи с болезнью. После замены судьи рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании представитель Клювиткина И.В. апелляционную жалобу поддержал, решение суда считает незаконным и необоснованным, просил его отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

В судебное заседание представители истца не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, выслушав представителя ответчика, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, в принадлежащих ИП Клювиткину И.В. магазинах "Tiara Shampoo", расположенном на втором этаже в Торговом Центре Парк Хаус по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д.81А и павильоне "Shampoo", расположенном на первом этаже в Торговом Центре Империя по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 163А, предлагаются к продаже и реализуются продукция для ухода за волосами, в частности, лак для волос сверхсильной фиксации PROFESSIONELLE 500 ml, мусс для волос сверхсильной фиксации PROFESSIONELLE 500 ml, окислитель IGORA Developer 6% 1000 ml, краска для бровей и ресниц Bonacrom Black, маркированные товарными знаками N 714889, N 1112116, N641680, N 629493.

Обнаруженный у ответчика товар не имеет специальной маркировки (цифрового кода). На товаре отсутствует специальный 7-значный код, который присутствует на всех товарах, легальным образом введенных в оборот на территории РФ. Единственной уполномоченной на введение в гражданский оборот товаров на территории РФ организацией является ООО "Хенкель Рус", именно данное общество производит маркировку продукции, реализуемой на территории Российской Федерации.

Таким образом, отсутствие на реализованном ответчиком товаре 7-значного кода свидетельствует о том, что данный товар приобретался для дальнейшей реализации не у единственного официального дистрибьютора продукции на территории РФ ООО "Хенкель Рус" и был введен в гражданский оборот на территории РФ без согласия правообладателя (Истца).

При этом, оригинальная продукция марки "Professionnelle" (лак и мусс) с 01.03.2017 производится исключительно на территории РФ на мощностях ООО "Хенкель Рус" и имеет только русскоязычную упаковку. Лак и мусс марки "Professionnelle", приобретенные в магазинах Ответчика, произведены после 01.03.2017 (данное обстоятельство следует из информации, нанесенной на дно флаконов, там указан срок годности продукции, который составляет 3 года) и имеют мультиязычную упаковку:

- лак "Professionnelle" (магазин "Tiara Shampoo") - изготовлен в сентябре 2018 (срок годности до сентября 2021);

- мусс "Professionnelle" (магазин "Tiara Shampoo") - изготовлен в сентябре 2018 (срок годности до сентября 2021);

- лак "Professionnelle" (павильон "Shampoo") - изготовлен в октябре 2018 (срок годности до октября 2021);

- мусс "Professionnelle" (павильон "Shampoo") - изготовлен в августе 2018 (срок годности до августа 2021).

Истец направил в адрес ИП Клювиткина И.В. 07.06.2019 претензию с требованием прекратить предложение к продаже и реализацию товаров неизвестного происхождения и неустановленного качества, маркированных товарными знаками N 714889, N 1112116, N641680, N 629493, введенных в гражданский оборот на территории РФ без разрешения правообладателя, а также выплатить компенсацию.

Ответчик на данную претензию не ответил, требования, изложенные в претензии, ответчиком не выполнены.

Истец, полагая, что ИП Клювиткиным И.В. нарушены исключительные имущественные права, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств, суд первой инстанции со ссылкой на нормы статей 12, 14, 1477, 1484, 1229, 1487, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обосновано удовлетворил заявленные исковые требования по следующим основаниям.

При этом суд первой инстанции верно указал, что основанием для взыскания с ответчика заявленной компенсации является установление факта нарушения им исключительных прав истца.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных ГК РФ и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01 января 2008 года регулируются частью четвертой ГК РФ.

Из представленных материалов дела следует, что Компания "Хенкель АГ и Ко. КГаА" является правообладателем товарных знаков "Schwarzkopf Professional" и "P Professionnelle", которые зарегистрированы на территории Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмотренной Соглашением о международной регистрации знаков (г. Мадрид, 1891 г.) и Протоколом к нему, и внесены в международный реестр товарных знаков под N 714889, N 1112116, N641680, N 629493.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг, принятой в рамках Ниццкого соглашения 15 июня 1957 года (в том числе в отношении средств для окрашивания, фиксации и завивки волос, окрашивания бровей).

Принадлежность товарных знаков N 714889, N 1112116, N641680, N 629493 подтверждается следующими доказательствами:

- Выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака N 714889 (страницы 5 и 10 выписки);

- Выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака N 1112116 (страницы 1 и 7 выписки);

- Выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака N 641680 (страницы 2 и 6 выписки);

- Выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака N 629493 (страницы 3 и 7 выписки).

Срок действия указанных Товарных знаков не истек и составляет:

- Товарного знака N 714889 - до 07.05.2029 (страницы 4 и 9 выписки);

- Товарного знака N 1112116 - до 30.11.2021 (страницы 1 и 7 выписки);

- Товарного знака N 641680 - до 27.07.2025 (страницы 2 и 6 выписки);

- Товарного знака N 629493 - до 25.11.2024 (страницы 3 и 7 выписки).

Суд первой инстанции верно указал, что в условиях установления так называемого общего запрета, определяемого нормами, закрепленными пунктом 1 статьи 1229 и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не самим правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным.

И наоборот, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, применительно к положениям действующего ГК РФ следует квалифицировать как незаконное введение в гражданский оборот.

Следовательно, ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных самим правообладателем, не будет являться нарушением прав последнего при условии, что правообладатель предоставил иному лицу, в том числе и собственнику товара, соответствующее согласие на ввод товара в гражданский оборот, включая согласие на последующие перепродажи данного товара посредством публичного предложения через торговые точки.

При этом суд первой инстанции верно отметил, что факт предложения к продаже указанных товаров, а также факт заключения договоров розничной купли-продажи указанных товаров с Ответчиком подтверждается кассовыми чеками от 27.05.2019, содержащими информацию о продавце и приобретенных товарах, непосредственно приобретенными товарами, видеозаписями процесса осуществления покупок, осуществленными в рамках самозащиты гражданских прав на основании статей 12, 14 ГК РФ, а также отчетом частного детектива.

Принимая во внимание то обстоятельство, что с 01.03.2017 продукция марки "Professionnelle" предназначенная для реализации на территории РФ, производится исключительно по заказу и на мощностях ООО "Хенкель Рус", расположенных на территории Российской Федерации, что подтверждается письмом правообладателя и отзывом ООО "Хенкель Рус", а товары, приобретенные у Ответчика, произведены не на территории РФ, и имеют мультиязычную этикетку, данные товары обладают признаками контрафактности, и реализация таких товаров нарушает исключительные права Истца на товарные знаки.

Таким образом, материалами дела подтверждается принадлежность Истцу исключительных прав на товарные знаки N 714889, N 1112116, N641680, N 629493, а также факт использования данных товарных знаков Ответчиком путем предложения к продаже и реализации неоригинальной продукции, содержащей указанные товарные знаки, без разрешения правообладателя.

Ответчиком не представлено допустимых, относимых и достоверных доказательств оригинальности продукции, при наличии доказательств обратного.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В разъяснениях, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительных прав вместо возмещения убытков в компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товара, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерно использование товарного знака.

С учетом изложенного суд первой инстанции верно указал, что в рамках настоящего дела истцом заявлены требования о взыскании с ответчика ИП Клювиткина И.В. компенсации за нарушение исключительных прав истца в общей сумме 300 000 руб. (по 75 000 руб. за один товарный знак), что не противоречит положениям о размере компенсации указанным в ч.4 ст. 1515 ГК РФ.

Согласно разъяснениям изложенным в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации истец обосновывает тем, что факт реализации контрафактного товара маркированного товарными знаками N 714889, N 1112116, N641680, N 629493, правообладателем которых является истец, был выявлен в двух магазинах ответчика, а именно, выявлен 1 факт нарушения на 4 товарных знака в магазине "Tiara Shampoo" и 1 факт нарушения на 4 товарных знака в павильоне "Shampoo".

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование четырех товарных знаков в размере 300 000 руб. 00 коп. является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о снижении компенсации.

Доводы заявителя жалобы несостоятельны и не принимаются апелляционным судом, в силу следующего.

Суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 27 октября 2015 года N 28-П).

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 25 апреля 2017 года N 305-ЭС16-13233 исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам. Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Соответственно, вышеуказанное постановление подлежит применению судами при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, когда одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, и размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным законом правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

В соответствии с частью 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Указывая на необходимость снижения компенсации, ответчик не представил какие-либо доказательства в подтверждение наличия оснований для снижения размера компенсации ниже установленного судом размера.

При этом, судом первой инстанции обоснованно учтено, что факты нарушения исключительного права на товарные знаки выявлены ответчиком не самостоятельно, а истцом.

Ответчик, являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, обязан был удостовериться, что реализуя товар под определенным наименованием, не нарушает исключительных прав третьих лиц.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Стороны согласно статьям 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Таким образом, с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции правомерно определил размер компенсации в сумме 300 000 руб.

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, признавшего наличие оснований для удовлетворения иска.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлена, исследована и оценена вся совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, имеющимся по делу доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2019, по делу N А55-22317/2019, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266-271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2019, по делу N А55-22317/2019 - оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Клювиткина Игоря Владиславовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

С.Ш. Романенко

Судьи

Д.А. Дегтярев С.Ю. Николаева